L’utilizzo del marchio altrui come keyword nel sistema AdWords: dal caso Google France vs. Louis Vuitton alle più recenti pronunce italiane

Nota di redazione: il tema dell’utilizzo del marchio altrui nel sistema AdWords è già stato affrontato nel precedente articolo L’utilizzo del marchio altrui come keyword: violazione del marchio o opportunità per scelte più informate dei consumatori? a cui si rimanda per la spiegazione del funzionamento del sistema di pubblicità all’interno del motore di ricerca Google e le problematiche connesse all’utilizzo del marchio. Con il presente elaborato si mira, invece, ad analizzare la sentenza cardine che, nell’ambito dell’Unione Europea, ha per prima affrontato compiutamente il tema.

Nell’ambito di internet, l’utilizzo di un marchio in qualità di keyword ha fatto sorgere numerosi dubbi sulla possibile violazione dei diritti di marchio altrui. La principale domanda a cui hanno tentato di dare risposta sia i giudici europei che d’oltreoceano, è se, utilizzando un marchio come parola chiave, si incorra in un utilizzo di tipo commerciale, elemento imprescindibile per la violazione del marchio, che in ambito europeo è espressamente previsto dall’art. 5 della Direttiva 89/104 e dall’art. 9 del Regolamento 40/94.

Il 23 marzo del 2010 la Grande Camera della Corte Europea di Giustizia ha tentato di trovare una risposta alla domanda nella nota sentenza a cause riunite conosciuta semplicemente come Google France – Louis Vuitton[1].

I giudici hanno riunito tre cause, tutte provenienti dalla Cour de cassation francese.

• I fatti

Caso C-236/08, Google France SARL vs. Louis Vuitton Malletier SA: nel 2003 il noto brand di accessori di lusso ha appreso che, ricercando il proprio marchio all’interno di Google Search, comparivano annunci e link sponsorizzati di marketplace di prodotti Louis Vuitton contraffatti.

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p style=”text-align: justify;”>Caso C-237/08, Google France SARL vs. Viaticum SA,
Luteciel SARL: Viaticum è titolare di alcuni marchi relativi a servizi relativi all’organizzazione di viaggi. La società, nel 2003, ha appreso che l’inserimento dei propri marchi all’interno del motore di ricerca di Google causava la comparsa di pubblicità e link sponsorizzati di siti di società concorrenti.

Caso C-238/08, Google France SARL vs. Centre national de recherche en relations humaines (CNRRH) SARL, Pierre-Alexis Thonet, Bruno Raboin, Tiger SARL: il sig. Thornet è titolare del marchio Eurochallenge, relativo a servizi di agenzia matrimoniale, dato in licenza alla società CNRRH la quale svolge materialmente l’attività. I due soggetti hanno appreso che inserendo in Google Search la parola “eurochallenge”, comparivano link sponsorizzati di alcune società concorrenti (in particolare, la società del sig. Raboin e Tiger SARL).

Nei tre casi, separatamente, i titolari del marchio hanno citato in giudizio Google ottenendo una condanna per contraffazione del marchio in primo e in secondo grado. La Corte di cassazione francese, innanzi ai tre ricorsi proposti dalla società condannata, ha deciso di sospendere i procedimenti e rivolgersi all’ECJ chiedendo, in modo simile nelle tre diverse cause, l’interpretazione da darsi all’art. 5 della Direttiva 89/104 e l’art. 9 del Regolamento 40/94 nell’ambito del nuovo sistema di pubblicità.

• Il ragionamento della Corte

La Corte procede vagliando la sussistenza degli elementi necessari per affermare la presenza della violazione del marchio nel caso di specie.

Per quanto riguarda l’uso nel commercio, è da distinguersi il ruolo dell’inserzionista e quello della società che fornisce le keywords. Difatti, l’inserzionista che acquista come parola chiave un marchio altrui fa un uso di tipo commerciale del segno, avendo come effetto e finalità la visualizzazione del link pubblicitario del sito in cui mette in vendita i propri prodotti o servizi. Per quanto attiene, invece, alla società Google, nonostante la Corte ritenga pacifico che la società eserciti un’attività commerciale e miri a un vantaggio economico, non ritiene che essa stessa faccia un utilizzo commerciale del segno, rappresentando meramente il tramite che consente ai clienti di usare segni identici o simili a marchi, questi ultimi con finalità commerciali.

Eliminata l’ipotesi di un utilizzo commerciale da parte della società americana, la Corte passa a esaminare la sussistenza dell’uso del marchio per prodotti o servizi dell’inserzionista. L’inserzionista, selezionando una parola chiave identica ad un marchio altrui o di un concorrente, ha l’obiettivo di attrarre gli utenti che inseriscano il marchio come chiave di ricerca, affinchè abbiano un’alternativa ai prodotti di tale marchio. Questa situazione, secondo i giudici, rappresenta quindi un uso del segno per i prodotti o servizi[2].

L’ultimo elemento che i giudici della Grande Camera sono chiamati ad analizzare, è la lesione delle funzioni del marchio altrui, in particolare la funzione d’indicazione d’origine e la funzione di pubblicità.

In merito alla prima funzione, i giudici ne individuano la violazione in due ipotesi: nel caso in cui l’annuncio faccia presumere l’esistenza di un collegamento economico tra l’inserzionista e il titolare del marchio e nel caso in cui, invece, l’annuncio sia talmente vago sull’origine dei prodotti o dei servizi i che un utente di Internet normalmente informato e ragionevolmente attento non sia in grado di comprendere se ci sia un collegamento economico tra l’inserzionista e titolare del marchio. È quindi compito del giudice di prima istanza valutare, caso per caso, se sussista o meno una ipotetica confusione circa l’origine del prodotto o servizio.

Per quanto riguarda la funzione di pubblicità, la Corte non individua, nell’ambito del sistema AdWords, un pregiudizio alla funzione di pubblicità del marchio. Difatti, i giudici affermano che la comparsa del link sponsorizzato non impedisce la comparsa del link del titolare del marchio, in modo gratuito, e tra i primi risultati di ricerca.

La Corte infine aggiunge che il servizio AdWords è riconducibile nell’ambito dei servizi di hosting se e in quanto la società fornitrice (in questo caso Google) rivesta un ruolo del tutto passivo, limitandosi a mettere a disposizione degli inserzionisti strumenti automatizzati per la creazione degli annunci basati sull’utilizzo di parole chiave, senza l’esercizio di alcun controllo preventivo. Al servizio, dunque, si applica l’art. 14 della Direttiva 2000/31/CE in base al quale i fornitori di hosting non possono essere ritenuti responsabili per le informazioni memorizzate sui propri server, a meno che, essendo venuto a conoscenza dell’illiceità del loro contenuto, non si sia attivato prontamente per rimuoverli o per disabilitare l’accesso agli stessi.

• L’interpretazione della Corte

L’ECJ, dunque, interpreta l’art 5 della direttiva 89/104 e l’art. 9 del regolamento n. 40/94 nel senso che il titolare di un marchio può vietare ad un inserzionista di fare pubblicità – a partire da una parola chiave identica al proprio marchio, selezionata dall’inserzionista senza il consenso dello stesso titolare – a prodotti o servizi identici a quelli per cui detto marchio è registrato, qualora la pubblicità non consenta, o consenta soltanto difficilmente, all’utente medio di Internet di sapere se i prodotti o i servizi indicati nell’annuncio provengano dal titolare del marchio o da un’impresa economicamente connessa a quest’ultimo o invece da un terzo.

• I casi italiani

I casi che riguardano il sistema AdWords di Google, in seguito alla sentenza della Corte di Giustizia, non sono pochi. Volgendo lo sguardo al panorama nazionale, si nota come recentemente si siano espressi il Tribunale di Firenze e il Tribunale di Milano, seguendo il principio affermato dalla Corte.

Il tribunale fiorentino, l’8 marzo 2017, decidendo un caso in cui il titolare del marchio lamentava l’utilizzo del proprio segno come keyword da parte di un concorrente, ha condiviso l’orientamento della Corte di Giustizia Europea affermando che, nel caso di specie, vi era violazione del marchio dell’attore con una lesione alla sua funzione identificativa, oltre ad un illecito concorrenziale.

Il Tribunale di Milano si è espresso più volte sull’argomento, più recentemente nella Sentenza 40348/2013 del 22 aprile 2016[3], in cui, richiamando i principi enunciati dall’ECJ, ha ravvisato una violazione della funzione d’origine del marchio Remail da parte di un concorrente che la utilizzava come parola chiave nel sistema AdWords.

Sempre la Corte di Milano, il 14 dicembre 2015, ha avuto modo di pronunciarsi sul tema[4] riguardo al marchio IWATCH, di titolarità della Probendi LTD, società operante nell’abito dei software di sicurezza. L’attrice ha chiamato in causa la società Apple Inc. per aver acquistato come parola chiave il marchio, per dirigere gli utenti verso la pagina di vendita del dispositivo Apple Watch.

I giudici hanno richiamato la pronuncia della Corte di Giustizia e, in tale sede, non hanno ravvisato alcun effettivo ed apprezzabile pregiudizio in danno del marchio della società ricorrente. Difatti, la differenza delle tipologie di prodotti per cui il marchio è registrato e per cui viene utilizzato come keyword, sembra escludere, per i giudici, che l’utilizzo del segno da parte di Apple Inc. intralci in modo sostanziale l’utilizzo, da parte del titolare, del proprio marchio.

 

[1] ECJ, giudizi riuniti da C-236/08 a C238/08, disponibile al seguente link

[2] Per i giudici della Corte, inoltre, rappresenta un utilizzo del segno per prodotti e servizi anche il caso in cui, attraverso il proprio uso del segno identico al marchio come parola chiave, l’inserzionista voglia indurre in errore gli utenti di Internet sull’origine dei propri prodotti o servizi, lasciando credere loro che gli stessi provengono dal titolare del marchio o da un’impresa economicamente legata a quest’ultimo. Si veda la sentenza al paragrafo 72.

[3] Tribunale di Firenze, Disponibile qui http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/15710.pdf.

[4] Tribunale di Milano, sez. impresa A, RG 40551/2015, 14 dicembre 2015, disponibile qui