Cass. civ., sez. I, 15 gennaio 2020, n. 738: il caso Imperial

07/04/202107/04/2021 Avv. Maria Corso

Con la sentenza n. 738 del 15 gennaio 2020, la Corte di Cassazione, confermando quanto già stabilito dalla Corte di Appello di Napoli (cfr. sentenza n. 4376/2015), e cogliendo l’occasione per ribadire un suo consolidato orientamento[1], pone fine alla controversia sorta tra due aziende del settore moda: la Imperial S.p.A e la Luigi Auletta Alta Moda s.r.l.

La massima

“Come è noto, i marchi deboli sono tali in quanto risultano concettualmente legati al prodotto dal momento che la fantasia che li ha concepiti non è andata oltre il rilievo di un carattere, o di un elemento del prodotto, ovvero l’uso di parole di comune diffusione che non sopportano di essere oggetto di un diritto esclusivo”. (Cass. civ., I sez., 15 gennaio 2020, n. 738).

Il caso

La società Imperial S.p.a., rivolgendosi al Tribunale di Napoli prima, e alla Corte di Appello territoriale poi, ha lamentato la contraffazione del proprio marchio registrato Imperial, nonché atti di concorrenza sleale posti in essere dalla società Luigi Auletta Alta Moda s.r.l., titolare dei marchi denominativi Impero Uomo, Impero Diamonds e Miss Impero. Soccombente in primo grado, la Imperial S.p.A ricorreva in Appello avverso la decisione del Tribunale di Napoli per sentir dichiarare le proprie ragioni. Con sentenza n. 4376/2015 la Corte di Appello confermava la pronuncia di primo grado e respingeva le domande proposte dall’appellante, richiamando e condividendo gli argomenti di un proprio precedente, di cui alla sentenza n. 5132/2014. In particolare, il giudice del merito rilevava che il segno “IMPERIAL” fosse un marchio debole, in quanto parola di diffusione comune attinente al settore moda, che richiama “lo stile impero” degli abiti da donna. Ma non solo. Ciò che spingeva ad escludere una condotta illecita posta in essere dalla società casertana Luigi Auletta Moda s.r.l. era l’evidente divergenza dei segni sotto il profilo fonetico, grafico, concettuale e visivo. Avverso questa sentenza sfavorevole viene proposto ricorso in Cassazione dalla Imperial S.p.A. sulla base di tre motivi:

violazione o falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., per aver erroneamente ritenuto debole il marchio Imperial, sulla scorta del fatto che lo stesso presenti un’aderenza concettuale con i prodotti del settore moda, senza che parte convenuta avesse fornito alcun tipo di prova a riguardo;
violazione o falsa applicazione dell’art. 13 d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, per aver, la sentenza impugnata, affermato che il marchio Imperial faccia riferimento solo ad un particolare abito da donna, senza tener conto del settore dell’abbigliamento per uomo e bambino, con conseguente errore nel giudicare il marchio come debole;
violazione o falsa applicazione dell’art. 20, comma 1, lett. B), d.lgs 10 febbraio 2005, n. 30, per aver negato la sussistenza della confondibilità tra i marchi Imperial e Impero Uomo / Impero Diamonds / Miss Impero, nonostante un consolidato orientamento giurisprudenziale ritenesse che l’aggiunta di altre componenti di un marchio successivo non escluderebbe a prescindere la contraffazione e che “il confronto tra segni deve avvenire mediante apprezzamento complessivo che tenga conto degli elementi salienti”[2].

La motivazione

Gli Ermellini, nel ritenere il primo motivo di ricorso in parte inammissibile e in parte infondato, precisano che “la riferibilità del termine Imperial al settore della moda, mediante il richiamo allo “stile impero”, non costituisce la specifica ration decidendi della pronuncia impugnata, costituendo piuttosto un argomento di contorno, non integrante il fondamento esclusivo della decisione assunta”[3]. In merito al secondo motivo di ricorso, la Corte ha ritenuto di basarsi sull’orientamento consolidato (Cass. 18 giugno 2018, n. 15927; Cass. 19 dicembre 2017, n. 30491, Cass. 19 dicembre 2017, n. 30490; Cass. 30 novembre 2017, n. 28818; v. pure, con riguardo allo stesso marchio in discorso, Cass. 5 marzo 2019, n. 6385) secondo cui non possono essere registrate come marchi d’impresa parole e/o espressioni tratte dal linguaggio comune, descrittive del prodotto e/o del servizio contraddistinto con lo stesso. Mentre, possono essere passibili di registrazione le parole che non presentano nessuna aderenza concettuale con il prodotto e/o servizio contraddistinto (cfr. art. 13, comma 1, lett., c.p.i.). Dunque, la sentenza impugnata non ha violato nessun principio di diritto nel ritenere debole il marchio Impero. Infatti, lo stesso, essendo costituito da una parola di uso comune, collegata concettualmente ai prodotti della categoria abbigliamento, “risulta inidoneo a respingere come imitativi i marchi che utilizzano la stessa radice”[4]. Il terzo ed ultimo motivo di ricorso è stato dichiarato inammissibile, in quanto pretendeva di ripetere l’accertamento di non confondibilità dei segni in questione, compiuto in precedenza dalla Corte di Appello di Napoli. Essendo lo stesso un giudizio di puro fatto non poteva essere riproposto in sede di legittimità. Inoltre, quanto sentenziato dalla Corte territoriale non è in contrasto con la consolidata interpretazione secondo la quale “l’inclusione di un marchio complesso dell’unico elemento, nominativo o emblematico, che caratterizza un marchio semplice precedentemente registrato si traduce in contraffazione, anche se il nuovo marchio sia costituito da altri elementi, che lo differenziano da quello precedente”. Principio, questo, che non trova spazio nel caso di specie, in quanto il suddetto inserimento comporta “un’alterazione sostanziale del suo significato, in considerazione della debole capacità distintiva, derivante dall’adozione di una parola o un’espressione” avente carattere meramente descrittivo” (Cass. 18 giugno 2018, n. 15927). Per questi motivi la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della contro ricorrente.

[1] Cfr. Cass. civ., I sez., 13 febbraio 2019, n. 4254; Cass. civ., I sez., 30 novembre 2017, n. 28818; Cass. civ., I sez., 24 giugno 2016; Cass. civ., I sez., 17 maggio 2016, n. 10078; Cass. civ. I sez., 17 febbraio 2015, n. 3118;

[2] Cfr. Cass. civ., I sez., 15 gennaio 2020, n. 738.

[3] Ibidem.

[4] Ibidem.

Sul tema TROTTA, Moon Boots c. Ferragni, disponibile al link Trib. Milano, Sez. Sp. Impresa A, sent. n. 493/2021, pubblicata il 25 gennaio 2021: Moon Boots c. Ferragni – Ius in itinere