Come proteggere le proprie invenzioni: brevetto o segreto industriale?

Di fronte ad una nuova invenzione spesso ci si chiede se sia meglio brevettarla o proteggerla attraverso il segreto industriale.

La risposta non è univoca, infatti, entrambi gli istituti comportano sempre un contemperamento di benefici e sacrifici. Ad oggi sono ambedue riconosciuti a livello europeo[1] e regolamentati dal Codice della Proprietà industriale, nello specifico l’art. 53 disciplina i diritti di brevetto come diritti esclusivi di attuazione ed utilizzazione dell’invenzione, mentre l’art. 98 statuisce il segreto industriale quale istituto che permette di proteggere, con mezzi privati, le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali.

Per poter capire quale sia il modo migliore per proteggere il proprio trovato è necessario approfondire ciò che distingue e caratterizza i due istituti.

Il primo discrimine è costituito dall’oggetto che si vuole tutelare.

In particolare, l’art. 2 comma 2 statuisce cosa sia brevettabile:

“Sono oggetto di brevettazione le invenzioni, i modelli di utilità, le nuove varietà vegetali.”

La limitazione imposta dall’art. 2 è ulteriormente definita negli articoli successivi che circoscrivono il brevetto alle sole invenzioni tecniche nuove, originali, con applicabilità industriale e lecite[2]; i primi due requisiti sono richiesti anche per la brevettabilità dei modelli di utilità[3], mentre per poter brevettare le varietà vegetali è necessario che queste siano nuove o divulgate purché rientranti nel periodo di grazia ex art 103 C.p.i., e presentino caratteri omogenei stabili nel tempo[4]. Per cui se si decidesse di brevettare la propria invenzione la si dovrà sottoporre ad un arduo esame da parte dell’autorità di brevettazione con l’inevitabile conclusione che raramente la tutela del brevettuale coprirà la totalità dell’invenzione. Il controllo è tanto rigido che, talvolta, alla fine delle verifiche tecniche l’ufficio rilascia un brevetto tanto ristretto che sarebbe sufficiente una modifica insignificante al quid inventum a far cadere la tutela statale.

D’altra parte, è lo stesso art. 98[5] a non imporre limiti restrittivi sull’oggetto della tutela del segreto industriale ampliandolo ad ogni informazione, anche non di carattere tecnico, che non sia generalmente nota o facilmente accessibile agli esperti o agli operatori del settore. In altre parole, costituisce oggetto di tutela del segreto industriale ogni informazione il cui valore dipenda dalla segretezza, affinché, però, sia applicata la suddetta disciplina è anche necessario che l’informazione o, ancor di più, l’invenzione, siano sottoposte ad adeguate misure di protezione che ne salvaguardino la riservatezza.

Un altro punto che differenzia i due istituti è l’ambito di tutela, i diritti di brevetto garantiscono all’inventore, o suo avente causa, il monopolio legale esclusivo ed escludente per l’utilizzo commerciale di un’invenzione o modello d’utilità[6]. Questi si configurano come diritti assoluti, quindi invocabili erga omnes, ma risultano limitati nel tempo, la durata del brevetto è di circa 20 anni[7], e nello spazio, ad oggi la concessione del brevetto è una prerogativa nazionale[8].

La tutela delle informazioni segrete, invece, è relativa e invocabile solo nei confronti di terzi che abbiano acquisito, rivelato o utilizzato in modo fraudolento le informazioni protette. A tale riguardo è lo stesso art. 98 a riferirsi alla disciplina della concorrenza sleale, con ciò ammettendo che se un soggetto terzo acquisisce le informazioni con mezzi leciti, quali l’attività di decompilazione o reverse engineering, che portino alla creazione indipendente dell’invenzione o alla lettura di documenti divenuti pubblici, non si possa ritenere violato il segreto industriale. La tutela garantita da questo è quindi aleatoria, ma al contrario di quella brevettuale è potenzialmente illimitata sia sotto il profilo temporale che territoriale, almeno sin quando il quid inventum non venga reso pubblico.

Non bisogna, infine, dimenticare i costi che il soggetto deve sostenere; nel caso si volesse richiedere il brevetto la procedura ha costi elevati[9] e non si ha la certezza che questo venga rilasciato; inoltre, ottenuta la concessione brevettuale, il detentore del brevetto dovrà pagare ingenti tasse annuali affinché la sua garanzia non decada prima dello spirare del termine ventennale[10].

Nel caso della protezione del segreto industriale, invece, i costi dipendono in primis dalla natura oggetto della tutela, sarà meno oneroso proteggere delle informazioni piuttosto che dei macchinari, ma soprattutto questi dipendono dall’uso che si fa dell’informazione e di quante persone sono a conoscenza della stessa[11].

In conclusione, si può rispondere alla domanda iniziale attraverso l’analisi dei parametri di ciò che si vuole tutelare, in primo luogo è necessario verificare se vi siano i requisiti per la brevettabilità, in secondo luogo se vi sia la possibilità, o meno, che un terzo pervenga al medesimo risultato inventivo prima dello scadere dei 20 anni. Quindi tendono ad essere mantenuti segreti i procedimenti piuttosto che i prodotti essendo i primi più difficilmente decompilabili, infatti spesso i due istituti si usano in modo complementare proteggendo l’invenzione, in quanto tale, con il brevetto, mentre il know how di corredo tramite la protezione delle informazioni segrete.

 

[1] La normativa europea ha regolamentato in maniera precisa l’istituto del segreto industriale nel 1994 con gli accordi TRIPs, questi non sono ritenuti più sufficienti dal momento che permane disomogeneità sia sui comportamenti ritenuti illeciti, sia sulla tutela che sulla sedes materiae.Per ovviare a ciò nel 2013 è stata proposta una Direttiva al fine di rendere omogenea la tutela della materia in oggetto.

[2] Art. 41 comma 1 C.p.i.: “Possono costituire oggetto di brevetto per invenzione le invenzioni nuove che implicano un’attività inventiva e sono atte ad avere un’applicazione industriale.”

[3] Art. 82 comma 1 C.p.i.: “Possono costituire oggetto di brevetto per modello di utilità i nuovi modelli atti a conferire particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego a macchine, o parti di esse, strumenti, utensili od oggetti di uso in genere, quali i nuovi modelli consistenti in particolari conformazioni, disposizioni, configurazioni o combinazioni di parti.”

[4] Art. 100 C.p.i.: “Può costituire oggetto del diritto su una nuova varietà vegetale un insieme vegetale di un taxon botanico del grado più basso conosciuto che, conformandosi integralmente o meno alle condizioni previste per il conferimento del diritto di costitutore, può essere:
a) definito in base ai caratteri risultanti da un certo genotipo o da una certa combinazione di genotipi; b) distinto da ogni altro insieme vegetale in base all’espressione di almeno uno dei suddetti caratteri; c) considerato come un’entità rispetto alla sua idoneità a essere riprodotto in modo conforme.”

[5] Art. 98 C.p.i.: “Costituiscono oggetto di tutela le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore, ove tali informazioni: a) siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore;
b) abbiano valore economico in quanto segrete;
c) siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete.
Costituiscono altresì oggetto di protezione i dati relativi a prove o altri dati segreti, la cui elaborazione comporti un considerevole impegno ed alla cui presentazione sia subordinata l’autorizzazione dell’immissione in commercio di prodotti chimici, farmaceutici o agricoli implicanti l’uso di nuove sostanze chimiche.”

[6] Art. 66 C.p.i.: “I diritti di brevetto per invenzione industriale consistono nella facoltà esclusiva di attuare l’invenzione e di trarne profitto nel territorio dello Stato, entro i limiti ed alle condizioni previste dal presente codice.
In particolare, il brevetto conferisce al titolare i seguenti diritti esclusivi: a) se oggetto del brevetto e’ un prodotto, il diritto di vietare ai terzi, salvo consenso del titolare, di produrre, usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto in questione; b) se oggetto del brevetto e’ un procedimento, il diritto di vietare ai terzi, salvo consenso del titolare, di applicare il procedimento, nonche’ di usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto direttamente ottenuto con il procedimento in questione.”

[7] Termine prolungabile a massimo 25 anni per le invenzioni farmaceutiche e limitato a 10 per i modelli di utilità.

[8] Vi sono enti di brevettazione sovranazionali, come l’Epo (European Patent Office) o la Wipo (World Intellectual Property Organization), ma i brevetti da questi rilasciati non sono direttamente applicabili in tutti gli Stati aderenti, è necessario proporre autonoma istanza di validazione nazionale con la concessione tradotta nella lingua dello Stato in cui si chiede la tutela.

[9] I costi della procedura sono spesso elevati, l’Ufficio brevetti italiano, che risulta avere uno dei tariffari meno onerosi a livello europeo, prevede per i soli diritti di domanda e licenza il versamento di circa 2.000 euro ). L’importante investimento che bisogna fare per poter proporre la domanda comporta che in Europa il 70,2% dei brevetti derivi da imprese con più di 250 dipendenti. A. Gambardella, Innovazione e sviluppo, 2009

[10] Lo Stato prevede che il detentore del brevetto debba pagare la tutela, al momento della concessione il richiedente deve, infatti, pagare le tasse per la copertura dei primi 4 anni, poi l’importo diventa annuale e aumenta in modo crescente. A fronte di ciò, nessuno, a parte il detentore del brevetto sa se ha pagato il canone annuale quindi il terzo non può sapere se l’invenzione è caduta anticipatamente in pubblico dominio.

[11] Rientrano nei costi di mantenimento del segreto industriale non solo le misure effettive di protezione dell’invenzione, come l’acquisto di una cassaforte, ma anche le misure giuridiche necessarie ad impedire la diffusione del ritrovato da parte di chi ne è venuto lecitamente a conoscenza, come i contratti di segretezza che vincolano i dipendenti.

 

BIBLIOGRAFIA

Gambardella, Innovazione e sviluppo, 2009.
Ghidini e G. Cavani, Lezioni di diritto industriale, edizione 2014.
Falce, Segreto commerciale, concorrenza sleale e diritto di proprietà intellettuale. Certezze e perplessità della Dir. UE 2016/943.
Falce, Tecniche di protezione delle informazioni riservate. Dagli accordi TRIPS alla direttiva sul segreto industriale, Rivista di diritto industriale, anno LXV, Fasc. 3-2016.