Contraffazione del marchio di fatto

A cura di: avv. Roberto Tedesco

L’art. 473 c.p. disciplina il reato di “Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni”. La suddetta normativa punisce chiunque contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, essendo a conoscenza che i suddetti siano di proprietà industriale di un determinato soggetto giuridico. Oltre a ciò, la norma incriminatrice in oggetto, punisce anche il soggetto che fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati senza essere concorso nella contraffazione o alterazione.

Le condotte sopra menzionate vengono punite con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000. L’art. 473 c.p. tutela il bene giuridico della fede pubblica, ossia la fiducia che la collettività ripone in determinati oggetti o simboli sulla cui veridicità deve potersi fare affidamento per rendere più sicuro ed affidabile il traffico giuridico ed economico. Nel caso di specie, l’oggetto della tutela è la versione commerciale della fede pubblica la cui violazione porta con sé una potenziale lesione della fiducia dei consumatori riposta in quei mezzi simbolici di pubblico riconoscimento che, come il marchio, contraddistinguono ed individuano determinati prodotti industriali e le opere dell’ingegno nella loro circolazione.

Analizzando nello specifico le condotte sanzionate, si rappresenta che, per contraffazione, si intende la riproduzione abusiva di un marchio o di altri segni distintivi, in modo idoneo a confondere i consumatori circa la provenienza del prodotto. Sul punto, la giurisprudenza ha definito la contraffazione come quell’attività di realizzazione, attraverso l’indebito sfruttamento del modello, di altro oggetto dello stesso tipo, conformazione e caratteristica funzionale, capace di rendere confondibile l’oggetto contraffatto con quello la cui originalità risulta tutelata mediante un brevetto[1] . In proposito, si asserisce che il marchio può essere ritenuto contraffatto anche nel caso in cui non via sia una perfetta identità tra il marchio originale ed il marchio contraffatto, essendo, per contro, sufficiente che la falsificazione investa gli elementi essenziali del marchio, in maniera comunque idonea a trarre in inganno[2] . Infine, sempre con particolare riferimento alle condotte di contraffazione, si evidenzia che le stesse non sono considerate punibili nel caso in cui si tratti di un c.d. falso grossolano, falso innocuo o falso inutile.

Il falso grossolano è definito come quella tipologia di falsità immediatamente percepibile icto oculi, senza la possibilità di far cadere in errore alcuno. Il falso innocuo si realizza, invece, quando la contraffazione del marchio, pur essendo astrattamente idonea ad ingannare, non può essere considerata punibile in concreto sulla base dell’accertamento dei possibili effetti del falso nella situazione concreta. Infine, il falso inutile costituisce un’ipotesi di reato impossibile per inesistenza dell’oggetto, ossia nel caso in cui la contraffazione produca un marchio non esistente.

Da ultimo giova segnalare che, secondo l’orientamento maggioritario della Corte di Cassazione, il reato di cui all’art. 473 c.p. si configura nel momento l’oggetto della contraffazione è un marchio registrato[3] . Tale orientamento trova il proprio presupposto giuridico non solo nella tutela della versione commerciale delle fede pubblica, come sopra analizzata, ma, anche, nella tutela degli interessi economici del proprietario del marchio registrato. Di diverso tipo, invece, è considerata la condotta di alterazione del marchio, in quanto la stessa va intesa come modifica del significato rappresentativo del marchio o del contrassegno[4] . L’uso del marchio, è invece considerato come una distinta ipotesi criminosa, soltanto nel caso in cui l’utilizzatore non sia concorso nella condotta di contraffazione.

Per quanto riguarda l’elemento soggettivo del reato di cui all’art. 473 c.p., viene richiesto il dolo generico, consistente nella volontà della falsificazione, unitamente alla consapevolezza dell’avvenuta registrazione del marchio, del brevetto, del disegno o del modello industriale[5] .

Fatta la presente premessa sul reato di cui all’art. 473 c.p., con riferimento alla contraffazione dei marchi, si analizzerà di seguito il caso specifico della contraffazione del c.d. marchio di fatto. Il marchio di fatto è un marchio non registrato che gode di una particolare tutela derivante dell’effettiva conoscibilità dello stesso da parte del consumatore il quale lo distingue in maniera definita rispetto ad altri marchi. La tutela del marchio di fatto va rinvenuta nelle norme sulla concorrenza sleale confusoria, di cui all’art. 2598, n. 1, c.c., ragion per cui la possibilità di far valere i diritti acquisiti su un marchio non registrato sussiste nella misura in cui vi sia una possibilità di confusione tra il pubblico.

Detto tutto quanto sopra, relativamente alla definizione ed alla tutela del marchio di fatto, si rappresenta il caso specifico della contraffazione dello stesso. Come sopra riferito, il reato di cui all’art. 473 c.p. si configura nel momento in un marchio registrato viene contraffatto dal soggetto non proprietario di tale marchio. Fatta questa debita premessa si rappresenta che, le pronunce giurisprudenziali di merito e di legittimità hanno maturato un orientamento successivo secondo il quale anche il marchio di fatto, perciò non registrato, può avere una tutela in ambito penale. Sul punto, giova evidenziare quanto stabilito da una recente pronuncia della Corte di Cassazione la quale, ha disposto che è configurato il reato di cui all’art. 473 c.p. anche nel caso in cui venga imitato un marchio non registrato sempre che la condotta di contraffazione è idonea ad ingenerare dubbio e/o confusione sul marchio e sul prodotto reclamizzato[6] . Il summenzionato principio giuridico riprende, di fatto, quanto stabilito dalla giurisprudenza di legittimità in due divere pronunce nelle quali viene rappresentato che, in caso di presenza di marchi di larghissimo uso e incontestata notorietà, non si richiede la prova della registrazione del marchio ai fini della sussistenza del reato poiché, chi deduce l’insussistenza del reato, dovrà provare l’inesistenza dei presupposti per la protezione del marchio stesso[7] .

In conclusione, alla luce dei principi giurisprudenziali introdotti, si può affermare che anche il marchio di fatto, pertanto non registrato, può subire la condotta di contraffazione di cui all’art. 473 c.p., con la conseguenza, quindi, che l’utilizzo del marchio di fatto può trovare piena tutela in ambito penalistico.

[1] Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 4084 del 24 gennaio 1994; Cassazione penale sez. V, sentenza n. 38068 del 9 marzo 2005

[2] Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 4980 del 27 maggio 1981; Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 18289 del 27 gennaio 2016

[3] Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 30774 del 18 luglio 2016

[4] Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 7720 del 7 agosto 1996

[5] Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 5610 del 5 maggio 1980

[6] Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 27961 del 06 giugno 2017

[7] Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 5215 del 24 ottobre 2013, Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 28166 del 19 giugno 2018

 

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