Guerlain: le “Rouge G” è marchio di forma registrabile

Di forma, di colore, di posizione, a motivo: nelle sue molteplici sfumature il marchio è da un lato il riflesso dell’eredità stilistica delle maison e, d’altro lato, elemento fondante la titolarità dei diritti delle stesse sulle proprie creazioni.

L’intensità della capacità distintiva [1]– elemento, i.a., di cui un marchio deve indispensabilmente essere dotato ai fini della sua valida registrazione – è fonte dell’identità – più o meno – affermata di un brand e spesso originaria di una notorietà crescente, elemento altamente attrattivo per i consumatori. Nella causa T‑488/20 [2]di seguito in esame, il Tribunale dell’UE adito dalla maison Guerlain conferma in data 14.07.2021 la registrabilità della cover del celebre rossetto “Rouge G” – quale marchio di forma tridimensionale – posteriormente al rifiuto della domanda di registrazione da parte dell’Ufficio dell’UE per la Proprietà Intellettuale (di seguito “EUIPO”) che propendeva per l’assenza di carattere distintivo del marchio.

Il caso

La maison Guerlain (di seguito per brevità anche “Guerlain”) presentava in data 17.09.2018 la domanda di registrazione del marchio tridimensionale per un prodotto rientrante nella terza classe merceologica dell’Accordo di Nizza, i.e. la cover di un rossetto dalla stessa prodotto e per il quale intendeva rivendicare la titolarità dei diritti sulla peculiare forma del medesimo.

La suddetta domanda veniva conseguentemente rigettata dall’EUIPO con decisione di data 21.08.2019 sulle basi del disposto normativo ex Articolo 7 del Regolamento 2017/1001 [3] rubricato come “Impedimenti assoluti alla registrazione”, nello specifico in ragione della fattispecie prevista al comma 1, sub b) della norma, ossia l’assenza di carattere distintivo. Contro tale argomentazione la maison presentava in seguito ricorso.

Suddetto ricorso veniva rigettato dall’EUIPO nella sua Commissione di ricorso, Camera prima, in data 02.06.2020 avanzando nuovamente l’assenza di carattere distintivo del marchio del quale si richiedeva la registrazione. Tale constatazione veniva supportata a mezzo della sostanziale presenza sul mercato di rossetti aventi contenitori di eguale forma ovale e cilindrica. Si evidenziava inoltre che i prodotti di medesima classe in commercio presentavano una varietà di forme e che la forma del prodotto de quo sarebbe stata riconducibile ad una mera variante di quanto già presente sul mercato, le cui caratteristiche, non divergendo in modo significativo dalle norme ed usi del settore, non permettevano alla forma del prodotto stesso di consentirne la registrazione quale marchio tridimensionale.

Nel conseguente giudizio, reso posteriormente al ricorso presentato dalla maison Guerlain, il Tribunale adito annulla la decisione R 2292/2019-1 della Commissione di ricorso EUIPO e svolge una triplice analisi che conduce a rilevare la presenza del carattere distintivo del marchio per il quale Guerlain aveva presentato domanda di registrazione, marchio di forma che il Tribunale sostiene discostarsi “in modo significativo dalla norma e dagli usi del settore dei rossetti” e ritiene quindi essere dotato del precitato requisito ex Articolo 7, comma 1, sub b).

1. Sull’asserita assenza di carattere distintivo.

In considerazione della domanda di registrazione inizialmente presentata da Guerlain, l’EUIPO avanzava in un primo momento – e sosteneva fermamente anche in fase di ricorso – l’assenza di distintività del marchio tridimensionale oggetto della domanda. Sebbene il concetto di capacità distintiva venga indirettamente disciplinato nell’ordinamento nazionale dal Codice della proprietà industriale, limitandosi l’Articolo 13[4] ad elencare in chiave negativa i casi in cui – per assenza di carattere distintivo – il marchio non è registrabile, tale requisito corrisponderebbe all’idoneità di un marchio di fungere per il consumatore da indicatore della provenienza imprenditoriale del prodotto, ricomprendendo altresì la capacità di distinguere detto prodotto da altri simili e provenienti da imprese differenti.

Sulla pretesa assenza di distintività, il Tribunale evidenziava nel caso di cui trattasi che nel processo di valutazione dell’esistenza e consistenza del carattere distintivo, la distintività di un marchio, come ormai noto, è presa in considerazione non solo con riferimento ai prodotti e/o servizi per i quali viene presentata la domanda di registrazione, ma altresì nella relativa e conseguente percezione di tali prodotti e/o servizi da parte del pubblico. Nell’analisi circa l’esistenza del carattere distintivo non rilevava infatti il mero apprezzamento estetico della forma del prodotto, bensì la reazione che il prodotto, mediante il suo caratteristico profilo estetico, è in grado di suscitare nel pubblico. Distintività che andava peraltro apprezzata valutando la capacità del marchio di permettere al consumatore mediamente informato di distinguere un determinato prodotto da prodotti simili provenienti da imprese distinte senza dover procedere ad una particolare analisi e/o senza prestare un grado di attenzione eccessivamente elevato.

2. Sul marchio tridimensionale: design del prodotto e percezione del pubblico.

Con riferimento al peculiare design della cover del suo rossetto “Rouge G”, Guerlain avanzava l’unicità della forma dello stesso data dall’assenza di superfici completamente piane, elemento per la maison caratterizzante ed accentuato dall’impossibilità di riporre il prodotto in posizione verticale. Tale particolarità condurrebbe a generare una percezione univoca tra i consumatori quanto all’origine imprenditoriale del prodotto. La forma inedita, assimilata da Guerlain “allo scafo di una nave, una culla, o ad un lingotto rovesciato dai bordi arrotondati”[5] non sarebbe inoltre paragonabile ad alcuna altra forma presente in commercio avente il medesimo aspetto.

Dette caratteristiche non riscontravano nella posizione dell’EUIPO la stessa idea di unicità atta a distinguere il “Rouge G” dagli altri rossetti in commercio in quanto, a fondamento del rifiuto della domanda di registrazione, l’Ufficio sosteneva l’assenza di divergenza significativa della forma de qua rispetto alle norme ed usi del settore. L’opponente asseriva inoltre che le particolarità sopramenzionate sarebbero riferibili alla mera novità del design e non tanto ad una forma sostanzialmente nuova, che non sarebbe quindi sufficiente a determinarne il carattere distintivo, né quei prodotti il cui marchio sia determinato dalla forma degli stessi – benché aventi un design peculiare – sarebbero per tale semplice motivo distinguibili da prodotti analoghi provenienti da imprese differenti.

Nell’analisi del caso in esame, il Tribunale non escludeva tuttavia che il carattere estetico di un marchio di forma corrispondente all’imballaggio del prodotto che rappresenta fosse considerato al fine di apprezzarne la differenza rispetto alle norme ed usi di settore, tanto più se tale carattere estetico sia determinante “di un effetto visivo oggettivo ed inusuale” generato dallo specifico design del prodotto stesso. Pertanto, non era il particolare design di un prodotto a dotare automaticamente la forma del medesimo di carattere distintivo rendendone successivamente possibile la registrazione e nemmeno l’eventuale apprezzamento estetico che ne può conseguire, bensì la capacità di tale design, anche grazie al suo particolare profilo estetico, a generare nel pubblico un effetto tale da poter distinguere ed attribuire un prodotto ad una determinata impresa.

3. Sulla correlazione tra marchio di forma e norme/usi del settore.

Come è possibile rilevare da giurisprudenza costante [6], norme ed usi di settore non si ridurrebbero alla forma statisticamente più diffusa bensì comprenderebbero tutte le forme che il consumatore ha l’abitudine di reperire sul mercato. Nell’ambito della registrazione di marchi tridimensionali, tanto la forma di cui si richiede la registrazione è uguale o simile alla forma del prodotto in questione, tanto più si andrà a riconoscere l’assenza di carattere distintivo come disposto dall’Articolo 7, comma 1 sub b) Reg. 2017/1001. Pertanto, solo il marchio dotato di caratteristiche tali da discostarlo dalle norme ed usi del settore riempirebbe sostanzialmente i requisiti di cui alla precitata normativa.

Posto che, la percezione del consumatore medio nel caso in cui il marchio sia costituito dalla forma del prodotto stesso non è di pari livello nel caso di marchio verbale o figurativo fondamentalmente distinto dal prodotto che va ad identificare, nel caso di un marchio tridimensionale sarebbe maggiormente difficile riconoscerne il carattere distintivo. Invero il consumatore medio non ha l’abitudine di presumere l’origine imprenditoriale del prodotto fondandosi esclusivamente sulla forma o l’imballaggio del medesimo in assenza di ulteriori elementi grafici o testuali.

Un tanto evidenziato, nella causa oggetto della presente analisi, le conclusioni del Tribunale convergono a sostegno dell’esistenza del carattere distintivo insito nella forma del prodotto di Guerlain poiché forma inusuale per un rossetto e sostanzialmente differente dalla forma di qualsiasi altro prodotto analogo in commercio. Invero la forma geometrica del rossetto de quo, come meglio descritta nel sopraesposto punto 2 (i.e. “Sul marchio tridimensionale: design e percezione del pubblico”), differisce in modo significativo dai classici contenitori cilindrici dei rossetti presenti sul mercato, discostandosi quindi da norme ed usi del settore. Tale caratteristica verrebbe tanto più rafforzata in considerazione della precitata assenza di superfici completamente piane a dotazione del prodotto che non consentirebbe quindi al consumatore di riporre l’oggetto in posizione verticale, facoltà resa invece possibile per i rossetti aventi forma cilindrica con base piana.

Conclusioni

Secondo quanto rilevato dal Tribunale, svolgendo un’analisi in concreto del caso in esame,“[…]il semplice fatto che una forma costituisca una «variante» di una delle forme abituali di un tipo di prodotto non è sufficiente a stabilire che detta forma non è priva di carattere distintivo ed il fatto che un settore sia caratterizzato da una considerevole varietà di forme di prodotti non implica che un’eventuale nuova forma sia necessariamente percepita come una di esse”.

Pertanto, se il particolare design di determinati prodotti non è elemento sufficiente a distinguerne la provenienza imprenditoriale, l’aspetto estetico del prodotto può assumere rilevanza non tanto quanto alla sua bellezza – quale mero carattere soggettivo – bensì quanto alla sua idoneità “a suscitare un effetto visivo oggettivo e inusuale presso il pubblico di riferimento”. Il Tribunale accogliendo il ricorso della maison Guerlain ed annullando la decisione resa dalla prima Commissione di ricorso dell’EUIPO, conclude affermando che: “la forma in questione è inusuale per un rossetto e differisce da qualsiasi altra forma presente sul mercato”.

Il caso in questa sede esaminato permette di rilevare, attraverso l’analisi in concreto condotta dal Tribunale, un’apertura nell’apprezzamento del carattere distintivo in sede di domanda di registrazione del marchio di forma. Si evidenzia peraltro la rilevanza attribuita alla percezione del consumatore quale parametro aggiuntivo nel determinare la presenza/assenza della distintività del marchio tridimensionale, la quale sembrerebbe fungere da facilitatore nel riconoscimento della provenienza imprenditoriale del prodotto qualora il marchio corrisponda alla forma stessa del prodotto in questione.

 

[1] Sulla capacità distintiva vedasi anche BRECI, Capacità distintiva e secondary meaning.

[2] Testo integrale in lingua originale consultabile qui.

[3] Testo integrale consultabile al seguente link.

[4] Testo integrale disponibile al seguente link.

[5] Dal testo originale: « une coque de bateau, d’un couffin ou d’un lingot renversé à bords arrondis ».

[6] Sul punto vedasi i.a. Brasserie St. Avold c/ EUIPO , T‑862/19, 25 novembre 2020.

 

Si legga inoltre:

CAPRIO, Tutela e registrazione del marchio tra Italia ed USA: il caso delle Rockstud di Valentino.