Il caso Barilla e la tutela del marchio rinomato: commento alla sent. n. 830/2018 del Tribunale di Milano

1. Premesse

Con la sentenza n. 830/2018, pubblicata lo scorso 25 gennaio 2018, il Tribunale di Milano – Sezione specializzata in materia di impresa – A – (G.I. dott.ssa Giani), ha deciso un contenzioso in materia di violazione di marchi e regole sulla concorrenza sleale ai danni della nota casa produttrice di alimenti Barilla G. e R. Fratelli S.p.A. (di seguito “Barilla”)[1].

La sentenza offre interessanti spunti di riflessione sulla violazione del marchio rinomato, anche in ambito on–line. Il Tribunale si è inoltre soffermato sulle fattispecie di concorrenza sleale ex art. 2998 c.c., ed in particolare sul rapporto di concorrenzialità tra operatori economici necessario per affermare la sussistenza dell’illecito.

Si riassumono brevemente i fatti.

Barilla è titolare di un numero di marchi registrati, denominativi e/o di forma, tra cui quelli per i biscotti “Pan di Stelle”, “Ringo”, “Gocciole”, “Rigoli”, “Galletti”, “Batticuori”, “Mooncake”, “Baiocchi” e “Crostatina”. La stessa società è altresì titolare di marchi di fatto, anch’essi utilizzati per contraddistinguere la sua produzione di biscotteria.

Dopo aver infruttuosamente avanzato una proposta di licenza esclusiva e mondiale per dei cuscini che riproducessero la forma dei detti biscotti della linea Mulino Bianco, la società I.F. aveva ugualmente prodotto e commercializzato siffatti cuscini, accompagnandoli da denominazioni identiche a quelle registrate come marchio. Barilla aveva dunque proceduto a diffidare la società per tali condotte, ed a seguito di ciò, quest’ultima, aveva modificato la denominazione originale aggiungendovi il suffiso -oso (“Pandistelloso”, “Ringoloso”, “Baioccoso”, ecc.), proseguendo l’attività per cui era stata diffidata e promuovendo contemporaneamente la stessa su siti internet.

Il colosso parmigiano nondimeno riteneva che gli accorgimenti adottati fossero insufficienti ad escludere la violazione dei suoi marchi e la commissione di vari illeciti di concorrenza sleale. Al fine di contestare tali addebiti procedeva dunque a notificare ad I.F. un atto di citazione il 4 dicembre 2014.

2. Sulla contraffazione dei marchi Barilla, sull’uso del marchio come keyword advertising e sul concetto di marchio rinomato

Il Tribunale ha accertato la violazione da parte di I.F. dei diritti esclusivi sui marchi denominativi di cui Barilla è titolare, in base alla norma dell’art. 20 c.p.i.. La contraffazione dei marchi è stata affermata in particolare per l’uso non autorizzato della convenuta di segni identici ai marchi della società attrice a) sulle etichette dei cuscini a forma di biscotti Barilla; ed in àmbito internet b) come metatag, c) come parola chiave del motore di ricerca (di seguito “keyword advertising”), d) come nome a dominio e e) come parola chiave di indicizzazione dei contenuti presenti sulle piattaforme social.

Il Tribunale si è soffermato inoltre ad analizzare quali debbano essere le funzioni svolte dal marchio in àmbito on–line e la cui compromissione comporta la violazione dei diritti sul marchio utilizzato senza il consenso del titolare. In particolare, con riferimento al keyword advertising, l’organo giudicante ha affermato che il titolare del marchio può opporsi all’uso di esso come parola chiave nei motori di ricerca allorché detto uso possa compromettere le funzioni del marchio[2], in particolare quella essenziale di indicatore della provenienza economica del prodotto o del servizio da una determinata impresa[3], oppure quella di garanzia di qualità dello stesso, nonché di comunicazione, investimento o pubblicità[4].

Il Tribunale ha inoltre ritenuto i marchi di Barilla dotati del carattere della “rinomanza”. La disposizione dell’art. 20 lett. c) c.p.i. afferma che il titolare del diritto può vietare a terzi di usare nell’attività economica “un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o servizi anche non affini”, qualora “l’uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi.”. Al fine di ritenere sussistente la rinomanza del marchio, afferma il Tribunale, si deve ritenere sufficiente “che il segno sia conosciuto da una parte significativa del pubblico interessato ai prodotti o servizi contraddistinti”[5], circostanza da valutare avuto riguardo alla quota di mercato del marchio, all’intensità, alla durata ed estensione geografica del suo uso, oltre all’entità degli investimenti sostenuti al fine di promuoverlo[6].

In questo modo il Tribunale ha ritenuto di accordare tutela ai segni distintivi denominativi e figurativi della attrice per evitare che l’uso da parte di I.F. potesse trarre un indebito vantaggio dalla loro rinomanza, avendo la convenuta imitato i prodotti Barilla “in tutte le forme “arbitrarie” e “capricciose””, col rischio altresì di generare confusione nel pubblico circa la effettiva provenienza dei suoi prodotti.

E’ stata inoltre ritenuta sussistente la fattispecie di concorrenza sleale parassitaria ex art. 2598.3 c.c., alla luce dell’imitazione di gran parte della collezione del Mulino Bianco, ed anche sulla base di alcune dichiarazioni promozionali rilasciate dal rappresentante legale di I.F. tese a suggerire un collegamento commerciale con la linea della Barilla. Sempre sulla base dei detti messaggi promozionali, quali il riferimento allo “sfruttamento della fama dei biscotti più amati” e “all’intera collezione del Mulino Bianco”, è stata inoltre ritenuta integrata la fattispecie concorrenziale dell’appropriazione di pregi a danno della società parmigiana.

Infine, da segnalare il punto della motivazione del Tribunale in merito all’accertamento del rapporto di concorrenzialità tra la società attrice, attiva nel settore alimentare, e la convenuta, i cui beni oggetto di contestazione erano cuscini. Come noto, tradizionalmente, il rapporto di concorrenza tra imprese presuppone la “sostituibilità” tra i beni i quali devono essere dunque rivolti alla medesima clientela al fine di soddisfare gli stessi bisogni.

Nel caso in esame, il Tribunale ha ritenuto sussistere il detto rapporto concorrenziale nonostante la diversa tipologia di beni in esame, sulla base in particolare dei seguenti elementi: a) Barilla produce anche beni volti alla promozione sul mercato dei propri prodotti alimentari; b) i prodotti di I.F., sebbene non affini a quelli della attrice, generano un rischio di confusione sulla loro origine economica; c) entrambe le tipologie di beni sono rivolti alla medesima clientela pur non soddisfacendo le medesime necessità.

Sul piano risarcitorio l’organo giudicante ha poi ritenuto che il criterio più idoneo per calcolare i danni fosse quello della “licenza virtuale” o della “giusta royalty”. In base ad esso il lucro cessante risarcibile è pari al canone che il contraffattore avrebbe dovuto pagare se il titolare del diritto avesse prestato il suo consenso all’uso del diritto ed alla concessione di una licenza. Tuttavia, il Tribunale ha infine fatto ricorso ad un criterio equitativo condannando la convenuta al risarcimento di € 150.000 dal momento che questa aveva ottemperato solo parzialmente all’ordine di esibizione della contabilità, non consentendo così di conoscere l’entità dei danni e degli utili derivanti dalla contraffazione.

[1] La sentenza è reperibile al link .

[2] Vedi la sentenza del 23 marzo 2010 delle cause riunite Google France e Google, rispettivamente C-236/08 e C-238/08; la sentenza del 18 giugno 2009 della causa L’Oréal, C-487/07 e la sentenza del 2 luglio 2010 della causa Portakabin, C-558/08.

[3] In tal senso si veda anche la sentenza del 22 settembre 2011 della causa Interflora, C-323/09.

[4] Ibidem, con riferimento alle già citate sentenze Google France e Google, rispettivamente cause C-236/08 e C-238/08, e L’Oréal, causa C-487/07. Inoltre la sentenza in commento precisa al riguardo che “…anche nel campo della comunicazione telematica, …un marchio rappresenta spesso, oltre ad un’indicazione di provenienza dei prodotti o dei servizi, uno strumento di strategia commerciale utilizzato, in particolare, a fini pubblicitari o per acquisire una reputazione al fine di rendere federe il consumatore”, nello stesso senso vedi anche ord. del Trib. Milano del 20 novembre 2015.

[5] In tal senso si veda la sentenza del 14 luglio 1999 della causa General Motors, C-375/97.

[6] In tal senso si veda la sentenza della Cassazione n. 21086/05.