Il marchio di forma e le sue caratteristiche

La tutelabilità delle forme tridimensionali

Il marchio è un elemento atto a contraddistinguere prodotti o servizi sui quali è apposto all’interno del mercato; è un segno distintivo definibile come un’entità idonea a caratterizzare un prodotto o un servizio rispetto ai suoi concorrenti presenti sul mercato. Esistono molteplici segni atti a divenire un marchio e, pertanto, tale specifica privativa può essere distinta, anche, in base alla natura dell’entità che costituisce il marchio.

Nel presente articolo si vuole andare ad analizzare il marchio di forma (o marchio tridimensionale) e le sue precipue caratteristiche.

In primo luogo, il marchio tridimensionale è un segno costituito da una forma tridimensionale o comprendente una tale configurazione, compresi i contenitori, gli imballaggi, il prodotto stesso o il loro aspetto.[1] Invero, da quanto sopra esposto, emerge che un marchio ha sì il compito di differenziare il prodotto a cui è connesso rispetto ai suoi concorrenti gli altri presenti sul mercato, tuttavia ne resta sempre estraneo. In altre parole, tale segno, pur facendo parte dell’impressione generale del prodotto non va ad alterarne la natura. Se per i marchi c.d. convenzionali il principio dell’estraneità del marchio al prodotto, sopraesposto, appare di facile attuazione, quando si pensa ai marchi di forma la sua applicazione risulta molto più complessa essendo possibile che il marchio tridimensionale sia costituito dalla specifica forma del prodotto.

Il legislatore, pertanto, nel contemperare l’esigenza di distinguersi e di garantire a tutti gli operatori un mercato più equo possibile ha previsto una specifica regolamentazione, sia a livello europeo[2] che italiano[3], con cui esclude la registrabilità per i segni che:

a) sono costituiti dalla forma, o altra caratteristica, imposta dalla natura stessa del prodotto;

b) dalla forma, o altra caratteristica, del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico;

c) dalla forma, o altra caratteristica, che dà un valore sostanziale al prodotto.

1. Sul divieto di registrare una forma necessaria

La ratio di tale norma è quella di voler impedire che un diritto rinnovabile, potenzialmente illimitato nel tempo, come quello del marchio, possa finire con il monopolizzare delle forme che derivano dalla forma naturale del prodotto, o che in ogni caso siano prive di capacità distintiva in quanto coincidenti ad una forma standard nell’opinione dei consumatori.

Sulla nozione di carattere distintivo in relazione ai marchi di forma, la giurisprudenza ha così espresso la necessità di «carattere distintivo» in relazione ai marchi di forma.

Per quanto riguarda la giurisprudenza italiana la Corte di Cassazione si è espressa confermando la carenza di carattere distintivo del marchio depositato dalla Ilsa s.r.l. atto a distinguere una bistecchiera

(domanda di registrazione italiana n. TO2005C001843).

In particolare, la Corte ha statuito che il marchio depositato rimandava, nei suoi caratteri essenziali, alla forma funzionale e standardizzata di una bistecchiera, ed ha rilevato come il “successo” del prodotto, in tesi di parte ricollegabile alla pretesa distintività, fosse da ascriversi non alla forma, difficilmente differenziabile da quella di altre bistecchiere in commercio, bensì alla denominazione DIETELLA^[4].

Al livello dell’Unione Europea la Corte di Giustizia si è espressa in merito alla domanda di annullamento della registrazione comunitaria n. 3156163 per il marchio . Nel caso di specie la Corte ha statuito che il carattere distintivo deve essere valutato in funzione, da un lato dei prodotti o servizi per i quali è chiesta la registrazione, e dall’altro della percezione che ne ha il pubblico di riferimento. In altre parole, più la forma della quale si richiede la tutela assomiglia alla forma che con ogni probabilità assumerà il prodotto di cui trattasi, più è verosimile che tale forma sia priva di carattere distintivo. Pertanto, il semplice fatto che la forma depositata costituisca una variante di una delle possibili configurazioni abituali di tale tipo di prodotti non è sufficiente a dimostrare che detto marchio sia dotato di carattere distintivo.^[5]

2. Sul divieto di registrare una forma funzionale

In questo caso la ratio della norma è quella di tutelare il mercato evitando che un soggetto possa divenire titolare di una privativa perpetua su delle soluzioni tecniche o delle caratteristiche funzionali di un prodotto le quali possono, invece, essere tutelate tramite dei brevetti per invenzioni. Anche in questo caso, quindi, si vuole evitare un monopolio perpetuo su una soluzione tecnica o su una caratteristica funzionale in quanto questo andrebbe a bloccare il mercato.

Sul punto vi sono state meno pronunce, probabilmente perché lo stesso non risulta essere controverso tanto quanto l’individuazione del carattere distintivo sopra riportato. La Corte di Giustizia, nella decisione sulla domanda di registrazione dell’Unione Europea n. 000107029 per il marchio ha ulteriormente esplicitato il divieto sostenendo che, da una parte, questo colpisce le forme i cui caratteri essenziali svolgono una funzione tecnica, dall’altra, non è necessario che la forma per la quale si richiede la tutela sia solo una delle possibili forme atte a conseguire il medesimo risultato.[6]

3. Sul divieto di registrare una forma sostanziale

Anche in questo caso la norma è volta ad impedire che la registrazione di una forma che sia, da sola, in grado di terminare la scelta dei consumatori in quanto tale caratteristica rientra nella tutela dei brevetti per modelli privativa che, contrariamente al marchio, è temporalmente limitata.

Sul punto, proprio perché è necessario analizzare l’impressione che il marchio ha sul consumatore la giurisprudenza è ricca.

Il tribunale di Milano, nel caso R.G. 36857/2009 ha statuito che il marchio tridimensionale possa essere registrato qualora le forme per le quali si richiede la tutela hanno una valenza funzionale, o estetica, tale da non configurare un particolare carattere di ornamento utilità. Nel caso in esame si trattava di un tessuto floreale a cui ha negato la registrazione come marchio in quanto nel medesimo è possibile cogliere l’elemento estetico come preponderante se non addirittura esclusivo e comunque ha un rilievo tale da determinare la scelta del consumatore. Il Tribunale precisa, infatti, che una tale forma è tutelabile attraverso il deposito di un modello ornamentare.[7] Del medesimo avviso è la Corte di Giustizia la quale, oltre a confermare la non registrabilità di forme che conferiscano valore sostanziale ad un prodotto, ne esplicita la ratio disponendo che la riserva di una tale forma a beneficio di un solo operatore economico gli conferirebbe un monopolio sulle caratteristiche essenziali dei prodotti causando la compromissione dell’obiettivo della tutela dei marchi.[8]

In conclusione, gli specifici divieti previsti per il marchio tridimensionale derivano dalla necessità di non attribuire, tramite lo strumento del marchio di forma, un significativo vantaggio economico ad un operatore rispetto ai suoi concorrenti.

 

[1] Euipo Guide Lines, Parte B, Sezione 2, 9.3, I marchi di forma

[2] Art. 7, paragrafo 1, lettera e) RMUE

[3] Art. 9 del Codice della Proprietà Industriale, modificato dal decreto legislativo n. 15 del 20 febbraio 2019

[4] Cass. Civ. Sez. I, n. 15680 del 27 luglio 2015  e Cass. Civ. Sez. I, n. 15681 del 27 luglio 2015

[5] Corte di Giustizia, sentenza n. C-445/13 P del 7 maggio 2019, http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=164150&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8011158

[6] Corte di Giustizia, sentenza n. C-48/09 P del 14 settembre 2010, http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=82838&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8017809

[7] Tribunale di Milano, n. 6095 del 2 maggio 2013,

[8] Corte di Giustizia, sentenza n. C-205/13 del 18 settembre 2014, http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=157848&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8023048