Il marchio “MB45” e la tutela dei segni notori “civili”

1. Il caso

La Sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Roma si è recentemente pronunciata sull’invalidità del marchio “MB45” (il “marchio”) e sull’illegittimità della registrazione del nome a dominio www.mb45.it, riconoscendo il diritto di preuso del noto pseudonimo in capo al calciatore Mario Balotelli (“MB”).

Il conflitto è iniziato nel 2013, quando un pizzaiolo umbro, tale Sig. Casagrande (“controparte”), depositava la domanda di registrazione del marchio nazionale “MB45” per la classe 25 della Classificazione di Nizza[1], ovverosia per articoli di abbigliamento, scarpe e cappelleria. Depositata la domanda di registrazione anche per un marchio europeo, controparte otteneva la concessione di entrambe le privative. Nel 2016, dopo soli due anni, le stesse venivano cedute alla società lituana UAB Verslo patareju biuras.

Nel 2015, dopo essere venuto a conoscenza dell’uso del marchio recante il proprio pseudonimo, MB esercitava un’azione di nullità ex artt. 25 e 19 co 2 del Codice della Proprietà Industriale (“c.p.i.”)[2] [3] [4], deciso ad ottenere una declaratoria di nullità sulla base dei diritti acquisiti in virtù del preuso del marchio di fatto “MB45” e della palese malafede con cui riteneva che controparte avesse effettuato il deposito della domanda di registrazione. Infatti, tale registrazione era avvenuta proprio poco dopo la diffusione di notizie recanti il segno “MB45” in riferimento a MB. Da ultimo, l’attaccante agiva per impedire l’uso del nome a dominio menzionato.

Nonostante le contestazioni di controparte – secondo la quale l’origine del marchio risiederebbe nel nome del rimorchiatore della marina militare russa Morsokoy Buksir, quale “MB45”, per produrre una linea di occhiali, piuttosto che nel nome dell’attaccante -, i giudici hanno ritenuto fondate le ragioni di MB alla luce degli artt. 8, 12, 19 e 25 c.p.i, riconoscendo il diritto di preuso del calciatore del segno giudicato già noto come marchio presso il pubblico di riferimento, nel caso di specie sportivo – o meglio, calcistico -, e la cui forza distintiva è stata definita come diffusamente radicata in ragione della c.d. «primaria» utilizzazione[5] del segno stesso da parte del giocatore. In particolare, tale utilizzazione era iniziata nel 2013, in occasione dell’apposizione dello pseudonimo – costituito dal numero di maglia e dalle iniziali del nome – su un modello di scarpe appositamente personalizzate per il calciatore da PUMA, che aveva acquistato i diritti di sfruttamento economico connessi alla sua persona.

In conclusione, riconosciuto il diritto di preuso del segno notorio e ritenendo integrata la malafede al momento della registrazione del marchio -, i giudici riconoscevano altresì l’illegittimità della registrazione del nome di dominio www.mb45.it.[6]

2. Registrazione e uso di un segno notorio “civile” come marchio: la disciplina italiana

Il conflitto alla base della sentenza in commento si è sviluppato intorno all’uso di un segno già noto come marchio presso il pubblico di riferimento caratterizzato da alcuni elementi peculiari. Infatti, non si tratta semplicemente di un segno già noto, bensì di uno pseudonimo notorio.

Tra gli articoli posti a fondamento delle conclusioni si annovera anche l’art. 8 c.p.i., rubricato “Ritratti di persone, nomi e segni notori”[7]. Nello specifico, il comma 3, avente ad oggetto “i nomi di persona, i segni usati in campo artistico, letterario, scientifico, politico o sportivo, […]”, è quello che più interessa in questa sede. Secondo tale norma, se notori, soltanto l’avente diritto può procedere alla registrazione o all’uso dei segni in questione, a meno che non intervenga il consenso di quest’ultimo o dei soggetti elencati dal comma 1 del medesimo articolo, quali ad esempio il consenso del coniuge o dei figli ove sia intervenuta la morte della persona del cui nome si tratta.

Un altro concetto merita di essere ora chiarito. In questa sede, il termine “notorio” deve essere interpretato alla luce del concetto di notorietà così declinato: “notorietà, simpatia o accreditamento che consegua ad un’utilizzazione “primaria” diversa dall’impiego in funzione distintiva di beni e servizi”[8]. Di conseguenza, in riferimento ai settori indicati dalla norma, i segni che abbiano raggiunto tale notorietà possono essere usati e registrati sì dall’avente diritto, come anticipato, ma più nello specifico soltanto da chi effettivamente di volta in volta può essere considerato artefice di tale successo “extramercantile”, oltre che dagli aventi causa.

La norma in questo modo si propone di tutelare i segni notori “civili” (della cultura, dello spettacolo, della politica, dello sport) da eventuali usi parassitari, ovverosia usi rivolti a trarre un vantaggio dal loro valore pubblicitario. È bene ricordare infatti che spesso si tratta di segni che si prestano ad essere oggetto di operazioni di merchandising e quindi ad essere concessi ad una o più imprese che, impiegandoli per contraddistinguere beni e servizi, promuovono le vendite proprio sfruttando quel capitale di popolarità e simpatia acquisito nel corso della loro utilizzazione primaria. In altre parole, si tratta di una “riserva” a favore dell’avente causa (es. Mario Balotelli) che tutela i segni di identificazione considerati non limitatamente ai soli casi in cui sussiste un pregiudizio all’identità personale dell’avente diritto, ma “nei confronti di qualsiasi uso che potrebbe interferire con l’aspettativa di sfruttare in un campo commerciale ulteriore la notorietà conseguita”, sia pur limitatamente ai soli casi in cui l’iniziativa adottata favorirebbe un agganciamento al capitale di popolarità incorporato nel segno.

2.1  Conclusioni

Concludiamo ricordando che ai segni notori “civili” – soggetti all’applicazione dell’art. 8 co 3 c.p.i. – risulta applicabile la forma di tutela riservata ai marchi “che godono di rinomanza” – volendo utilizzare il linguaggio del Legislatore italiano -, e ciò non solo coerentemente con quelli che sono gli obiettivi della norma esaminata, ma anche in considerazione della verosimile comunicazione della popolarità acquisita su un piano civile a un piano commerciale [9]

 

 

[1] Per maggiori informazioni visita il sito https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/marchi/caratterisctiche-del-marchio/classificazione-internazionale-dei-prodotti-e-dei-servizi-classificazione-di-nizza

[2] Art. 25 c.p.i., Nullità,  https://www.brocardi.it/codice-della-proprieta-industriale/capo-ii/sezione-i/art25.html

[3] Art. 19 c.p.i., Diritto alla registrazione, https://www.brocardi.it/codice-della-proprieta-industriale/capo-ii/sezione-i/art19.html

[4] D. Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, Codice della Proprietà Industriale, a norma dell’articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273.

[5] P. Auteri, G. Florida, V. Mangini, G. Olivieri,  M. Ricolfi, R. Romano, P. Spada, Diritto Industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza, G. Giappichelli Editore, VI ed. p. 122.

[6] M. Stucchi, Balotelli e il marchio di fatto “MB45” – vittoria per il calciatore davanti al Tribunale di Roma, Settembre 2021, disponibile qui:

 

[7] Art. 8 c.p.i. “Ritratti di persone, nomi e segni notori” https://www.brocardi.it/codice-della-proprieta-industriale/capo-ii/sezione-i/art8.html

[8] P. Auteri, G. Florida, V. Mangini, G. Olivieri,  M. Ricolfi, R. Romano, P. Spada, op. cit., p. 122

[9] P. Auteri, G. Florida, V. Mangini, G. Olivieri,  M. Ricolfi, R. Romano, P. Spada, op. cit., p. 123.