La disciplina del marchio: quali requisiti e quale tutela?

Sappiamo tutti cos’è un marchio, ovvero un “segno” usato per distinguere i propri prodotti/servizi da quelli della concorrenza.

Rappresenta uno dei principali elementi dell’immagine dell’azienda e fornisce, agli occhi della clientela, garanzie di qualità e affidabilità. È quindi una risorsa preziosa da tutelare e valorizzare.

Esistono vari tipi di marchio, abbiamo infatti quelli di tipo denominativo, figurativo, di forma e di posizione:

1. Un marchio denominativo è costituito esclusivamente da parole o lettere, cifre, altri caratteri tipografici standard o da una loro combinazione.
2. Un marchio figurativo è un marchio in cui vengono utilizzati caratteri, una stilizzazione o un layout non standard oppure una riproduzione grafica o un colore, compresi i marchi costituiti esclusivamente da elementi figurativi.
3. Un marchio di forma è costituito da una forma tridimensionale. Comprende i contenitori, gli imballaggi, il prodotto stesso o il loro aspetto.
4. Un marchio di posizione è costituito dalla modalità specifica di posizionamento o apposizione dello stesso sul prodotto.

Ogni azienda dovrebbe tutelarsi dall’uso improprio dei segni distintivi che la contraddistinguono attraverso gli strumenti che sono messi a disposizione dall’ordinamento, come la registrazione del marchio.

In Italia è possibile registrare il proprio marchio presso “L’ufficio italiano brevetti e marchi”.

L’art. 7 CPI (Codice della Proprietà Industriale) ci dice che possono essere registrati come marchio

tutti i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese.

L’art 8 CPI prevede che i nomi di persona diversi dal nome di chi chiede la registrazione possono essere registrati a condizione di non ledere la fama, il credito o il decoro di chi ha diritto a portare tali nomi. Tuttavia se questi nomi appartengono a personaggi famosi possono essere registrati solo dalla persona famosa o con il suo consenso.

Quali sono i requisiti?

Un marchio per essere valido deve essere NUOVO, LECITO e dotato di CAPACITA’ DISTINTIVA.

NUOVO – Il marchio è nuovo quando non esistono marchi identici o simili già registrati, o molto diffusamente usati, per gli stessi prodotti o servizi che il marchio andrà ad individuare. Pertanto prima di scegliere di adottare un marchio è buona regola effettuare una ricerca per verificare che quel segno non sia già stato registrato almeno per prodotti o servizi simili a quelli che si vogliono offrire. È poi sempre non nuovo il marchio che sia uguale ad un marchio notorio anche se si decidesse di utilizzarlo per prodotti o servizi diversi da quelli rappresentati dal marchio in quanto in tale caso il marchio notorio gode di quella che si chiama una tutela “ultramerceologica”. L’esempio classico di un marchio notorio è il marchio “Coca-Cola” conosciuto a livello mondiale anche da chi non consuma la famosa bibita.

LECITO – Un marchio deve essere lecito e quindi non offendere altri o il senso del “buon costume” ma soprattutto deve essere dotato di capacità distintiva.

CAPACITA’ DISTINTIVA – Un segno ha capacità distintiva quando è in grado di identificare in modo immediato i prodotti o i servizi di un’impresa rispetto a quelli di un’altra impresa. Per ottenere questo risultato è buona regola preferire segni o parole di fantasia ad effetto.

Le parole astratte, che hanno un significato del tutto diverso dal prodotto che identificano sono solitamente quelle che danno origine a marchi forti, ovvero dotati di alta capacità distintiva e che possono essere meglio difesi dalla contraffazione.

I marchi che in qualche modo contengono o richiamano parole o segni che fanno capire di quale prodotto o servizio si tratta, quando possono essere registrati, sono comunque marchi normalmente considerati deboli e quindi più facilmente imitabili dai concorrenti.

Ovviamente non è mai possibile registrare come marchio parole o segni che coincidono con il nome di un prodotto o di un servizio.

Talvolta accade che un segno che nasce debole può diventare un marchio forte a seguito dell’uso che ne è stato fatto e della fama che ha acquistato sul mercato. È il c.d. “secondary meaning”.

All’opposto, un marchio che nasce come distintivo ma diventa a seguito dell’uso un nome generico riferito ad un prodotto può perdere la sua forza protettiva per effetto della c.d. “volgarizzazione”.

Il marchio non può mai essere ingannevole. Un marchio non può pertanto contenere parole che facciano pensare che il prodotto o contenga ingredienti o abbia qualità che in realtà non ha. Un tale marchio sarebbe infatti considerato “decettivo”, ovvero ingannevole e come tale sarebbe nullo.

Come si registra?

Nell’Unione europea il sistema di registrazione dei marchi è articolato in quattro livelli. La modalità prescelta dipende dalle esigenze dell’azienda interessata.

1. Se si intende ottenere la protezione in un solo Stato membro dell’UE, ad esempio quello nel quale ha sede l’azienda o a cui è destinata l’attività commerciale, è possibile ricorrere alla soluzione nazionale, presentando una domanda di marchio direttamente presso l’ufficio nazionale di PI competente.
2. Se si desidera conseguire la protezione in Belgio, nei Paesi Bassi e/o in Lussemburgo, ci si può avvalere  della soluzione regionale, depositando una domanda presso l’Ufficio del Benelux per la proprietà intellettuale (BOIP), l’unico ufficio di PI dell’Unione europea competente a livello regionale, per proteggere il marchio in quei tre Stati membri.
3. Se ci si propone di acquisire la protezione in più Stati membri dell’UE, si può usufruire della soluzione europea, presentando una domanda di marchio UE presso l’EUIPO. Il deposito on line presso l’Ufficio costa 850 EURO e viene effettuato in una sola lingua. A seguito della ricezione, la domanda viene sottoposta al controllo e al trattamento pertinenti e, una volta registrato, il marchio può essere rinnovato indefinitamente ogni 10 anni.
4. La quarta soluzione disponibile per acquisire la protezione nell’UE è quella internazionale, che consente di utilizzare una domanda di marchio nazionale, regionale o UE per estendere la protezione su scala internazionale a qualsiasi paese firmatario del Protocollo di Madrid

Conclusione

Non registrando il marchio si rischia di compromettere gli investimenti fatti per promuovere la vendita di un prodotto/servizio, in quanto un’impresa concorrente potrebbe adottare un marchio simile, confondendo i consumatori che potrebbero dirigersi verso i suoi prodotti/servizi invece che verso quelli del fornitore originario. Il che, oltre a far diminuire i profitti di quest’ultima impresa, rischia di danneggiarne sia la reputazione che l’immagine, soprattutto se il prodotto del concorrente è di qualità inferiore.

Fonti:
Ufficio italiano brevetti e marchi (www.uibm.gov.it);
Ufficio dell’Unione Europea per la proprietà intellettuale (www.euipo.europa.eu);
Ufficio Brevetti (www.ufficiobrevetti.it)