Kocca e il jeans “Back Up”: per la Corte d’Appello nessuna ipotesi di contraffazione

Il contenzioso sul modello di jeans “Back Up“, che ha visto come protagoniste due grandi aziende di abbigliamento italiane, continua a regalare colpi di scena. La società Kocca S.r.l., nota azienda campana, ha recentemente incassato una significativa vittoria, nei confronti della società MaxMara S.r.l., la quale si era vista accolte le proprie richieste nel giudizio di primo grado. L’oggetto su cui verte l’intero contenzioso è la presunta violazione, da parte della nota azienda campana Kocca S.r.l., del brevetto IT1401348 detenuto dalla società attrice. Il brevetto in questione riguarda la tasca del jeans configurata in modo da assumere una forma tridimensionale, in grado di valorizzare e modellare i glutei della persona che li indossa, aumentandone il comfort e migliorandone l’estetica.

1. Lo svolgimento del processo

Nel 2012, dopo varie infruttuose missive, il gruppo reggiano MaxMara S.r.l. citava in giudizio il Gruppo Germani (oggi Kocca S.r.l.) e la sua controllante Il Passatempo s.r.l. (ora Carnevale S.p.A.) al sol fine di sentirsi dichiarare che le attività di vendita, di pubblicizzazione, offerta in vendita, detenzione per la vendita e, produzione poste in essere dalle stesse, integrassero contraffazione del suddetto brevetto o, comunque, un illecito di concorrenza sleale ai sensi dell’art. 2598 n. 3 c.c..

In data 21 dicembre 2012, il Passatempo si costituiva in giudizio eccependo la propria carenza di legittimazione passiva e chiedeva il rigetto delle domande attoree e in via subordinata, invocava una limitazione della propria condanna, ossia al pagamento dei soli danni ad esso ascrivibili in relazione ad una eventuale condanna.

Con comparsa del 15 gennaio 2013, Kocca S.r.l. si costituiva in giudizio, contestando quanto vantato da MaxMara S.r.l. in ragione dell’antecedenza temporale della progettazione e della realizzazione del prodotto oggetto del contenzioso rispetto alla domanda di brevetto della società attrice. La convenuta deduceva, inoltre, che il suddetto brevetto difettasse dei requisiti della “novità e dell’inventività”. A tal riguardo, l’allora Gruppo Germani S.r.l., in via riconvenzionale, chiedeva che venisse accertata e dichiarata la nullità del titolo di proprietà industriale azionato dalla controparte.

Le censure della convenuta risultavano infondate alla luce della verifica tecnica affidata alla CTU che, svolgendo un’analisi minuziosa, era giunta a conclusioni condivisibili da parte del Tribunale meneghino, il quale riconosceva a tale capo di abbigliamento la capacità di risolvere un vero e proprio problema tecnico, “cioè quello derivante dal fatto che “la tasca posteriore del pantalone aderente – quale un jeans (anche elasticizzato) – non riesce ad adattarsi perfettamente alla superficie curva del gluteo, e tende ad appiattire il gluteo con un effetto antiestetico che può essere poco piacevole” [1]. L’Autorità giudicante, riteneva che la relazione del consulente d’ufficio non presentasse criticità in punto di validità del brevetto e di esistenza di una contraffazione, rilevando una “valutazione puntuale e minuziosa e del tutto convincente anche alla luce di un esame diretto del Collegio delle porzioni della tasca scucita oggetto di causa”[2]. Accertato che la commercializzazione del modello di jeans “Back-up” configurasse un’ipotesi di contraffazione, nonché atto di concorrenza sleale, ai sensi del n. 3 dell’art. 2598 c.c., il Tribunale di Milano aveva condannato Kocca S.r.l. a pagare alla società attrice quasi due milioni di euro a titolo di retroversione degli utili, oltre alle spese. Inoltre, lo stesso accoglieva la domanda riconvenzionale di manleva proposta da Il Passatempo S.r.l..

2. Il giudizio di Appello

Avverso la sentenza di prime cure, con atto di citazione notificato in data 15 febbraio 2016, la soccombente Kocca S.r.l. (che nel corso del processo era succeduta a Gruppo Germani) proponeva appello, sulla scorta di un elemento che non era emerso nel giudizio di primo grado: l’esistenza di una privativa giapponese relativa ad una tasca con le stesse caratteristiche rivendicate da MaxMara S.r.l..

Nello specifico, l’appellante deduceva che la validità del brevetto italiano dell’appellata doveva ritenersi compromessa in virtù di alcuni elementi emersi durante il procedimento di estensione europea del suddetto. Precisamente, in data 11 febbraio 2015, l’Esaminatore europeo aveva proposto delle osservazioni in merito alla brevettabilità della domanda depositata da MaxMara S.r.l. (EP2412258A1), in ragione dell’esistenza di un’anteriorità giapponese (JP2006118095) che escludeva il requisito della novità delle rivendicazioni indipendenti 1 e 9 (corrispondenti al brevetto italiano). Anche la precedente invenzione giapponese “riguarderebbe una tasca composta da due porzioni che in sviluppo piano hanno bordi di mutuo accoppiamento tra loro non congruenti, la cui unione, attraverso una specifica cucitura, avrebbe dato luogo alla tipica struttura “tridimensionale” alla quale il brevetto di cui è causa si riferisce”[3].

In merito al secondo motivo di doglianza, Kocca S.r.l. deduceva l’erronea condanna all’integrale retroversione degli utili, nonché l’errata quantificazione degli stessi, in quanto il primo Giudice avrebbe errato nel determinare gli utili senza dedurre i costi fissi di produzione, dei quali – secondo la giurisprudenza maggioritaria – si dovrebbe tener conto per calcolare l’utile netto oggetto di restituzione. Per di più, la società appellante aveva richiesto, ed era riuscita ad ottenere, la rinnovazione della consulenza tecnica d’Ufficio, già espletata in primo grado, nonché la sospensione della condanna alla restituzione degli utili. Infatti, con decreto emanato in data 26 febbraio 2016, veniva sospesa provvisoriamente l’esecutività della sentenza impugnata. L’appellata mentre, con comparsa del 24 maggio 2016, si costituiva nel giudizio di appello, contestando la fondatezza del gravame e instando per il suo rigetto. Una volta tornata in istruttoria la causa, veniva disposta la rinnovazione del C.T.U. al fine di verificare la validità del titolo di proprietà industriale azionato da Max Mara S.r.l e veniva presentata dalla stessa un’istanza di limitazione del brevetto inerente alle rivendicazioni 1 e 9, alla luce della anteriorità del brevetto giapponese JP2006118095. In data 13 dicembre 2019. Il C.T.U. presentava la sua relazione finale nella quale affermava che “[…] reputa il brevetto italiano n. 1401348, nella forma modificata come da istanza di limitazione Max Mara, provvisto dei requisiti di validità, anche tenuto conto dell’anteriorità giapponese (brevetto 2006118095) e ritiene il pantalone KOCCA ‘Back Up’ non interferente con questo brevetto”[4].

A esito di una consulenza tecnica d’Ufficio favorevole a Kocca S.r.l., la Corte di Appello di Milano, con sentenza n. 2629/2020 del 20 ottobre 2020, da un lato ha accertato la parziale nullità del brevetto IT1401348 di titolarità di Max Mara S.r.l. nella sua formulazione originaria, accogliendo l’istanza di limitazione ai sensi dell’art. 79, c. 3, c.p.i. che andrà a sostituire il testo originario; e dall’altro ha dichiarato che il jeans di Kocca S.r.l. non interferisce con il brevetto Max Mara (come limitato) per mancanza degli elementi che lo stesso “rivendica come essenziali al fine di accrescere la convessità della regione gluteo del pantalone”.

Per questi motivi, non sussistendo nessuna ipotesi di contraffazione del brevetto italiano né di concorrenza sleale, sono state revocate le pesanti condanne pronunciate nel primo grado di giudizio a carico dell’azienda partenopea.

 

[1] Trib. Milano, Sezione specializzata in materia di impresa, sentenza n. 472 del 14/01/2016, disponibile qui.

[2] Ibidem.

[3] Corte di Appello di Milano, sez. specializzata in materia di impresa, n. 2629 del 20/10/2020.

[4] Ibidem.

Per meglio comprendere la decisione del Tribunale di Milano si legga: CORSO, Il brevetto vincente dei jeans Max Mara, Ius in Itinere, disponibile al seguente link https://www.iusinitinere.it/il-brevetto-vincente-dei-jeans-max-mara-31440

Si legga anche “Kocca, con lo studio legale Spheriens, vince in appello contro Max Mara” disponibile al seguente link https://www.lefonti.legal/kocca-con-lo-studio-legale-spheriens-vince-in-appello-contro-max-mara/