La riconoscibilità del “monogram” Louis Vuitton

A cura di Camilla Gentile 

1. La vicenda

La vicenda legale riguarda una procedura di opposizione presentata avanti all’EUIPO (Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale) in merito alla richiesta di registrazione di un marchio “a motivo”[1], da parte dell’azienda Qingjian Fu.

In particolare, il marchio per cui veniva avanzata richiesta di registrazione riguarda un motivo che riporta alcune somiglianze con il marchio figurativo tipico della maison francese Louis Vuitton.

Il famoso marchio figurativo “LV”[2], da tutti meglio conosciuto come “Monogram Louis Vuitton”, veniva registrato come marchio europeo in data 21 settembre 1998 all’interno di tre classi, ossia la n. 16 (cartoleria), n. 18 (prodotti in cuoio) e n. 25 (abbigliamento).

Il marchio, già molto conosciuto, ha nel tempo acquisito fama e notorietà, divenendo una delle trame più riconoscibili nel mondo dell’abbigliamento e non solo, vantando collaborazioni in diversi settori merceologici e con diverse aziende.

È necessario, pertanto, avere consapevolezza della storicità del marchio Louis Vuitton per poter comprendere la volontà di avanzare opposizione avverso il marchio di Qingjian Fu, nonché la conseguente decisione assunta dall’EUIPO.

Fonte: Decisione opposizione Ufficio EUIPO

2. I fatti

Quingjian Fu depositava domanda di registrazione del marchio nel febbraio 2023, all’interno delle classi n. 18 e n. 25, con l’intenzione, quindi, di utilizzare il proprio marchio “a motivo” su capi di abbigliamento e pelletteria.
Per tale ragione il 30 giugno 2023, Louis Vuitton avanzava opposizione alla richiesta di registrazione del marchio di proprietà di Fu.

In particolare l’opposizione della azienda parte di LVMH si basa sull’articolo 8.5 EUTMR[3] il quale prevede che il titolare di un marchio identico o simile ad un marchio precedente sia inibito alla registrazione quando il marchio è identico o simile al marchio anteriore – a prescindere dal fatto che i prodotti o i servizi per i quali si chiede la registrazione siano identici, simili o non simili a quelli per i quali è registrato il marchio anteriore – qualora il marchio UE anteriore goda di notorietà e l’uso senza giusto motivo del marchio depositato possa trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o recarvi pregiudizio.

 L’Ufficio deve quindi valutare cumulativamente queste condizioni (identità o somiglianza, notorietà e indebito vantaggio o pregiudizio) per poter poi prendere una decisione in merito alla controversia.

In particolare, nel caso in oggetto, le considerazioni della maison francese riguardano la somiglianza tra i due marchi e le medesime categorie merceologiche per cui, se registrato, il marchio di Quingjian Fu “avrebbe tratto indebito vantaggio o sarebbe stato dannoso per il carattere distintivo o la reputazione del marchio (precedentemente registrato)”[4].

3. Le motivazioni

Al termine della procedura, il 4 ottobre 2024 la Divisione dell’EUIPO ha accolto l’opposizione, respingendo la domanda di registrazione della “terza parte non affiliata” poiché il motivo per cui veniva richiesta la registrazione consiste in “una ripetizione di elementi decorativi che ricordano fiori con una lettera ‘B’ all’interno e stelle con la lettera ‘R’ all’interno per l’uso su abbigliamento e pelletteria”[5] e, pertanto, il marchio per cui è richiesta la registrazione è molto simile al monogramma registrato anteriormente da Louis Vuitton.
La decisione dell’EUIPO si basa principalmente sul fatto che la registrazione consentirebbe al titolare del marchio successivo di sfruttare la reputazione del marchio antecedente e rinomato.

Louis Vuitton, nella propria opposizione, ha prodotto diverse prove della reputazione duratura del proprio marchio figurativo cd. “Toile Monogram”, risalente al 1896 e registrato a livello europeo, circa 100 anni dopo.
Tra le prove prodotte da Louis Vuitton vi sono classifiche di marchi rinomati, nelle quali il marchio si posizionava costantemente come uno dei principali brand di lusso al mondo, le prove di campagne pubblicitarie di alto profilo, nonché il suo coinvolgimento di lunga data in importanti eventi sportivi, come la progettazione di bacheche per i trofei della Coppa del Mondo FIFA[6], dell’Australia Open[7] e del Gran Premio di Monaco di Formula 1[8], riportanti il monogramma registrato. 
Oltre a ciò, Louis Vuitton ha prodotto post sui social media ed estratti di riviste per illustrare l’uso diffuso del proprio marchio figurativo in numerose linee di prodotti, tra cui borse, valigie e abbigliamento.

Tali prove hanno dimostrato l’utilizzo del marchio antecedente per un periodo di tempo rilevante e sono state ritenute sufficienti per superare le somiglianze visive minime tra i due marchi, poiché la Divisione opposizione dell’EUIPO ha ritenuto che la struttura complessiva e la presentazione dei marchi fossero sufficientemente simili da, unitamente alla notorietà del marchio antecedente, confondere potenzialmente i consumatori, consentendo al marchio successivo di trarre un ingiusto vantaggio dal pregio associato al marchio rinomato.

Secondo la decisione[9] della Divisione, il marchio Monogram di Louis Vuitton ha acquisito una reputazione nelle regioni territoriali interessate (segnatamente Italia e Francia) prima del deposito della domanda per il marchio contestato: “La reputazione implica una soglia di conoscenza che viene raggiunta solo quando il marchio anteriore è noto a una parte significativa del pubblico interessato per i prodotti o servizi che copre”, osservando che la reputazione è misurata considerando “la quota di mercato detenuta dal marchio, l’intensità, l’estensione geografica e la durata del suo utilizzo e l’entità dell’investimento effettuato dall’impresa per promuoverlo”.

L’opponente aveva, infatti, rilevato come la registrazione del marchio successivo avrebbe potuto portare ad uno sfruttamento della reputazione del marchio rinomato tramite il trasferimento dell’immagine e delle caratteristiche del prodotto rinomato sul prodotto contestato, ciò comportando la facilitazione nella commercializzazione dei prodotti successivi grazie all’associazione tra i due segni^[10]. Tale associazione positiva sarebbe data dal fatto che la “Toile Monogram” è “ormai diventata messaggio di lusso, esclusività ed eleganza. Pertanto, utilizzando un motivo molto simile, il richiedente aggiungerebbe valore alla propria attività e risparmierebbe investimenti di marketing e pubblicità, beneficiando del trasferimento di questo messaggio positivo ai suoi prodotti”.

4. La decisione

Nonostante le evidenti differenze tra i due marchi, la Divisione ha rilevato che la struttura e la presentazione dei due segni sono sufficientemente simili da stabilire una somiglianza e che l’uso di disegni quali stelle e fiori – elementi decorativi comuni nella moda – potrebbe confondere i consumatori, soprattutto considerando che entrambi i marchi sono apposti su prodotti simili, come borse e abbigliamento.

Tra le considerazioni dell’Ufficio vi è quindi la reputazione in territori specifici che costituiscono mercati chiave per il tipo di prodotto in oggetto e il fatto che si tratti delle medesime classi di prodotto  – ossia la 18 e la 25 -, circostanze che consentirebbero a Fu di trarre ingiustamente vantaggio dal marchio antecedente, così come affermato dall’opponente.
Da ciò deriverebbe il potenziale collegamento mentale che i consumatori coglierebbero tra i due marchi, al di là della minima somiglianza visiva (le lettere del marchio antecedente sono “L” e “V” mentre quelle del marchio successivo sono “R” e “B”), con conseguente rischio di danno reputazionale per Louis Vuitton.

Per tali motivi, nonostante alcune visibili difformità tra i motivi, l’Ufficio ha accolto l’opposizione, sulla base dell’art. 8.5 EUTMR, senza considerare ulteriori motivazioni avanzate dall’opponente, e rigettato la domanda di registrazione di marchio europeo di Quingjian Fu.

Tale decisione costituisce solo uno dei tanti precedenti che Louis Vuitton può vantare nei casi, sempre più frequenti, di imitazione del proprio marchio Monogram.

 

[1] https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/018832921

[2] https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/000015602

[3] Regolamento (UE) n. 2017/1001: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1001&from=it

[4] ATTO INTRODUTTIVO LV

[5] https://euipo.europa.eu/copla/document/33CqTq?ticket=ST-2381-qFNr38qkcTWF0wlQQsFxHYKXR-A-cas-79689fdfb5-5jzwd

[6] Baule firmato Louis Vuitton per la Coppa del Mondo Fifa, 2022: https://www.gqitalia.it/sport/article/louis-vuitton-baule-coppa-mondiali-calcio

[7] Bauli realizzati per il torneo di tennis Australian Open, 2023: https://www.esquire.com/it/stile/moda-uomo/a46126609/louis-vuitton-partner-australian-open-bauli/

[8] Confanetto realizzato per il Gran Premio di Formula 1, 2024:https://www.iconmagazine.it/lifestyle/louis-vuitton-firma-la-vittoria-al-gran-premio-f1-di-monaco/

[9] Decisione opposizione n. B 3 198 676 (EUIPO): https://euipo.europa.eu/copla/document/33CqTq?ticket=ST-2381-qFNr38qkcTWF0wlQQsFxHYKXR-A-cas-79689fdfb5-5jzwd

[10] Casi cui viene fatto riferimento nel testo della decisione: 06/07/2012, T 60/10, ROYAL SHAKESPEARE / RSC- ROYAL SHAKESPEARE COMPANY e altri, EU:T:2012:348, § 48; 22/03/2007, T 215/03, VIPS / VIPS, EU:T:2007:93, § 40.