L’assenza del riconoscimento di tutela per i titolari di diritti di proprietà intellettuale in Russia

L’assenza del riconoscimento di tutela per i titolari di diritti di proprietà intellettuale in Russia

a cura di Dott.ssa Chiara Zampaglione

I provvedimenti adottati dal Governo russo

La crisi in Ucraina ha indotto taluni Paesi del mondo – tra cui, Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Corea del Sud, Taiwan e gli Stati membri dell’Unione Europea – ad adottare delle specifiche sanzioni, individuali ed economiche, nei confronti della Russia [1].

In risposta a tali misure, il Governo russo, guidato dall’attuale Primo Ministro Mikhail Mishustin, ha emanato il decreto n. 299/2022, con il quale viene conferito all’Esecutivo il potere di autorizzare lo sfruttamento dei diritti di proprietà intellettuale derivanti da brevetti, disegni e modelli di utilità, anche in assenza del consenso dei titolari dei diritti in questione. Nello specifico, a partire dallo scorso 6 marzo 2022, il Governo russo può rilasciare licenze obbligatorie senza dover riconoscere alcun indennizzo ai titolari dei diritti di proprietà intellettuale appartenenti a Paesi che hanno adottato delle misure di contrasto all’avanzata militare russa in Ucraina – i cosiddetti “Paesi Ostili” – di cui il provvedimento contiene una lista dettagliata [2].

Le prescrizioni disposte con il decreto in questione sembrerebbero, prima facie, legittimate dall’art. 1360 del Codice civile russo (“Гражданский кодекс Российской Федерации”) che, da una parte, ammette la possibilità di rilasciare licenze obbligatorie e di garantire il libero utilizzo di diritti di brevetto, modelli d’utilità e design industriali in presenza di determinate circostanze, quali, a titolo di esempio, la difesa e la sicurezza nazionale, dall’altra, invece, riconosce ai titolari di tali diritti di proprietà intellettuale la corresponsione di un equo compenso [3].

Le disposizioni di legge del suddetto articolo si allineano, infatti, ad una serie di obblighi internazionali a cui è vincolata la Russia in qualità di Stato membro dell’Organizzazione Mondiale del Commercio (WTO – World Trade Organization)[4] ed in virtù della ratifica del trattato internazionale TRIPS (Agreement on Trade-related Aspects of Intellectual Property Rights), di cui l’art. 31, rubricato “Other Use Without Authorization of the Right Holder” riconosce al titolare dei diritti di proprietà intellettuale la corresponsione di un equo compenso in caso di utilizzo, senza previo consenso, di tali diritti [5].

La decisione del Tribunale Arbitrale della Regione di Kirov

Inoltre, ancora prima dell’entrata in vigore delle previsioni normative dello scorso 6 marzo 2022, le garanzie minime di tutela per i titolari di diritti di proprietà intellettuale, in Russia, avevano iniziato a venir meno.

In particolare, il Tribunale Arbitrale della Regione di Kirov con decisione n. A28-11930/2021 aveva respinto il ricorso della società britannica Entertainment One UK Ltd. (eOne) in merito all’uso illegittimo dei propri diritti di marchio e copyrights.

La ricorrente britannica – titolare delle registrazioni di marchio internazionale, che designano tra gli altri paesi anche la Russia, n. 1212958 e n. 1224441, rispettivamente per il marchio figurativo e denominativo del personaggio di “Peppa Pig” dell’omonimo cartone animato – aveva citato in giudizio l’imprenditore russo Ivan Vladimirovich Kozhevnikov, il quale aveva utilizzato senza il consenso della eOne i marchi in questione per riprodurre una propria versione dei personaggi di Peppa Pig e Papà Pig. Nel caso di specie, il Presidente del Collegio, il giudice Andrei Pavlovich Slavinsky, aveva sostenuto che “in considerazione delle misure restrittive imposte alla Federazione Russa e dello status dell’attore (l’attore si trova nel Regno Unito), il tribunale considera le azioni dell’attore come un abuso di diritto, che è un motivo indipendente per respingere la domanda” [6].

Le sanzioni economiche inflitte da parte del Regno Unito alla Russia giustificavano, nella circostanza in questione, l’assenza del riconoscimento di tutela dei diritti di marchio e copyrights e consentivano, così, al Tribunale Arbitrale di negare il risarcimento di 40.000,00 rubli richiesti da parte della eOne per la violazione dei propri diritti di proprietà intellettuale.

In base alla legislazione locale, alla parte soccombente è riconosciuta la possibilità di appellare la decisione in questione avanti alla Seconda Corte d’Appello Arbitrale di Kirov, entro un mese dalla notifica della sentenza di primo grado [7]. Tuttavia, le probabilità che i giudici di secondo grado accolgano l’appello, ribaltando la decisione del Tribunale, appaiono – allo stato attuale – estremamente ridotte.

Il “trademark squatting” in Russia

A seguito di tale pronuncia e alla luce delle vigenti disposizioni normative, l’Ufficio Marchi russo  aveva iniziato a ricevere diverse domande di marchio aventi ad oggetto marchi notori appartenenti a multinazionali come McDonald’s e Starbucks.

Lo scorso 12 marzo 2022 una società russa, la Russian-Field-Logistic LLC., aveva, infatti, presentato la domanda di marchio russo n. 2022715219 per il segno raffigurante il logo di titolarità di McDonald’s la cui “M” risultava capovolta sul lato destro e rivendicante servizi di bar, caffetteria e ristorazione all’interno della classe 43 stabilita dalla Classificazione di Nizza. La domanda di marchio in questione contiene, inoltre, la dicitura cirillica “Дядя Ваня” (“Zio Vanja”), che farebbe riferimento all’opera teatrale del noto scrittore e drammaturgo russo Anton Pavlovič Čechov [8]. Secondo quanto emerso, infatti, dalle dichiarazioni pubblicate sui social network dall’avvocato statunitense Josh Gerben, sembrerebbe che la società titolare della domanda di marchio in questione intenda approfittare della chiusura di oltre 800 locali da parte di McDonald’s in Russia per costituire la propria catena nazionale di fastfood, rinominata “Zio Vanja”, in onore del celebre autore russo [9].

Per quanto riguarda, invece, le altre domande di marchio depositate in violazione di antecedenti diritti di proprietà intellettuale di McDonald’s e Starbucks e pervenute all’Ufficio Marchi russo, figurerebbero le domande n. 2022715436 “Макдак” (“McDuck”, un’espressione utilizzata, in Russia, per riferirsi a McDonald’s), n. 2022715435 “Макдональдс” (“McDonald’s”) e n. 2022715469 “Starbucks”, tutte di titolarità di una cittadina russa, Ekaterina Yurievna Petrunina. Tali domande rivendicherebbero, inoltre, servizi di intrattenimento e ristorazione ricompresi nelle classi 41 e 43 della Classificazione di Nizza [10].

Tale fenomeno, anche noto come “trademark squatting” [11] non si è, tuttavia, arrestato con i depositi dei suddetti marchi in violazione dei diritti di McDonald’s e Starbucks. Nelle ultime settimane sono state, infatti, depositate altre domande di marchio, in violazione di precedenti diritti di proprietà intellettuale di altre multinazionali quali Coca-Cola, Adidas, Audi, BMW [12].

Conclusioni

Ad oggi, è interessante notare come l’Ufficio Marchi russo debba ancora procedere all’esame delle suddette domande di marchio.

Pertanto, un eventuale provvedimento di concessione e/o di rifiuto verrà emesso solo tra qualche mese, quando, verosimilmente, la situazione del Paese potrebbe rivelarsi completamente diversa rispetto a quella vigente.

Inoltre, non risulta ancora ben chiaro se la portata del decreto promulgato dal Governo russo si estenda ai diritti di marchio e di software, anche se una conferma sul punto potrebbe arrivare nelle prossime settimane [13].

Allo stato attuale, appare evidente che la sentenza del Tribunale Arbitrale e le misure recentemente adottate da parte dal Governo russo costituiscano una minaccia per l’intero sistema di proprietà intellettuale e, in particolare, per quegli standard minimi di tutela riconosciuti dall’Organizzazione Mondiale del Commercio che rappresentano, per gli operatori economici di tutto il mondo, la condizione imprescindibile per un corretto ed equilibrato commercio a livello internazionale [14].

[1] Per maggiori informazioni sulle sanzioni recentemente adottate si faccia riferimento al seguente link https://www.bbc.com/news/world-europe-60125659;

[2] E’ possibile consultare il testo del decreto (in russo) al seguente link http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203070005;

[3] Le disposizioni del Codice civile russo in lingua inglese sono disponibili al seguente link https://www1.fips.ru/en/documents/civil-code-of-the-russian-federation-4.php;

[4] L’adesione all’Organizzazione Mondiale del Commercio è vincolata alla ratifica, da parte del singolo Stato, degli accordi multilaterali sul commercio GATT (General Agreement on Tariffs and Trade), GATS (General Agreement on Trade in Services) e TRIPS (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights). Per maggiori informazioni visitare il sito dell’OMC https://www.wto.org;

[5] TRIPS, art. 31, disponibile online al seguente link https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips_04c_e.htm

[6] Tribunale Arbitrale della Regione di Kirov, Sentenza n. A28-11930/2021, 3 marzo 2022. Il testo della decisione è disponibile (in russo) al seguente link https://kvnews.ru/upload/file/A28-11930-2021_20220303_Reshenie.pdf;

[7] D. Kass,  “Russia OKs Use Of Peppa Pig TM As Sanctions Retaliation”, marzo 2022, disponibile online al seguente link https://www.law360.com/articles/1473286/russia-oks-use-of-peppa-pig-tm-as-sanctions-retaliation;

[8] Per maggiori informazioni sulla domanda di marchio russo si faccia riferimento al seguente link https://www1.fips.ru/registers-doc-view/fips_servlet?DB=RUTMAP&DocNumber=2022715219&TypeFile=html;

[9] Il post Twitter dell’Avvocato Josh Gerben è disponibile online al seguente link https://twitter.com/JoshGerben/status/1504082125968007174;

[10] Per maggiori informazioni sulle domande di marchio russo si faccia riferimento ai seguenti link

https://www1.fips.ru/registers-doc-view/fips_servlet?DB=RUTMAP&DocNumber=2022715436&TypeFile=html https://www1.fips.ru/registers-doc-view/fips_servlet?DB=RUTMAP&DocNumber=2022715435&TypeFile=html e https://www1.fips.ru/registers-doc-view/fips_servlet?DB=RUTMAP&DocNumber=2022715469&TypeFile=html;

[11] Con “trademark squatting” si fa riferimento alla registrazione, in forma abusiva, di marchi di titolarità altrui. La pratica in questione risulta, ad oggi, principalmente diffusa in Cina, in cui la proliferazione di contraffazioni di marchi permette ai trasgressori di richiedere ed ottenere ingenti quantità di denaro da parte dei legittimi titolari dei marchi in questione. Per maggiori informazioni sul fenomeno si faccia riferimento al seguente link https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_econstat_wp_22.pdf ;

[12] Per maggiori informazioni sulle ultime domande di marchio depositate si faccia riferimento ai seguenti link

https://www1.fips.ru/registers-doc-view/fips_servlet?DB=RUTMAP&DocNumber=2022716582&TypeFile=html

https://www1.fips.ru/registers-doc-view/fips_servlet?DB=RUTMAP&DocNumber=2022717061&TypeFile=html

https://www1.fips.ru/registers-doc-view/fips_servlet?DB=RUTMAP&DocNumber=2022717601&TypeFile=html

https://www1.fips.ru/registers-doc-view/fips_servlet?DB=RUTMAP&DocNumber=2022717062&TypeFile=html

[13] H. Knowles, Z. Pozen, “Russia says its businesses can steal patents from anyone in ‘unfriendly’ countries”, marzo 2022, disponibile online al seguente link https://www.washingtonpost.com/business/2022/03/09/russia-allows-patent-theft;

[14] M. Maffei, “Guerra Russia-Ucraina: sotto assedio anche la proprietà intellettuale”, marzo 2022, disponibile online al seguente link https://www.aboutpharma.com/blog/2022/03/11/la-russia-dichiara-guerra-anche-alla-proprieta-intellettuale/.