mercoledì, Luglio 24, 2024
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Marchi notori e rischio di confusione: Gucci contro Zhao Yong

  1. Il caso

Il procedimento, prende avvio dall’azione di nullità intentata dalla Guccio Gucci S.p.A. nei confronti di due marchi di proprietà del sig. Zhao Yong (in particolare i marchi n. 1197772[1]  e n. 1355749[2]).
La maison Gucci è titolare di numerosi marchi costituiti dalla sola lettera “G” o dalla coppia di lettere “GG” (spesso rappresentate come marchio figurativo, con le due lettere in posizione speculare).
In relazione al proprio marchio (in particolare possiamo considerare per esempio i n. 85921446[3] e n. 76621229[4]), Gucci ha agito affinché i due marchi di Yong venissero dichiarati nulli per difetto di novità, qualificando la condotta quale contraffazione della propria registrazione anteriore ed ha chiesto l’inibitoria della produzione, commercializzazione, pubblicità e offerta in vendita relativamente ai prodotti recanti i marchi riconducibili a Gucci[5].

Nel 2015, con sentenza n. 988 del 24.03.2015[6], il Tribunale di Firenze si è espresso sfavorevolmente nei confronti della casa di moda, accogliendo solo parzialmente l’azione di nullità della società fiorentina, rigettando la registrazione di un solo marchio, rispetto ai due contestati, di proprietà di Yong.

L’anno successivo, la Corte d’Appello di Firenze, con sentenza n. 1006 del 15.06.2016[7], ha riformato in peius la pronuncia. In particolare, la Corte di Appello ha rigettato la richiesta di nullità per entrambi i segni della parte convenuta, ritenendo che i marchi del Sig. Zhang Yong presentassero delle differenziazioni (per esempio, il riempimento nella gobba della lettera “G” per il marchio n. 1197772) idonee ad escludere ogni rischio di confusione ed associazione con il marchio Gucci.
La Corte d’Appello, pur riconoscendo la somiglianza dei segni, nonché l’alta rinomanza del marchio Gucci, ha limitato la propria valutazione al solo rischio confusorio, escludendolo.

Gucci ha, dunque, eccepito in sede di legittimità come il suo marchio dovesse accedere ad una tutela rafforzata, quale è quella ultra-merceologica[8].
Tale tutela prescinde dal principio di relatività tipica dei marchi ordinari, essendo accordata anche nei confronti di segni che contraddistinguono prodotti o servizi non identici o affini a quelli contrassegnati dal marchio notorio, e dispensa, allo stesso tempo, l’organo giudicante dall’esame di qualsiasi rischio di confusione.
La Corte di Cassazione si è espressa, quindi, sulla questione concernente una domanda di nullità per carenza di novità, ex art. 12 comma 1 lett. d) ed e) CPI[9], ed ha ribaltato le decisioni di primo e secondo grado che, seppur difformi, si ponevano nella stessa direzione, accogliendo con rinvio il ricorso di Gucci S.pA. concernente il difetto di novità della registrazione dei due marchi di proprietà di Yong[10].

  1. Notorietà e rinomanza

L’articolo 7 CPI[11] include espressamente le lettere tra i possibili elementi di marchio.
Naturalmente, per poter essere tali, essi devono presentare tutti i requisiti di validità, tra i quali spicca il carattere distintivo. In particolare, tali segni non devono essere divenuti di uso comune (per esempio: le lettere non devono indicare qualità o caratteristiche di un prodotto nel linguaggio corrente).
La semplicità e l’essenzialità dei marchi formati da sole lettere non determina, tra l’altro, la loro qualificazione come marchi deboli o tutelati in misura minore rispetto ad altri marchi. Anzi.
Una lettera, o una combinazione di più lettere, può addirittura divenire un marchio notorio o marchio di rinomanza[12], qualora essa sia conosciuta da una parte significativa del pubblico di consumatori interessati ai prodotti o servizi, contraddistinti dal segno medesimo. Questa tutela cd. ultra-merceologica prescinde dal rischio di confusione ed è valida per tutti i marchi che godono di una certa rinomanza, ossia marchi che detengono specifiche caratteristiche (la rinomanza deve essere territoriale e deve essere considerata da tutto il pubblico interessato).
La nota sentenza General Motors (Corte di Giustizia CE, 14 settembre 1999, C-375/97[13]) ha definito la rinomanza come “l’attitudine del segno a comunicare un messaggio al quale sia possibile agganciarsi anche in difetto di una confusione sull’origine” riconoscendo particolare tutela al marchio quando lo stesso è “conosciuto da una parte significativa del pubblico interessato ai prodotti o servizi da esso contraddistinti”.
Secondo la Corte Europea, tra i parametri che il giudice nazionale deve tenere in considerazione per determinare il grado di notorietà di un marchio, rientrano la quota di mercato, l’intensità, l’ambito geografico e la durata del suo uso, nonché gli investimenti realizzati dall’impresa per promuoverlo[14].
Maggiore è la notorietà del marchio, maggiore sarà l’estensione della tutela, sino a ricomprendere ambiti merceologici mano a mano meno affini.

Nel caso Gucci, i Giudici di secondo grado avevano rigettato la richiesta di nullità per difetto di novità, per entrambi i marchi di parte convenuta, dando rilievo al principio secondo cui per la dichiarazione di nullità per difetto di novità sarebbe necessaria la sussistenza di un pericolo di confusione o associazione tra i segni, non ravvisabile nel caso di specie.
Infatti, nelle motivazioni della decisione si sottolinea come i segni di Yong presentassero, in realtà, sufficienti elementi di differenziazione rispetto a quelli individuati da Gucci, e come la notorietà dei segni di Gucci fosse tale da far sì che questi rimanessero chiaramente impressi nella mente del consumatore medio qualificato. La Corte ha pertanto escluso la possibilità che i marchi di titolarità del sig. Yong fossero idonei a indurre il pubblico in confusione.
Questa pronuncia rileva come l’attrattiva del marchio Gucci non possa essere compromessa da un segno successivo non idoneo ad ingannare la clientela – qualificata ed esperta – a cui si rivolge, discostandosi molto dalla posizione prevalente sia della dottrina sia della giurisprudenza[15].
Questo iter logico omette, infatti, di considerare che la tutela rafforzata spettante ai marchi di rinomanza è del tutto disancorata dai canonici principi di relatività, non richiedendo la sussistenza di alcun rischio di confusione.

Per questi motivi, la Corte di Cassazione ha evidenziato che nell’analisi della tutela del marchio rinomato, pur dovendo sussistere un certo grado di somiglianza tra il segno contestato e il marchio rinomato, non è necessario che detta somiglianza conduca ad un rischio di confusione[16].
L’unica verifica a cui il Giudicante deve procedere è che possa instaurarsi, nel pubblico, un nesso tra i segni in conflitto, tale da consentire al contraffattore di trarre (grazie alla vicinanza visiva, fonetica e concettuale tra i segni) un indebito vantaggio dalla rinomanza dell’altrui marchio anteriore o, in alternativa, di recare al titolare del marchio un pregiudizio[17].

La Corte ha, quindi, accolto l’interpretazione proposta da parte attrice, in quanto conforme alla sua stessa giurisprudenza (richiamando la celebre sentenza n. 26000/2018[18]), nonché alla consolidata giurisprudenza comunitaria (ex multis, Corte di Giustizia dell’Unione Europea, C-487/07, L’Oreal[19]).

  1. La dilution by bluring e dilution by tarnishment

I marchi famosi o, meglio, notori godono di una tutela rafforzata che va oltre il semplice rischio di confusione tra i prodotti.
La protezione mira ad evitare il rischio cd. di diluizione (o corrosione) del brand ed a combattere il fenomeno del cd. parassitismo[20].
La Corte di Cassazione rileva come, nel caso di specie, il Giudicante di seconde cure abbia omesso di considerare la tutela rafforzata prevista dal Dlgs 30/2205, trascurando gli approdi giurisprudenziali della Corte UE[21] secondo cui è sufficiente che sussista un nesso tra il segno e il marchio.

In un processo di imitazione scorretta, il contraffattore si inserisce indebitamente nell’alveo del marchio anteriore, approfittando in modo parassitario degli investimenti effettuati dal titolare per affermare la propria brand identity.
Oltre all’utilizzo del segno senza giustificato motivo, è necessario che detto uso possa portare al contraffattore un indebito vantaggio o arrecare, al titolare del marchio rinomato, un pregiudizio.
Il vantaggio deriva dal nesso tra i marchi in comparazione: infatti, il consumatore che conosce bene il marchio rinomato, ed i relativi valori e la reputazione, potrebbe essere indotto ad acquistare consapevolmente i prodotti contrassegnati da un segno simile a quello rinomato.
Una scelta che molto spesso viene dettata dal desiderio di possedere quanto di più simile al prodotto di un brand famoso, tentando, addirittura, di spacciarlo per autentico.
Il pregiudizio per il titolare del marchio può declinarsi, così, nelle forme della dilution by blurring e della dilution by tarnishment[22].
Nel primo caso, il marchio notorio subisce gli effetti pregiudizievoli derivanti dall’indebolimento del suo carattere distintivo, a causa della perdita della sua unicità sul mercato e per la conseguente compromissione della brand identity, ossia quando il carattere distintivo di un marchio famoso è compromesso dall’associazione con un altro marchio simile.
Nel secondo caso, viene ad essere compromessa la reputazione del marchio rinomato qualora il terzo utilizzi il segno contestato per prodotti o servizi di qualità scadente o, comunque, non in linea con l’immagine del marchio, ledendo la reputazione di un marchio famoso tramite associazione.

Come sottolineato dalla Suprema Corte, è chiaro che “[…] una estesa commercializzazione di prodotti recanti segni identici o simili a marchi rinomati possa fondatamente cambiare le abitudini della clientela cui tali articoli sono normalmente indirizzati, soprattutto di quella che è orientata all’acquisto per il carattere esclusivo del prodotto, per l’elevatissimo target del medesimo, la quale, per non incorrere nel rischio che il suo costoso accessorio di lusso possa essere confuso con uno contraffatto, può dirigersi verso altre marche altrettanto rinomate”[23].

In base a tali tipi di diluizione diviene irrilevante la circostanza per la quale un consumatore venga indotto o meno in errore sull’origine imprenditoriale del prodotto contraffatto, essendo sufficiente l’esistenza di un astratto indebolimento dell’unicità o della reputazione del marchio.
La nozione di parassitismo si collega proprio al vantaggio tratto dal terzo dall’uso del segno identico o simile, comprendendo, in particolare, il caso in cui, grazie ad un trasferimento dell’immagine del marchio o delle relative caratteristiche, “sussista un palese sfruttamento parassitario nella scia del marchio che gode di notorietà senza che il titolare del marchio posteriore abbia dovuto operare sforzi propri in proposito e senza qualsivoglia remunerazione economica atta a compensare lo sforzo commerciale effettuato dal titolare del marchio per crearlo e mantenerne l’immagine. Il titolare del segno posteriore, in sostanza, ponendosi nel solco del marchio notorio, beneficia del suo potere attrattivo, della sua reputazione e del suo prestigio, senza dover sborsare alcun corrispettivo economico”. Prosegue la Suprema Corte “Dunque, è del tutto irrilevante che coloro i quali sono soliti acquistare prodotti Gucci possano non essere indotti in errore in ordine alla provenienza del prodotto recante il marchio del contraffattore, potendo tale prodotto indirizzarsi a quei consumatori che lo scelgono in modo consapevole non per le sue caratteristiche, decorative o di materiale, intrinseche, ma solo per la sua forte somiglianza a quello “celebre”, magari per “spacciarlo” come quello originate ai conoscenti meno attenti o meno qualificati nel riconoscere i marchi rinomati”[24].

  1. Conclusioni

In definitiva, conclude la decisione, “quanto all’intensità della notorietà e del grado di carattere distintivo del marchio, è stato evidenziato che più il carattere distintivo e la notorietà del marchio di cui si tratta sono rilevanti, più facilmente sarà ammessa l’esistenza di una violazione; inoltre, più l’evocazione del marchio ad opera del segno successivo è immediata e forte, più aumenta il rischio che l’uso attuale o futuro del segno tragga un vantaggio indebito dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio o rechi loro pregiudizio”[25].

Tale pronuncia si pone in linea con la maggior parte della giurisprudenza italiana[26], ormai consolidata[27].

Il giudice del rinvio dovrà, dunque, accertare se l’utilizzo del marchio posteriore possa costituire, in ragione della disamina operata in sede di legittimità, un uso privo di giusta causa, il quale permetta, da una parte, di trarre indebitamente profitto dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio Gucci, o, d’altra parte, recare un pregiudizio alla casa di moda.

[1] Marchio di proprietà di Zhao Yong, contestato da Guccio Gucci S.p.A., visibile al seguente link: https://branddb.wipo.int/en/quicksearch/brand/IT502006901466277?by=number&v=1197772&rows=15&sort=score%20desc&start=0&_=1668536548987&i=10

[2] Marchio di proprietà di Zhao Yong, contestato da Guccio Gucci S.p.A., visibile al seguente link: https://branddb.wipo.int/en/quicksearch/brand/IT502008901681421?by=number&v=1355749&rows=15&sort=score%20desc&start=0&_=1668536602065&i=7

[3] Marchio di proprietà di Gucci S.p.A., visibile al seguente link: https://branddb.wipo.int/en/quicksearch/brand/US502013085921446?by=number&v=85921446&rows=15&sort=score%20desc&start=0&_=1668536928421&i=0

[4] Marchio di proprietà di Gucci S.p.A., visibile al seguente link: https://branddb.wipo.int/en/quicksearch/brand/US502004076621229?by=number&v=76621229&rows=15&sort=score%20desc&start=0&_=1668536969130&i=0

[5] Cassazione civile sez. I, 07/10/2021 n. 27217, sentenza Gucci/Y.Z., reperibile QUI

[6] V. Gazzarri, Gucci e la (vittoriosa) solitudine delle “lettere prime”, estratto da Sprint, disponibile al seguente link: https://sistemaproprietaintellettuale.it/notizie/angolo-del-professionista/22856-gucci-e-la-vittoriosa-solitudine-delle-lettere-prime.html

[7] V. Gazzarri, Gucci e la (vittoriosa) solitudine delle “lettere prime”, estratto da Sprint, disponibile al seguente link: https://sistemaproprietaintellettuale.it/notizie/angolo-del-professionista/22856-gucci-e-la-vittoriosa-solitudine-delle-lettere-prime.html

[8] G. Gori, La tutela “ultra-merceologica” dei marchi che godono di rinomanza, estratto da Cocuzza&Associati Studio Legale, disponibile al seguente link: https://www.cocuzzaeassociati.it/ultime-notizie/tutela-ultramerceologica-marchi/

[9] https://www.brocardi.it/codice-della-proprieta-industriale/capo-ii/sezione-i/art12.html

[10] Cassazione civile sez. I, 07/10/2021 n.27217, sentenza Gucci/Y.Z., si veda nota n. 5.

[11] https://www.brocardi.it/codice-della-proprieta-industriale/capo-ii/sezione-i/art7.html?q=7+cpropind&area=codici

[12] E. Troiani, Marchio Notorio e lo Stato di Rinomanza, estratto da Registrare Marchio, disponibile al seguente link: https://registrare-marchio.com/marchio-notorio-e-lo-stato-di-rinomanza/

[13] Testo della sentenza CGUE GM/Yplon, C-375/97, reperibile al seguente link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:61997CJ0375&from=DE

[14] Punto 27 Sentenza CGUE GM/Yplon, C-375/97: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:61997CJ0375&from=DE

[15] A. Baldi, Marchio di rinomanza: sì alla tutela ultramerceologica, estratto da Altalex, disponibile al seguente link: https://www.altalex.com/documents/news/2013/07/02/marchio-di-rinomanza-si-alla-tutela-ultramerceologica

[16] Cassazione civile sez. I, 07/10/2021 n.27217, sentenza Gucci/Y.Z., si veda nota n. 5.

[17] Vedasi le sentenze Adidas-Salomon e Adidas Benelux, 23 ottobre 2003, causa C- 408/2001, punti 29 e 31, 41, reperibili al seguente link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:62001CJ0408&from=GA

[18] Corte di Cassazione sentenza n. 26000/2018 Gucci/Pelletteria L. di Z.S, al seguente link: https://sentenze.laleggepertutti.it/sentenza/cassazione-civile-n-26000-del-17-10-2018

[19] Testo della sentenza CGUE L’Oreal e altri/Bellure e altri reperibile a questo link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:62007CJ0487&from=IT

[20] G. Gagliano, “La tutela dei marchi rinomati: i fenomeni della “diluizione”, della “corrosione” e del “parassitismo””, estratto da Altalex, reperibile al seguente link: https://www.altalex.com/documents/2021/11/02/la-tutela-dei-marchi-rinomati-i-fenomeni-della-diluizione-della-corrosione-e-del-parassitismo

[21] G. Gagliano, “La tutela dei marchi rinomati: i fenomeni della “diluizione”, della “corrosione” e del “parassitismo””, estratto da Altalex, reperibile al seguente link: https://www.altalex.com/documents/2021/11/02/la-tutela-dei-marchi-rinomati-i-fenomeni-della-diluizione-della-corrosione-e-del-parassitismo

[22] Definizione di dilution by blurring e dilution by tarnishment, estratto dal Legal Information Institute Cornell Law School, reperibile al seguente link: https://www.law.cornell.edu/wex/dilution_(trademark)#:~:text=Dilution%20by%20blurring%20occurs%20when,similar%20mark%20or%20trade%20name

[23] Cassazione civile sez. I, 07/10/2021 n.27217, sentenza Gucci/Y.Z., si veda nota n. 5.

[24] Cassazione civile sez. I, 07/10/2021 n.27217, sentenza Gucci/Y.Z., si veda nota n. 5.

[25] Cassazione civile sez. I, 07/10/2021 n.27217, sentenza Gucci/Y.Z., si veda nota n. 5.

[26] Studio Legale Jacobacci & Associati, estratto da CCI France Italie, reperibile al seguente link: https://www.chambre.it/attualita/n/news/marchi-notori-in-italia-protezione-rinforzata.html

[27] N. Bottero – M. Travostino, “Il Diritto dei Marchi d’Impresa”, 2009 Utet.

Camilla Gentile

Avvocato. Camilla Gentile nasce in provincia di Brescia il 12 Aprile 1994. Dopo il conseguimento della maturità classica, si laurea in giurisprudenza nell’aprile 2019 presso l’Università degli Studi di Brescia con una tesi dal titolo “La tutela giuridica dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale nel settore della moda”, con un approfondimento sulla disciplina della contraffazione in Italia, America e Francia. Dopo la laurea si iscrive al registro praticanti del Foro di Brescia e svolge la pratica forense in uno studio legale di diritto civile e penale. Contraddistinta da una forte passione per il diritto e la moda, successivamente segue diversi corsi specifici in tema di proprietà industriale ed intellettuale. Si distingue per curiosità, entusiasmo ed impegno. Collabora per Ius in Itinere nell’area di Fashion Law ed Influencer Marketing. Mail: avv.camillagentile@gmail.com

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