sabato, Giugno 15, 2024
Diritto e Impresa

Il carattere individuale dei disegni e dei modelli: un’analisi interpretativa

Affinché un disegno o un modello possa essere validamente registrato occorre che esso non soltanto sia “nuovo” rispetto ad altri già divulgati, ma che sia anche dotato del cosiddetto “carattere individuale” (cfr. art. 43 lett. a) c.p.i.)[1]. Orbene, cosa si intende per “carattere individuale”?

All’interno della vecchia Legge Modelli[2]non si trovava testualmente traccia di tale elemento e tuttavia un requisito omologo era costituito dall’“attività inventiva” richiesta per le invenzioni e applicabile anche ai “disegni e modelli ornamentali” in virtù dell’espresso richiamo sancito dall’art. 1 della stessa Legge[3].

L’“attività inventiva” era, allora, normativamente definita come quell’apporto intellettuale che arricchiva la creazione, rendendola, agli occhi di una “persona esperta del ramo”, distante, in modo “evidente”, dallo“stato della tecnica” (espressione, quest’ultima, che creava non pochi problemi di compatibilità col mondo dell’estetica[4]).In ogni caso, essa veniva prevalentemente intesa come sinonimo di originalità del prodotto[5].

Oggi, invece, il requisito dell’“attività inventiva” è stato soppiantato dal “carattere individuale”, che trova collocazione all’interno dell’articolo 33 del Codice della Proprietà Industriale, subito dopo la definizione di “Novità” (cfr. art. 32).

L’articolo 33 c.p.i. , riproducendo fedelmente sia il dettato dell’articolo 5 della Direttiva 98/71 CE (seppur limitatamente ai disegni o modelli comunitari registrati) sia il disposto dell’articolo 6 del Regolamento (CE) n. 6 del 2002, stabilisce infatti che: “Un disegno o modello ha carattere individuale se l’impressione generale che suscita nell’utilizzatore informato differisce dall’impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno o modello che sia stato divulgato prima della data di presentazione della domanda di registrazione, o qualora si rivendichi la priorità, prima della data di quest’ultima”.“Nell’accertare il carattere individuale di cui al comma 1, si prende in considerazione il margine di libertà di cui l’autore ha beneficiato nel realizzare il disegno o modello”.

Orbene, i due requisiti della “novità” e del “carattere individuale” sono strettamente correlati fra loro, al punto che qualche autore ha sostenuto che il secondo inglobi in toto il primo[6]. In realtà, il fatto che il “carattere individuale” implichi un giudizio di relazione basato sull’“impressione generale” suscitata nel cosiddetto “utilizzatore informato”, suggerisce di adottare un approccio diverso[7]rispetto a quello seguito in tema di “novità”; ciò ha condotto alcuni autori[8]ad individuare in tale giudizio una forte somiglianza con la nozione di capacità distintiva (che si ritrova in tema di marchi); altri[9], invece, ad identificarlo come una trasposizione, sia pur non del tutto aderente, del vecchio requisito dello “speciale ornamento”.

È bene chiarire, anzitutto, chi sia l’utilizzatore informato. L’interpretazione più accreditata in dottrina ed in giurisprudenza è giunta a qualificarlo come un soggetto, pur privo di esperienza tecnico-operativa, che tuttavia è in grado di cogliere gli elementi di creatività strutturale insiti nell’aspetto di un prodotto, secondo un giudizio più sottile e preciso rispetto a quello del consumatore medio[10]. Insomma, egli è un conoscitore del mercato, una sorta di “consumatore particolarmente avveduto”, dotato di una diligenza e sensibilità al giudizio (oltre che all’acquisto) senz’altro superiore alla media. Per semplicità, la suesposta visione si potrebbe condensare nel seguente schema piramidale:

Com’è possibile notare, “l’utilizzatore informato” è collocato su un gradino più alto rispetto alla media dei consumatori, e su uno più basso rispetto agli esperti tecnici del settore, siano essi professionali designers o analisti di marketing. E sebbene vi sia una parte minoritaria della dottrina[11]che preferisce far assurgere “l’utilizzatore informato” all’apice della piramide, in maniera tale da ampliare massimamente le maglie della tutela (in quanto anche gradienti estetici impercettibili ai più integrerebbero il requisito del carattere individuale), appare invece pacifico che alla base della stessa siano da collocare tutti gli altri individui, ovvero la massa del pubblico di acquirenti solo potenziali, disinteressati al mercato e privi di esperienza in merito all’evoluzione dell’estetica e del design in generale: un pubblico, cioè, in grado di cogliere solamente le palesi macro-differenze tra un prodotto e l’altro.

In buona sostanza, il legislatore comunitario, con la direttiva 98/71 CE (attuata nel nostro ordinamento attraverso il d.lgs. 95/01) ha voluto trovare una soluzione di compromesso tra chi riteneva corretto fermarsi al secondo gradino della piramide (come si fa in tema di marchi e di concorrenza sleale), e chi invece si attestava in cima alla stessa al fine di valutare l’originalità innovativa del prodotto che apriva le porte alla tutela mediante “disegno o modello (ex ornamentale)”[12]. Tuttavia, le implicazioni di tale scelta legislativa non sono affatto semplici né lineari.

E per comprendere l’ampiezza odierna di tale tutela è bene partire dalla nozione di “utilizzatore informato” inteso, secondo l’opinione più accreditata (v. supra) come un “consumatore esperto di design e profondo conoscitore del mercato”, in grado di cogliere anche sottili differenze estetiche tra i prodotti, le quali invece sfuggirebbero tanto al consumatore medio, quanto al comune pubblico.

Il vero problema, a questo punto, s’incentra sul significato da attribuire all’“impressione generale” propria di tale utilizzatore.

E invero, continuando a seguire la linea interpretativa attualmente maggioritaria, tale “impressione generale” consisterebbe in un impatto estetico complessivo[13], particolarmente qualificato ma non necessariamente evidente agli occhi dei normali consumatori[14]. Questa visione troverebbe conferma anche nel disposto dell’ultimo comma dell’articolo 33 c.p.i., a mente del quale: “Nell’accertare il carattere individuale (…) si prende in considerazione il margine di libertà di cui l’autore ha beneficiato nel realizzare il disegno o il modello”. Per cui, in un mercato di prodotti simili e non significativamente vari, particolarmente bassa sarà la soglia che contribuirà a rendere “differente” l’“impressione generale” dell’ “utilizzatore informato”: [15]

Così argomentando, però, si rischia di concedere tutela anche a forme che, in quanto impercettibili all’occhio del consumatore medio, sarebbero prive del “carattere distintivo” richiesto per la registrazione dei marchi[16](tra l’altro, è bene ricordarlo, il confine tra i “disegni e modelli” ed il regno dei segni distintivi era già divenuto labile, dopo la riforma, con la semplice eliminazione dello “speciale ornamento”).

Ed è proprio questa la critica che altra parte della dottrina[17]muove alla suddetta interpretazione di “carattere individuale”, ritenendo che la soglia di protezione dei “disegni e modelli” sarebbe, in tal modo, eccessivamente bassa, di talché, da un lato, si arrecherebbe pregiudizio a quei designers che riescono ad innovare significativamente l’estetica del loro prodotto (e che sarebbero così costretti a tollerare privative su beni marginalmente differenti dal proprio), dall’altro lato, si declasserebbe il “disegno o modello” ad un “piccolo marchio di forma”[18].  Tali autori propongono allora, per uscire dall’impasse, di abbassare lo standard di giudizio proprio dell’“utilizzatore informato” o, che è lo stesso, di elevare quello caratterizzante l’“impressione generale” (in entrambi i casi s’innalza la soglia del “carattere individuale”), di guisa che soltanto innovazioni creative particolarmente originali e di forte impatto rispetto ai designs precedenti, sarebbero in grado di accedere alla tutela mediante “disegno o modello”.

Tale orientamento troverebbe conferma, in primo luogo, nella considerazione che l’“impressione generale” suggerisca piuttosto l’idea di un giudizio complessivo d’insieme, accessibile ai più come qualcosa di “mai visto prima”, in virtù di evidenti connotati che emendino significativamente la forma di un prodotto rendendola unica[19]; in secondo luogo, nell’addentellato normativo di cui al 13° considerando della Direttiva 98/71 CE, al 14° considerando del Regolamento (CE) n.6 del 2002 ed all’articolo 6.1 del medesimo Regolamento[20], che adoperano i concetti, rispettivamente, di “chiara differenza”, di “netta differenza” e di “significativa differenza” dell’ “impressione generale” suscitata nell’ “utilizzatore informato” rispetto ai disegni o modelli già esistenti; e di “significativa differenza” parla anche l’art. 25.1 TRIPs[21]: traspare, pertanto, la necessità che venga rilevato un forte livello di originalità[22].

In questo modo, allora, i requisiti di accesso alle singole forme di tutela tornerebbero ad essere più simili a quelli vigenti ante riforma, con la differenza che esse non sarebbero più necessariamente alternative[23]tra loro:

Per comprendere quale dei due suesposti orientamenti riuscirà ad affermarsi in maniera definitiva, occorre attendere i futuri sviluppi della giurisprudenza. Bisogna tuttavia rilevare che tali orientamenti non possono esser considerati esaustivi finché non vengano ripensati alla luce di nuove considerazioni, che è d’obbligo affrontare.

Invero, è ormai pressoché unanime[24]l’opinione secondo la quale l’eliminazione del requisito dello “speciale ornamento” abbia posto in secondo piano il mero giudizio di gradevolezza estetica relativo all’aspetto dei prodotti. In quest’ottica, allora, è necessario non soltanto che ci si trovi in presenza di una creazione dall’aspetto innovativo, capace di distinguersi da quella dei concorrenti in virtù delle sue stesse caratteristiche di forma[25], ma occorre anche che essa sia assistita da una buona strategia di mercato: è la logica del cosiddetto market approach[26].

La tutela, insomma, ruota principalmente intorno al vantaggio competitivo che un marketing di successo è in grado di conferire al prodotto, attraverso una mirata personalizzazione del bene, delle ottime strategie di comunicazione, e, non ultimo, un elevato grado di gradevolezza estetica conferito alla forma[27].

A questo punto occorre evitare di cadere in un banale errore (se tale voglia considerarsi un differente approccio ermeneutico alla nuova disciplina): infatti, sebbene il binomio “market value – carattere individuale”, proprio dei disegni e dei modelli, appaia con tutta probabilità compatibile con il requisito della capacità distintiva (la stessa richiesta per i marchi), in realtà, come è stato da molti rilevato[28], esso vi differisce sensibilmente per la diversa valutazione che, ai fini dell’accesso alla tutela, viene effettuata dal “consumatore esperto” nel primo caso, dal “consumatore medio” nel secondo[29].

Ci si potrebbe allora domandare se, mantenendo la succitata visione “economista” del sistema (incontrovertibile e pienamente aderente alla realtà), dove ogni nuovo prodotto ha la capacità d’influenzare le scelte d’acquisto dei consumatori in maniera direttamente proporzionale al proprio valore di mercato, sia possibile conciliare tale visione con le differenti soglie di protezione richieste da un prodotto “distintivo” piuttosto che “individuale”.

Questa domanda investe un problema reale, che alcuni autori hanno tentato di risolvere prospettando soluzioni che, nondimeno, risultano in parte contraddittorie e talora equivoche[30].

Un’efficace soluzione potrebbe ravvisarsi nelle più recenti opinioni espresse da Sarti, il quale tiene in debita considerazione, come influenti nelle scelte di consumo, sia le strategie di marketing, sia gli aspetti estetici del prodotto. Egli adotta, così, un parametro d’accesso alla tutela mediante “disegno o modello” del tutto diverso dai precedenti.

L’Autore, infatti, distingue tre categorie di forme proteggibili: una prima forma, ritenuta di per sé stessa determinante l’acquisto da parte dei consumatori in virtù del proprio aspetto estetico (essa, cioè, arricchisce il prodotto di “valore sostanziale”, e pertanto lo rende registrabile solo mediante disegno o modello, e non come marchio[31]); una seconda forma, che rappresenta un fattore rilevante nelle scelte d’acquisto del pubblico (che comporterebbe un’eguale preclusione della tutela mediante marchio, salvo eccezioni); una terza ed ultima forma, che, pur non influenzando le decisioni d’acquisto, è in grado di stabilire un primo contatto privilegiato fra il produttore e l’acquirente in quanto “s’imprime nella mente del pubblico” in virtù della sua intrinseca, seppur minima, gradevolezza (e qui si ammetterebbero sempre entrambe le tutele)[32]. Nel primo caso prevale esclusivamente l’estetica, nel secondo può venire in considerazione anche la capacità distintiva, nel terzo rilevano entrambe. Tale visione, che vede nel carattere distintivo il requisito minimo per l’accesso alla tutela tanto dei marchi (di forma) quanto dei disegni e dei modelli, può così schematizzarsi:

              

Il grafico sulla sinistra, analogamente a quelli precedentemente raffigurati, indica il minimum di gradevolezza estetica richiesto per l’accesso alle singole privative. Quello sulla destra, d’altro canto, dimostra che il prodotto può ben superare questa soglia minima, con pregiudizio per il cumulo con il marchio soltanto nel caso di sostanzialità della forma (a causa di espressa disposizione legislativa)[33].

La suesposta tesi, coerente sia a livello pratico, sia sul piano sistematico, rischia però d’incorrere nell’errore, poc’anzi accennato, di far coincidere semplicisticamente il “carattere individuale” con la “capacità distintiva”, nonostante la prima sia parametrata all’“utilizzatore informato” e la seconda al “consumatore medio”[34]. L’equivoco viene aggirato dall’Autore equiparando la figura dell’“utilizzatore informato” con quella del designer, dell’imprenditore o dell’esperto di marketing “interessato a dare al prodotto una forma idonea ad imprimersi nella mente del pubblico” (il cosiddetto “contatto privilegiato”), ed ammettendo così la registrabilità tanto del marchio, quanto del disegno o modello[35]. In sostanza, esprimendosi in questi termini, l’Autore fonde l’apice della piramide (il designer, l’economista etc.) con la sua base (il generico “pubblico”). La sintesi di ciò manifesta una predilezione per la tesi del “consumatore medio”: l’elevata attenzione al dettaglio creativo, propria di un occhio esperto quale quello del designer, deve essere in grado di conferire al prodotto un valore aggiunto che sia rilevabile dalla massa dei consumatori medi (e non del pubblico indifferenziato, in quanto si tratta comunque di individui interessati all’acquisto, sia pur non esperti di design). E l’unico modo per far sì che i dettagli estetici siano idonei ad instaurare un “primo un contatto privilegiato” con il consumatore è proprio quello di dotarli -quantomeno- di capacità distintiva[36].

Appare opportuno, in questa sede, portare alla luce un esempio emblematico dell’attuale complessità applicativa insita nelle norme poste a tutela dei “disegni e modelli”. Nonostante siano trascorsi ormai molti anni dalla novella legislativa, infatti, s’individuano tuttora molteplici “zone grigie”, spesso teatro di liti giudiziarie.

L’esempio è dato da un caso giurisprudenziale che i giudici milanesi si sono trovati a dover risolvere, concernente il design industriale dei modelli X3 e X5 della casa automobilistica tedesca BMW: il contenuto della sentenza è particolarmente interessante, stante le tematiche affrontate dalle parti in causa.

La società tedesca aveva citato in giudizio l’italiana OMCI s.r.l., importatrice e distributrice, nel nostro Paese, di autovetture prodotte dall’azienda cinese “Shuanghuan”, per la contraffazione[37]dei due modelli sopra indicati, entrambi registrati (X5 con modello internazionale nel 1998 ed X3 con modello comunitario nel 2002) al tempo della commercializzazione delle omologhe vetture made in China. Il giudizio si era concluso (nel dicembre 2008) con una totale soccombenza della parte attrice. Ciò in quanto il giudice di prime cure aveva reputato “non nuovo” il modello registrato X5 (esistevano, infatti, modelli di auto con “nucleo estetico fondamentale” predivulgati già nel 1995 e nel 1997) e privo del “carattere individuale” il modello X3 (reputato non distintivo né originale rispetto al precedente modello X5, che nel frattempo era stato realizzato e commercializzato). Le registrazioni di entrambi i modelli, pertanto, dovevano ritenersi nulle[38].

Nel gennaio 2010 la società BMW ha presentato appello, ma i giudici di seconda istanza hanno emesso, in data 21 dicembre 2012, una pronuncia sostanzialmente confermativa della precedente[39].

Gli aspetti di maggior rilievo in questa sentenza, per ciò che qui interessa, s’incentrano sull’interpretazione del requisito del “carattere individuale”. Invero, mentre il design della vettura X5 veniva reputato del tutto corrispondente ad altri modelli di auto precedenti (l’aspetto generale del veicolo era il medesimo, salvo differenze di mero dettaglio), quello della vettura X3 veniva invece ritenuto “nuovo” rispetto al design dell’X5 (i dettagli differenziali erano “rilevanti”) ma “non individuale”: la corte non ravvisava, in quest’ultimo caso, “una significativa differenziazione dell’impressione generale indotta nell’utilizzatore informato”.

Proprio qui si annida un’importante questione: da un lato, la parte attrice, fondandosi sul disposto dell’art. 6 Reg. (CE) n. 6/02, così come redatto in molte altre lingue diverse dall’italiano, riteneva che una “semplice differenza” (a suo parere ravvisabile nel caso de quo) fosse sufficiente ad integrare il requisito del “carattere individuale”, sostenendo altresì la necessità di investire la Corte di Giustizia UE (ex art. 267 TUE, cd. “rinvio pregiudiziale”) su tale questione interpretativa; dall’altro, la Corte, fondandosi sul disposto di cui al 13° considerando della Direttiva n. 98/71 CE, al 14° considerando del Regolamento (CE) n. 6/02 ed all’art. 25.1 TRIPs[40]sosteneva la tesi opposta.

Di seguito è indicata una tabella riassuntiva delle principali traduzioni ufficiali[41]concernenti norme in questione:

Esemplificando, si può agevolmente notare, vuoi con riferimento alle diverse fonti normative, vuoi a causa delle loro diverse traduzioni, una certa eterogeneità espressiva nei vari sistemi giuridici. Purtuttavia la Corte, nel sostenere la tesi di una “differenza qualificata” piuttosto che “semplice”, ha correttamente rilevato che “per un verso, in mancanza di rettifiche, non può che essere il testo della fonte normativa pubblicato in lingua italiana sulla Gazzetta Ufficiale della CE (art. 6 Reg. 6/02) a vincolare il giudice e, per altro verso, la ratio della disposizione non sembra potersi intendere nel senso di rendere sufficiente una ‘qualsiasi’ differenza nell’impressione generale indotta nell’utilizzatore informato”.[42]

In quest’ottica, s’inserisce nel medesimo filone interpretativo un’importante e quasi coeva (14 marzo 2008) ordinanza del Tribunale di Torino, che ha deciso un simile caso di contraffazione di autoveicoli (questa volta avente ad oggetto la citycar “Smart” contro i cloni cinesi “Noble” e “Buble”, importati e distribuiti in Italia dalla medesima società OMCI s.r.l.). Nonostante abbia condotto ad un esito diverso rispetto al caso precedente[43], l’ordinanza de qua ha marcatamente distinto la posizione dell’“utilizzatore informato” (che sarebbe stato capace di individuare agevolmente le automobili contraffatte) da quella del “consumatore medio” (che invece avrebbe potuto rilevare soltanto la differenza tra la “Smart” e la “Buble”, essendo la “Noble” talmente identica da riprodurre anche le cromature bicolore proprie della carrozzeria della “Smart”)[44].

Ecco che, così argomentando, i contrasti tra le interpretazioni precedentemente esposte risulterebbero superflui, se non altro qualora ritenessimo il “carattere individuale” elemento qualitativamente diverso dalla “capacità distintiva”, e per questo non assimilabile né paragonabile ad essa. Per usare le parole di Bogni, “carattere individuale e capacità distintiva si riferiscono (…) a due aspetti (concettualmente) distinti della forma, e cioè il primo alla sua ‘componente primaria’ (forma come caratteristica del prodotto) ed il secondo a quella ‘secondaria’, ovvero al secondary meaning che la stessa ha in quanto in grado di trasmettere un messaggio di marca” [45].

In conclusione, ed alla luce di quest’ultima considerazione, possiamo ragionevolmente ritenere che se il carattere individuale, che è tale in quanto capace di impressionare significativamente la visione complessiva (“generale”) che il consumatore esperto ha di quel prodotto, si spinge al punto da ingenerare confusione sull’appartenenza di quest’ultimo ad uno specifico marchio di fabbrica (questa volta percepibile dal consumatore medio), allora esso coinciderà anche con il “carattere distintivo”. Diversamente, qualora l’aspetto di un prodotto “riprenda” la forma propria di un altro, ma l’acquirente medio sarebbe comunque capace di affermare: “questo è prodotto dall’azienda x” (con le dovute conseguenze in tema di influenza all’acquisto), allora esso non coinciderà con il “carattere distintivo” proprio del marchio di forma imitato. Il tutto prescindendo dal maggiore o minore gradiente estetico (che deve pur sussistere per potersi parlare di “carattere individuale”), che abbellisce il prodotto in sé [46].

 

[1]Si vedano i difficili tentativi volti ad individuare la migliore definizione per questo requisito in Ubertazzi (a cura di), Commentario breve al diritto della concorrenza, Padova, 2004, pp. 1078-1076.

[2]Certi autori, in verità, ritengono che il requisito in questione potrebbe esser considerato la trasposizione del vecchio “speciale ornamento”: in tal senso Sarti, Marchi di forma ed imitazione servile di fronte alla disciplina europea del design,in Segni e forme distintive, la nuova disciplina, Milano, 2001, p. 251, che tuttavia mostra dei dubbi in merito a tale assimilazione.

[3]Si ricordi che l’art. 1 Legge Modelli richiamava le disposizioni della Legge Invenzioni, “in quanto applicabili”. Tra queste disposizioni vi era l’art. 16, il quale stabiliva che “un’invenzione è considerata come implicante una attività inventiva se, per una persona esperta del ramo, essa non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica”. I problemi sorgevano non tanto nel momento in cui si sostituiva la parola “invenzione” con “disegno o modello ornamentale”, quanto piuttosto nel momento in cui dovesse rendersi compatibile, per le innovazioni estetiche, la locuzione “stato della tecnica”.

[4]Sul tema, v. ampiamente Sarti, La tutela dell’estetica del prodotto industriale, Milano, 1990, p. 100 ss.: l’autore preferiva definire l’“originalità” in modo del tutto indipendente dal riferimento all’“attività inventiva” (art. 16 l.i.), a causa di una duplice considerazione: 1) ciò permetteva di slegarsi da sforzi adattivi in merito all’espressione “stato della tecnica”, inadatta per il mondo del design; 2) il cumulo della protezione tra “disegni e modelli ornamentali” e “modelli di utilità”, ammesso dall’art. 8 l.m.i. in via del tutto eventuale e non necessitata, conduceva a sostenere che una forma bella ed utile potesse esser tutelata anche soltanto mediante una delle due privative: ciò suggeriva, a sua volta, una certa autonomia tra i requisiti della l.m.i. e quelli della l.i., potendo ben essere mancanti i presupposti per la tutela prevista da una sola di esse. In tal modo l’autore giungeva a qualificare l’originalità, richiesta per i “disegni e modelli ornamentali”, in modo del tutto autonomo, definendola come l’aspetto differenziale della forma dei prodotti, capace di renderli distinguibili in modo evidente dai precedenti (e tale aspetto differenziale non può che essere dato dallo “speciale ornamento”).

[5]Così Di Cataldo, L’imitazione servile, Milano, 1979, p. 144; similmente Algardi, Disegno industriale e arte applicata, Milano, 1977, pp. 92-93.

[6]Floridia, I disegni e modelli in Auteri-Floridia-Mangini-Olivieri-Ricolfi-Spada, Diritto industriale- proprietà intellettuale e concorrenza, III ed., Torino, 2009, p. 296, il quale scrive che “il requisito del carattere individuale è assorbente rispetto a quello della novità”; Fabbio, Disegni e modelli, Trento, 2012, , p. 20, il quale ritiene, sul presupposto che il test della novità costituisca un primo filtro generale e quello del carattere individuale sia un’ulteriore più fina scrematura, che in assenza del primo requisito sia superfluo considerare il secondo, il quale, viceversa, presuppone la sussistenza del primo. L’autore menziona, a sostegno di tale tesi, la giurisprudenza comunitaria della Commissione Ricorsi UAMI (oggi EUIPO), v. ad es. il caso R-250/2007-3, par. 23- Reflex S.p.a./ Fiam Italia S.p.a.; si v. anche Casaburi, in La tutela della forma tra marchi e modelli, in Petraz, La protezione della forma, Milano, 2007, p. 70, per il quale i due requisiti risultano “intimamente collegati”.

[7]Emblematico è, a tal proposito, quanto si legge nella sentenza della Corte d’Appello dell’ Inghilterra e Galles in merito al caso “Procter & Gamble Co. v. Reckitt Benckiser UK Ltd.” par. 25: “In order for a design to be validly registered it must satisfy two tests. First, it must be new. Second, it must have individual character (…) If a design passes the first test, it must still pass the second. Since these are two separate tests, the Regulation must (…) contemplate that it is possible that a design will pass the first test but fail the second”.

[8]Sia pur ritenendo il vaglio della distintività più rigoroso rispetto a quello del carattere individuale, in quanto il primo sarebbe compiuto dal consumatore medio, il secondo dall’utilizzatore informato: v. Auteri, Nuova tutela europea del design e repressione della concorrenza sleale, in Contr. e Impr. /Europa, 1999, p. 731; Sarti, Marchi di forma ed imitazione servile di fronte alla disciplina europea del design” in Segni e forme distintive, la nuova disciplina, Milano, 2001, p. 262, che, non senza perplessità, ribadisce l’idea che “un sistema ottimale di protezione dovrebbe distinguere una categoria di forme intrinsecamente dotate di capacità distintiva e perciò ab initio registrabili come marchio, da altre forme che, pur differenziate dalle anteriorità, non siano immediatamente percepibili dal consumatore in funzione distintiva”; Ghidini- De Benedetti (a cura di), Codice della proprietà industriale: commento alla normativa sui diritti derivanti da brevettazione e registrazione, Milano, 2006, p.112. In giurisprudenza, v. Trib. Napoli 11.12.03, in Le sezioni specializzate italiane della proprietà industriale e intellettuale, I, 2004, p. 96, citata in commento a Scuffi-Franzosi-Fittante (a cura di), Il Codice della Proprietà Industriale, commento per articoli coordinato con le disposizioni comunitarie ed internazionali,Padova, 2005, p.199.

[9]Gargiulo, Industrial design e marchi di forma nella prospettiva del secondary meaning in Il Dir. Ind. n. 5 del 2008, p. 433; Casaburi, La tutela della forma tra marchi e modelli, in  Petraz, La protezione della forma, Milano, 2007, p. 71, per il quale “il nuovo requisito del carattere individuale (…) si discosta dal vecchio requisito dello speciale ornamento in quanto si tratta di una qualificazione che non contiene alcun riferimento al valore estetico della forma; la nuova nozione è stata ricostruita in termini di valore di mercato della forma stessa”.

[10]Sanna, Disegni e Modelli in Ubertazzi (a cura di), La proprietà intellettuale in Ajani – Benacchio (a cura di), Trattato di diritto privato dell’Unione Europea, Torino, 2011, pp. 181, 194; Fabbio, Disegni e modelli, Trento, 2012, pp.41-42, il quale precisa che il parametro del consumatore medio è invece quello adottato nell’ambito dei marchi e delle pratiche commerciali scorrette; Magelli, La tutela del design: prospettive comunitarie, in Il Dir. Ind., Milano,1997, p. 566; Di Cataldo, Dai vecchi disegni e modelli ornamentali ai nuovi disegni e modelli – I requisiti di proteggibilità secondo il nuovo regime inEuropa e Diritto Privato, 2002, p. 61 ss.; Fittante, Il nuovo diritto industriale e d’autore, Bari, 2009, p. 48; Montanari, L’industrial design tra modelli, marchi di forma e diritto d’autore, in in Riv. Dir. Ind., 2010, fasc. 1, parte I, p. 13; Vanzetti-Di Cataldo, Manuale di diritto industriale,Milano, 2012, pp. 68-69, secondo cui “il complesso della disciplina fa ritenere che (…) l’utilizzatore informato sembra figura capace di cogliere differenze che al consumatore medio sfuggono, così attribuendo carattere individuale anche a forme che il consumatore medio riterrebbe usuali”; Fabiani e Di Nicolantonio, I disegni e modelli industriali o artigianali, in La protezione delle forme nel codice della proprietà industriale, a cura di De Sanctis, Milano, 2009, p. 132, secondo i quali “l’individuazione dell’utilizzatore informato prova la volontà di predisporre un giudizio non selettivo e tecnico come quello fornito dall’esperto del settore, né generico come quello del consumatore ordinario, sia pur esperto”; Liuzzo, Strumenti di protezione delle forme nel campo della proprietà intellettuale in  Petraz, La protezione della forma, Milano, 2007, p. 48, che definisce l’utilizzatore informato come un “esperto tecnico del ramo nel campo dei brevetti” e che potrebbe ben definirsi come un “consumatore esperto”; Ghidini, Profili evolutivi del diritto industriale,II ed., Milano, 2008, pp. 246 ss. Nella giurisprudenza nazionale, si veda l’ord. del Trib. di Venezia, 13.7.05, in Foro Italiano, dic. 2005, 3503 ss., ove si parla di un consumatore non occasionale che, in primo luogo, “legge abitualmente e con attenzione- non limitandosi quindi a sfogliarle- le riviste specializzate di settore”, ed “è interessato a frequentare le fiere per essere aggiornato sulle novità offerte dai produttori del ramo”, e che, in secondo luogo, “utilizza il prodotto” mantenendo un grado di attenzione “notevolmente superiore alla media, in quanto è costantemente informato sulle caratteristiche dei prodotti e sulla evoluzione dei medesimi, sicché è in grado di distinguerne le variazioni non percepibili agli occhi della media dei consumatori”; nello stesso senso ord. Trib. Torino, 20.3.08, in Il Dir. ind. n. 6 del 2008, p. 540 ss.; Trib. Venezia, sez. propr. intell. e ind. del 20.11.09, in Sez. Spec. P.I. 2010, 1, 529, (Thun s.p.a c. Oriental Import s.n.c. di Pin Elio e C.) che definisce l’utilizzatore informato come un “consumatore informato, ovvero con colui che, in quanto costantemente al corrente dei modelli — e delle loro caratteristiche — che vengono immessi nel mercato del settore, pur non esperto del ramo, è in grado di distinguere variazioni di un prodotto non percepibili agli occhi della media dei consumatori”; Trib. Venezia, sez. propr. intell. e ind. del 11.11.09 , in Sez. Spec. P.I. 2010, 1, 526 (Roberto Cavalli S.p.a c. Texitalia S.r.l.) che stabilisce che l’utilizzatore informato deve essere in grado di distinguere il design di un prodotto dal prodotto medesimo; legge abitualmente e con attenzione le riviste specializzate del settore; è interessato a frequentare le fiere per essere aggiornato sulle novità offerte dai produttori del ramo; è in grado di riconoscere e distinguere il design proprio di un modello grazie ad una propria specifica preparazione; è capace di distinguere variazioni di un prodotto non percepibili agli occhi della media dei consumatori, tenendo altresì conto delle caratteristiche del settore merceologico e dell’affollamento del settore di riferimento”; Trib. Torino, 17.12.04, in Rep. Giust. Civ., 2004, I, 412, ove si precisa che l’utilizzatore informato si colloca tra il mero consumatore e l’esperto del ramo; v. anche C. App. Milano, sez. prop. ind. e intell. n. 4146 del 21/12/2012, in Riv. dir. ind. 2013, fasc. 2, parte II, p. 51 e ss., con commento di La Rocca. Nella giurisprudenza comunitaria si vedano, nello stesso senso, Trib. UE, 14.6.11, T-68/10, par.51; Trib. UE, 9.9.11, T-11/08, par.25; Trib. UE, 6.10.11, T-246/10, par.16.

[11]Sandri, L’utilizzatore informato nel design in Il Dir. Ind., n. 5 del 2006, p.411 ss., il quale esclude che l’utilizzatore informato possa essere un consumatore, sia pur qualificato; Sarti, Marchi di forma ed imitazione servile di fronte alla disciplina europea del design, in Segni e forme distintive, la nuova disciplina, Milano, 2001, p. 257, il quale, sia pur alla vigilia della riforma (alla quale sono seguiti più di quindici anni di stratificazione giurisprudenziale e dottrinale), scriveva che “l’utilizzatore generale” potrebbe ben “coincidere con l’esperto di marketing interessato a dare al prodotto una forma idonea ad imprimersi nella mente del pubblico”; Cartella, Il pot-pourri industriale e la panoplia strumentale in Petraz, La protezione della forma, Milano, 2007, p. 11, per il quale l’utilizzatore informato “non coincide con ogni probabilità con la astratta figura dell’acquirente utilizzatore finale del prodotto della cui forma si tratta”. Interessante, in giurisprudenza, il caso inglese “Procter & Gamble Co. v. Reckitt Benckiser UK Ltd.”, England and Wales Court of Appeal, 10 dicembre 2007, in tema di design di deodoranti spray per ambienti, ove si legge, relativamente alla nozione di “informed user”, che “this person is a user of sprayers, not a designer or a manufacturer of sprayers” (par. 30).

[12]In questo senso Fabiani e Di Nicolantonio, I disegni e modelli industriali o artigianali, in De Sanctis (a cura di), La protezione delle forme nel codice della proprietà industriale, a cura di, Milano, 2009, p.133; si veda infine ancheFloridia, I disegni e modelli, in AA. VV. Diritto industriale – proprietà intellettuale e concorrenza, III ed., Torino, 2009, pp. 296-297, che acriticamente menziona entrambi gli orientamenti interpretativi, tra cui quello (minoritario) di chi valuta l’“utilizzatore informato” come il designer che non utilizzerà il prodotto, di guisa che “il parametro risulterà particolarmente rigoroso perché [egli] valuta l’originalità del disegno o modello per rapporto alle tendenze che caratterizzano l’estetica dei prodotti di un determinato settore, ed è quindi in grado di misurare l’entità della innovazione estetica”.

[13]Tale “impatto estetico” deve risultare da un confronto non basato sul ricordo che l’utilizzatore abbia di un determinato disegno o modello, bensì “immaginando che l’osservatore si trovi contemporaneamente di fronte ad entrambi i disegni o modelli”. Così Fabbio, Disegni e modelli, Trento, 2012, p. 45, il quale richiama, a sostegno di tale opinione, l’ord. del Trib. Torino, 20 marzo 2008, “Daimler Chrysler AG v. OMCI s.r.l.”, che ha inibito la commercializzazione dei veicoli cinesi “Noble” e “Buble” imitativi della “Smart” in quanto, il primo, privo di “carattere distintivo” ma dotato di “carattere individuale”, il secondo privo, invece, di entrambi i requisiti, nonché il caso inglese “Procter & Gamble Co. v. Reckitt Benckiser UK Ltd.”, England and Wales Court of Appeal, 10 dicembre 2007, che, similmente, ha dichiarato violato il marchio comunitario registrato dall’attrice e relativo ad uno spray profumato per ambienti (cd. “Febreze”) a causa dell’identico design caratterizzante il prodotto della convenuta (cd. “Air Wick Odour Stop”), frutto di imitazione del primo.

[14]Così Vanzetti-Di Cataldo, Manuale di diritto industriale, parte I (La concorrenza sleale) Milano, 2012, p. 69, i quali prendono atto dell’ambiguità della formulazione (“a seconda che si ritenga che l’utilizzatore informato, nel formarsi la propria impressione generale, percepisca con maggiore intensità le differenze tra le forme che sta esaminando, ovvero le somiglianze, si dovrà concludere che la soglia di accesso alla tutela sia più bassa di quella riferibile alla valutazione del consumatore medio, ovvero più alta”) ma sostengono infine che “il complesso della disciplina fa comunque ritenere che (…) l’utilizzatore informato sembra figura capace di cogliere differenze che al consumatore medio sfuggono, così attribuendo carattere individuale anche a forme che il consumatore medio riterrebbe usuali”; Fabiani e Di Nicolantonio, I disegni e modelli industriali o artigianali, in La protezione delle forme nel codice della proprietà industriale, a cura di De Sanctis, Milano, 2009, p. 134, che prendono atto della considerazione secondo cui la locuzione “impressione generale” “ mal si giustificherebbe se concepita in funzione di un tecnico di settore”, in quanto egli sarebbe proiettato soltanto sulla percezione di “impressioni di dettaglio”; da ciò, a contrario, dovremmo ricavare che l’utilizzatore informato, in quanto consumatore esperto, ma pur sempre consumatore, sia capace di inglobare anche piccole differenze estetiche in una visione globale differenziale rispetto al resto dei prodotti, cosa che il designer non riuscirebbe a fare in quanto troppo attento alle differenze stilistiche di dettaglio.

[15]Così De Sanctis (a cura di), La protezione delle forme nel codice della proprietà industriale, Milano, 2009, p.135, che parla del “margine di libertà” come di un temperamento alla soglia di originalità richiesta dall’industrial design”; similmente Floridia, I disegni e modelli, in Auteri, Floridia, Mangini, Olivieri, Ricolfi, Spada, Diritto industriale – proprietà intellettuale e concorrenza, III ed., Torino, 2009, p. 297, secondo cui la formula “margine di libertà” viene interpretata “(…) nel senso che essa amplia l’ambito della valida registrabilità (…)”; significativa è anche la tesi di Fabbio, Disegni e modelli, Trento, 2012, pp. 49-52, il quale, ritenendo che il “margine di libertà” costituisca un “parametro autonomo” rispetto al criterio dell’ “utilizzatore informato”, impone che esso sia accertato in riferimento al momento della divulgazione o della registrazione; l’autore elenca inoltre alcuni esempi di circostanze limitative di tale libertà: l’affollamento del settore, la presenza di caratteristiche funzionali o di elementi che siano percepiti come identificativi di un determinato prodotto, la fattibilità industriale, la sussistenza di standard prescritti ex lege e persino il rispetto dei canoni di moda relativi ad una determinata stagione.

[16]Si veda Vanzetti-Di Cataldo, Manuale di diritto industriale, parte I (La concorrenza sleale) Milano, 2012, p. 69, che rilevano come questa interpretazione “consente la registrazione di modelli che sarebbero percepiti come indifferenziati a livello medio, e perciò un accesso alla tutela anche di forme che non potrebbero fungere da segno distintivo per mancanza di una sufficiente originalità”.

[17]In questo senso Mondini, La direttiva Comunitaria sulla protezione giuridica dei disegni e modelli, in Nuove leggi civili commentate, 1999, Padova, p. 975; Dalle Vedove, Dal modello ornamentale all’industrial design,in Il Dir. d’Aut., Milano, 2001, fasc. 3, p. 336; Fittante, Il nuovo diritto industriale e d’autore, Bari, 2009, p. 50; Gargiulo, Industrial design e marchi di forma nella prospettiva del secondary meaning, in Il Dir. Ind. n. 5 del 2008, p. 433, che parla sì di un’estensione della tutela dei “disegni o modelli” anche a “forme assolutamente semplici” e “prive di un reale gradiente estetico” ma tuttavia ritiene che queste debbano essere “capaci di imporsi all’attenzione del consumatore”; Montanari, L’industrial design tra modelli, marchi di forma e diritto d’autore,in Riv. Dir. Ind., 2010, fasc.1, parte I, p. 14 ss., il quale ritiene che Vanzetti e Di Cataldo cadano in errore nel sostenere che “potrebbe aversi carattere individuale in forme non dotate di carattere distintivo”, in quanto invece “gli oggetti che possiedono i requisiti per la registrazione come disegni o modelli avranno necessariamente anche la capacità distintiva per la registrazione come marchio di forma, mentre non è vero il contrario”; l’autore ancora ribadisce: “occorre non cadere nell’equivoco di invertire i termini del giudizio, attribuendo al marchio di forma una capacità distintiva media,che potrebbe essere colta dal pubblico indistinto dei consumatori, ed al “disegno o modello” una minore, ma sufficiente da essere colta da un consumatore ben informato”.

[18]Così sempre Montanari, L’industrial design tra modelli, marchi di forma e diritto d’autore, in in Riv. Dir. Ind., 2010, fasc.1, parte I, p. 14.

[19]Così Fabiani e Di Nicolantonio, I disegni e modelli industriali o artigianali, in La protezione delle forme nel codice della proprietà industriale, a cura di De Sanctis, Milano, 2009, p. 134, che escludono che l’ “impressione generale” si addica al tecnico di settore, orientato solo ad impressioni di dettaglio (estensivamente potremmo reputare adatto il medesimo ragionamento in relazione all’utilizzatore informato, orientato anch’egli a cogliere anche dettagli minimi).

[20]In tal senso si veda la sent. della Corte d’Appello di Milano, Sez. Spec. Impresa, del 21.12.12, in Riv. Dir. Ind., 2013, fasc. 2, parte II, p. 58, ove, tra i motivi, si legge: “La ratio della disposizione [il riferimento è all’art. 6 del Reg.(CE) 6/02] non sembra potersi intendere nel senso di rendere sufficiente una ‘qualsiasi’ differenza nell’impressione generale indotta nell’utilizzatore informato”; la Corte richiama altresì i riferimenti di cui al 13° cons. Dir.98/71, 14° cons. Reg. 6/02 ed all’art. 25.1 TRIPs e ribadisce altresì che il corpus normativo de quo giustifica un’interpretazione sistematica e complessiva che, lungi dal conferire rilievo a minime differenze, postula una differenza senz’altro qualificata.”

[21]Ovvero il trattato internazionale denominato “Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights”, (“Accordo relativo agli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio”), adottato a Marrakech il 15 aprile 1994 e 
ratificato dall’Italia con legge 29 dicembre 1994, n. 747.

[22]Si veda Casaburi, La tutela della forma tra marchi e modelli,in Petraz, La protezione della forma,Milano, 2007, p. 76; Fabiani e Di Nicolantonio, I disegni e modelli industriali o artigianali, in La protezione delle forme nel codice della proprietà industriale, a cura di De Sanctis, Milano, 2009, p.131; Panucci, La nuova disciplina italiana dell’industrial design, in Il Dir. Ind., n. 4 del 2001, pp. 313 ss., il quale parla di un “contributo di carattere distintivo-innovativo di carattere non minimale”, definendo tuttavia l’attenzione del consumatore come “medio-alta”; Montanari, L’industrial design tra modelli, marchi di forma e diritto d’autore, in Riv. Dir. Ind., 2010, fasc. 1, parte I, pp. 15-16: l’autore interpreta, appunto, la “chiara differenza” come derivante da un elevato grado di originalità del prodotto, e ribadisce altresì che “il disegno o modello deve possedere una forma particolarmente originale e gradevole, che certo ben potrebbe, a maggior ragione, colpire anche il consumatore medio”. Si riporta di seguito il testo delle norme comunitarie ed internazionali citate:

– Cons.13 Dir.98/71: “considerando che l’accertamento del carattere individuale di un disegno o modello dovrebbe essere fondato su una chiara differenza tra l’impressione generale suscitata in un utilizzatore informato che osservi il disegno o il modello e quella suscitata in tale utilizzatore dal patrimonio esistente di disegni e modelli, avuto riguardo alla natura del prodotto cui esso è applicato o in cui è incorporato e, in particolare, al settore industriale cui appartiene e al margine di libertà del creatore nel realizzare il disegno o modello”;

– Cons. 14 Reg. 6/02:“Per valutare se un disegno o modello possiede una propria individualità si dovrebbe stabilire se l’impressione globale prodotta su un utilizzatore informato che esamini il disegno o modello in questione differisce o no nettamente da quella prodotta su detto utilizzatore dall’insieme dei disegni o modelli già esistenti, prendendo in considerazione la natura del prodotto cui il disegno o modello si applica o in cui è incorporato e più in particolare il comparto industriale cui appartiene ed il grado di libertà dell’autore nell’elaborare il disegno o modello;

– Art. 6 Reg. 6/02: Si considera che un disegno o modello presenti un carattere individuale se l’impressione generale che suscita nell’utilizzatore informato differisce in modo significativo dall’impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno o modello che sia stato divulgato al pubblico(…)”;

Art.25.1 TRIPs: “I Membri assicurano la protezione dei disegni industriali creati indipendentemente, che siano nuovi o originali. Essi possono stabilire che i disegni non sono nuovi o originali se non differiscono in modo significativo (“do not significantly differ” si legge nel testo originale) da disegni noti o da combinazioni di disegni noti (…)”

[23]Si veda ad es. Sena , in Il nuovo diritto dei marchi. Marchio nazionale e marchio Comunitario, III ed., Milano, 2001, p. 35 (citato anche da G. Casaburi in La tutela della forma tra marchi e modelli, op. cit., p.65) secondo cui una “forma distintiva registrabile come marchio (…) [è] anche brevettabile come modello”.

Si ricordi che prima della riforma, un oggetto industriale esteticamente pregevole e capace di incidere sulle scelte d’acquisto del consumatore medio poteva godere soltanto della tutela mediante “disegno o modello ornamentale” ( v. art. 5 Legge Modelli – R.D. n. 1411 del 1940 e art. 18 lett. c) Legge Marchi – R.D. 929 del 1942), a meno che quel pregio estetico avesse raggiunto un livello talmente elevato da far ravvisare nel prodotto in sé un valore artistico meritevole di autonomo apprezzamento rispetto al suo carattere industriale: in quest’ultimo caso ben poteva operare la tutela del diritto d’autore, sia pur ridotta nella durata (15 anni piuttosto che 70 p.m.a.) e del tutto alternativa ed escludente rispetto a quella mediante “disegno o modello ornamentale”; se, invece, quello stesso oggetto industriale non avesse goduto di intrinseca bellezza, ma fosse stato realizzato al mero scopo di rendersi distinguibile rispetto ad altri prodotti concorrenti, allora poteva esser protetto unicamente mediante il marchio di forma (l’interpretazione dell’ art. 18, 1°comma, lett. c) Legge Marchi era solita includere nella nozione di “valore sostanziale” sia un gradiente estetico elevato – che avrebbe legittimato la tutela mediante disegni e modelli ornamentali – sia un gradiente estetico elevatissimo – che avrebbe permesso di godere della tutela autorale, all’ulteriore condizione della scindibilità); qualora, infine, quell’oggetto fosse stato realizzato artigianalmente ed incarnasse l’espressione creativa del bello artistico (rectius “scultura, pittura, arte del disegno o dell’incisione”, “arti figurative similari, compresa la scenografia”, ma anche “disegno” od “opera dell’architettura”), e non fosse destinato ad essere immesso sul mercato di consumo, l’unica forma di tutela che residuava era quella autorale.

[24]Vanzetti-Di Cataldo, Manuale di diritto industriale,Milano, 2012, p. 531 e Floridia, I disegni e modelli in Auteri-Floridia-Mangini-Olivieri-Ricolfi-Spada, Diritto industriale- proprietà intellettuale e concorrenza, III ed., Torino, 2009, p. 290; Gargiulo, Industrial design e marchi di forma nella prospettiva del secondary meaning, in Il Diritto Industriale, fasc. N. 5/2008, pp. 433; Casaburi, in La tutela della forma tra marchi e modelli, in Petraz, La protezione della forma, Milano, 2007, p. 71.

[25]La novità ed il carattere individuale, come già suesposto, sono infatti i due requisiti minimi e sufficienti per ottenere la privativa mediante disegno o modello, ai sensi degli artt. 32 e 33 c.p.i..

[26]Floridia, I disegni e modelli, in Auteri, Floridia, Mangini, Olivieri, Ricolfi, Spada, Diritto industriale – proprietà intellettuale e concorrenza, III ed., Torino, 2009, p. 288 e p. 301; Liuzzo, Modelli, disegni, forme, marchi tridimensionali e loro tutelabilità alla luce della nuova disciplina, in Il Dir. Ind.n. 3 del 2002, p. 214, il quale ritiene che il carattere individuale sia coincidente con “il valore di mercato, che deve essere idoneo ad essere percepito e preso in considerazione dal consumatore medio al momento di decidere la convenienza dell’acquisto (…)”; Casaburi, La tutela della forma tra marchi e modelli, in Petraz, La protezione della forma,Milano, 2007, p. 78; Sarti, Il design, in Quaderni di AIDA n.11: Il codice della proprietà industriale, a cura di Luigi Carlo Ubertazzi – Atti del Convegno AIPPI di Milano 5.2.04,Milano, 2004, p. 99. Nello stesso senso Sarti, Marchi di forma ed imitazione servile di fronte alla disciplina europea del design in Segni e forme distintive, la nuova disciplina, Milano, 2001, pp. 250-253: l’autore, sia pur sotto la vigenza della vecchia l.m.i., già rilevava la tendenza di dottrina e giurisprudenza (avallata dalla nozione di “carattere individuale” di cui all’art. 5 Dir.98/71 CE), a subordinare la tutela dell’innovazione estetica al “market value”, inteso sia come “capacità della forma di influenzare le decisioni di acquisto del prodotto”, sia come “capacità della forma di caratterizzare agli occhi dell’utilizzatore il prodotto rispetto a quelli preesistenti, ancorché la sua estetica non assuma rilievo sul piano delle decisioni di acquisto.”

[27]Infatti, l’estetica non sempre conta alla stessa maniera, come rileva Fabbio, Disegni e modelli, Trento, 2012, p. 43: “l’aspetto conta tendenzialmente di più per prodotti costosi e durevoli (automobili), per prodotti che la persona porta addosso (occhiali, abbigliamento, articoli di moda), oppure per prodotti con i quali l’utilizzatore è confrontato continuamente (posate o mobili); e invece conta tendenzialmente di meno per prodotti di consumo minuto (fiammiferi), di uso occasionale (utensili da grigliata) o destinati ad essere trasformati (prodotti intermedi), o ancora quando si tratti di componenti di prodotti complessi, confezioni e simboli grafici”.

[28]V., infatti, Sarti, Marchi di forma ed imitazione servile di fronte alla disciplina europea del design,in Scritti di diritto industriale  Segni e forme distintive – la nuova disciplina, collana diretta da Vanzetti e Sena, Milano, 2001, p. 256, il quale mostra evidenti perplessità in ordine ad un’assimilazione del “carattere individuale” con il “carattere distintivo”; più incisivamente Galli, Il design, in Quaderni di Aida n. 11: Il codice della proprietà industriale a cura di Ubertazzi, Atti del ConvegnoAippi di Milano, 5.2.04, Milano, 2004, p.129: l’autore statuisce che “Il carattere individuale, proprio del diritto di design è lontano dal carattere distintivo proprio del marchio: esso sembra il riflesso esterno dei diritti della personalità (…). Il diritto di design non contiene riferimento alla funzione essenziale del marchio, abilitare i consumatori a distinguere i beni evitando confusione sull’origine di essi, né all’oggetto specifico del marchio, il diritto di identificare il prodotto (…)”; v. anche Di Cataldo, in Il Codice Civile, Commentario, (fondato da Piero Schlesinger, diretto da F.D.Busnelli)I brevetti per invenzione e per modello di utilità, I disegni e modelli, artt. 2584-2594, III ed. Milano, 2012, p. 298, che ritiene che il carattere individuale sia un requisito “molto vicino al carattere distintivo (…)” ma “ne differisce, soprattutto, per il fatto di essere riferito ad un utilizzatore informato, mentre il carattere distintivo è riferito al consumatore medio”.

[29]In realtà, se prescindessimo da questo parametro valutativo, la locuzione “carattere individuale” denota il medesimo concetto di differenziazione (rispetto a qualcosa di precedente) insito anche nel “carattere individuale”.

[30]È il caso di Di Santo, Il diritto industriale 10 anni dopo. Il punto su…i modelli, in Il Dir. Ind. n. 4 del 2002, p. 323 ss., il quale identifica il “carattere individuale con il “valore di mercato”, dando però a quest’ultimo due possibili interpretazioni differenti: la prima intesa come capacità dell’ estetica del prodotto d’influenzare le scelte d’acquisto del consumatore (tesi pressoché coincidente con l’istogramma n.2); la seconda, invece, come carattere distintivo tale da differenziare il prodotto dai precedenti con la possibilità che l’estetica non assuma alcuna valenza ai fini delle decisioni d’acquisto dei consumatori (ricadendo nell’errore di cui supra, ossia la mera equiparazione tra la soglia minima d’accesso alla tutela propria dei marchi e quella propria dei disegni/modelli, v. istogramma n. 3). È da rilevare, tuttavia, che il cosiddetto “valore di mercato” è costituito da elementi sia estrinseci di stampo economico (pubblicità, diffusione, presentazione del prodotto) sia intrinseci di tipo estetico (gradevolezza della forma in sé), che possono variamente configurarsi; ed anche a voler ammettere che esso incorpori solo uno dei predetti gruppi di elementi, l’altro dovrà comunque farsi rientrare nella nozione di “carattere individuale” in senso lato.

[31]Cfr. art. 9 c.p.i.

[32]Questa tripartizione si ritrova in Sarti, Marchi di forma ed imitazione servile di fronte alla disciplina europea del design,in Scritti di diritto industriale  Segni e forme distintive- la nuova disciplina, collana diretta da Vanzetti e Sena, Milano, 2001, p. 258, ripresa ed illustrata anche da altri autori quali Gargiulo, Industrial design e marchi di forma nella prospettiva del secondary meaning, in Il Diritto Industriale, fasc. N. 5/2008, p. 434.

[33]Cfr. art. 9 c.p.i.

[34]Il riferimento al “consumatore medio” viene da sempre ritenuto il parametro di riferimento per valutare l’eventuale contraffazione dei marchi nonché il loro rischio di confondibilità. In questo senso, De Sanctis (a cura di), La protezione delle forme nel codice della proprietà industriale, Milano, 2009, p.134.

[35]Sarti, Marchi di forma ed imitazione servile di fronte alla disciplina europea del design, in Scritti di diritto industriale Segni e forme distintive – la nuova disciplina, collana diretta da Vanzetti eSena, Milano, 2001, p.258: l’autore ritiene questa soluzione “sicuramente più coerente alla storia della direttiva, dalla quale sembra emergere la volontà di proteggere la forma utilizzata come strumento di promozione commerciale dei prodotti, ancorché non tale da influenzare le decisioni finali d’acquisto”.

[36]L’idea che la capacità distintiva equivalga al carattere individuale, e quindi al requisito minimo di protezione per i disegni e modelli, è confermata, tra l’altro, dalla sentenza menzionata nell’immediato seguito della trattazione (Corte d’Appello di Milano, 21.12.12, in Riv. Dir. Ind., 2013, fasc. 2, parte 2, p. 51 ss.), la quale propende per la tesi secondo cui riprodurre elementi privi di capacità distintiva, sia pur facenti parte di un altro design, sia del tutto legittimo, in quanto “non [è] in grado di consentire l’individuazione della (asserita) fonte d’origine” (p.59).

[37]Oltre che per atti di concorrenza sleale consistenti nell’appropriazione di pregi e sfruttamento dell’altrui notorietà, ex art. 2598 n. 2) c.c.

[38]E’ bene ricordare che i brevetti per modelli e disegni ornamentali concessi prima della data di entrata in vigore del d.lgs. 95/01 “sono soggetti alle norme di legge anteriori per quanto riguarda le loro cause di nullità” (art. 240 c.p.i.). A tal proposito si rammenti che la cd. “Legge Modelli Industriali” (R.D. n. 1411 del 1940), si limitava a richiamare, quanto ai requisiti di brevettabilità dei disegni e modelli ornamentali ed a pena di nullità, le disposizioni della Legge invenzioni, che richiedevano, tra gli altri (industrialità e liceità), il carattere della “novità” (art.14 l.m.i.) e quello dell’“attività inventiva” (art.16 L.m.i.). La “novità” postulava un design non rientrante nello stato della tecnica (o, se si preferisce in questo caso, dell’estetica), mentre l’”attività inventiva” richiedeva anch’essa un distacco dallo stato della tecnica (estetica), che fosse però “evidente” agli occhi di un “esperto del ramo”.

[39]Corte d’Appello di Milano, sez. spec. impresa, 21.12.2012, in Riv. Dir. Ind., 2013, fasc.2, parte II, pp. 51 ss., con commento di La Rocca (pp. 60-61).

[40]Per i testi integrali dei riferimenti normativi succitati, v. supra.

[41]Salvo quella dell’accordo Trips, le cui lingue ufficiali sono soltanto l’inglese, il francese e lo spagnolo.

[42]Ad ulteriore sostegno della tesi della Corte, come correttamente rilevato da La Rocca, Difformità linguistiche nei regolamenti europei, in Riv. Dir. Ind., 2013, fasc.2, parte II, pp. 60-61, in commento alla suddetta sentenza, rileva il principio desumibile dalla Corte di Giustizia UE, 11.12.07, causa C 161/06, ove si legge: “Il principio fondamentale della certezza del diritto impone che una normativa comunitaria consenta agli interessati di conoscere esattamente la portata degli obblighi che essa prescrive loro, ciò che può essere garantito esclusivamente dalla regolare pubblicazione della suddetta normativa nella lingua ufficiale del destinatario”; ma rileva, ancor più incisivamente, l’interpretazione che dell’art. 6.1 del Reg. (CE) 6/2002 fa la England and Wales Court of Appeal, nel caso  “Procter & Gamble Co. v. Reckitt Benckiser UK Ltd.” del 10 dicembre 2007: sebbene tale articolo richiede semplicemente che il design “differs from the overall impression (…)”, la corte preferisce interpretarlo come una “clear difference”. Si legge infatti,al par. 57, che the overall impression of a design is what sticks in the mind after it has been carefully viewed. To that extent the process is not a constant darting between one design and another. Nor is it simply a catalogue (even a weighted catalogue) of similarities and differences. The task of the informed user is to reach an overall impression of each of the two (or more) designs and then to ask whether those overall impressions differ. (I note that recital 13 [il riferimento è al 13° considerando della Direttiva 98/71 CE] says “clearly differ” but the adverb is not carried through into the regulation itself. However, the recital can be used as an aid to interpretation)”.

[43]Nel senso che questa volta le vetture cinesi furono poste sotto sequestro e ne venne inibita la commercializzazione in Italia, a beneficio della “Smart”.

[44]Cfr. ord. Trib. Torino, 20 marzo 2008, (Daimler Chrysler AG v. OMCI s.r.l.).

[45]Bogni, Il design: registrazione e tutela di fatto dei diversi valori delle forme, in Il Dir. Ind.n. 2 del 2011, p. 138.

[46]Questa soluzione è analoga a quella raffigurata in precedenza nell’istogramma n.1 (che incarna, tra l’altro, la tesi maggioritaria in dottrina dopo la riforma del 2001), ma ha il pregio di superare le critiche che le venivano mosse, in virtù della separazione concettuale tra forma come gradevolezza estetica e forma come segno distintivo. Per un approccio realistico alla funzione del marchio nell’economia di mercato, v. Galli, Il marchio nella prospettiva del diritto comunitario: dal diritto dei segni distintivi al diritto della comunicazione d’impresa,in AIDA, 2007, pp. 229 e ss. , e in particolare p. 249.

 

 

Andrea Bramante

Notaio in attesa di nomina, collaboratore area diritto civile Contatti: andrea.bramante@iusinitinere.it

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