mercoledì, Aprile 24, 2024
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La registrabilità dei Marchi Olfattivi nell’ordinamento statunitense e comunitario

In una società come quella attuale, dove spesso l’offerta supera la domanda, il consumatore è costantemente costretto a “muoversi” in un mercato saturo e affollato da molteplici alternative. La “lotta” tra marchi si fa sempre più problematica nell’ambito commerciale e i più audaci provano a sperimentare nuove forme di segni distintivi.

Per tale ragione è sempre più in aumento il numero di domande di registrazione di marchi non convenzionali, i così detti “marchi atipici”. Con tale termine si identifica una nuova categoria di marchi avente come oggetto di registrazione colori, profumi, rumori e suoni.

Studi nell’ambito del neuro marketing rilevano infatti come il consumatore scelga i prodotti non più solamente sulla base delle qualità  intrinseche del prodotto, ma anche secondo la propria percezione cognitiva e sensoriale.

Quello che ultimamente si sta diffondendo, nelle industrie odierne, é lo scent marketing, rientrante nella più ampia categoria di marketing sensoriale, strategia commerciale che consiste nel creare una forte connessione tra il prodotto e il segno olfattivo, visto come propulsore d’acquisto incosciente. Il profumo può attrarre nuovi clienti ed ampliare il riconoscimento del marchio. “La memoria olfattiva è probabilmente la migliore che l’essere umano possiede. L’olfatto, per la sua particolare funzione nel sistema nervoso, è molto legato alle strutture limbiche che influiscono nella rievocazione dei ricordi e nelle emozioni. Come Marcel Proust ha appropriatamente rilevato sulla base delle ultime scoperte in campo neurofisiologico, i ricordi e le emozioni procedono parallelamente”[1].

Ma allora, una fragranza di qualunque tipo essa sia, può essere registrata come marchio d’impresa?

Nonostante l’indiscussa capacità dei segni olfattivi nel costituire strumenti di marketing, resta ancora incerta la possibilità per gli operatori economici di ottenere la registrazione di un segno olfattivo come marchio di impresa. Se è vero che l’ordinamento statunitense accoglie con favore i marchi atipici (I), in quello europeo, i requisiti richiesti sono talmente rigidi che il successo di tali segni è costantemente ostacolato (II).

1) L’ammissibilità dei marchi olfattivi nell’ordinamento statunitense

L’ordinamento statunitense, ha ammesso in maniera entusiasta la possibilità di registrare i marchi olfattivi. Infatti il primo marchio ad essere registrato come olfattivo è di origine statunitense e risale al 19 settembre 1990. Si trattava della “fragranza fresca, floreale che ricorda i fiori di mimosa” utilizzata per differenziare il filo da cucire da quello per ricamo.

Ciò che nell’ordinamento statunitense permette di registrare agevolmente tale tipo di marchi è soprattutto il fatto che The US Patent and Trademark Office (USPTO) tende ad accogliere la registrazione per quei segni già utilizzati e riconosciuti dai consumatori come segni distintivi capaci di identificare l’origine del prodotto. Il richiedente deve dimostrare che tale odore non sia funzionale e non risponda ad una funzione pratica essenziale, se non quella di identificare e distinguere il marchio. Secondo il Wall Street Journal “In the U.S., you have to show that a fragrance serves no important practical function other than to help identify and distinguish a brand[2]. Ciò significa che un prodotto, il cui scopo è solo quello di profumare, come un profumo o un deodorante per ambienti, non può ricevere la protezione dal diritto dei marchi, poiché il profumo è lo scopo funzionale e il prodotto effettivo del marchio.

Tale concezione spiega perché negli Stati Uniti è stato possibile registrare con successo l’odore della pina colada applicato sullo strumento musicale ukulele come marchio d’impresa[3] o addirittura  l’odore di muschio fiorito utilizzato dall’azienda Verizon per profumare gli ambienti dei suoi negozi di Boston e Chicago. Altri casi di marchi olfattivi registrati negli USA sono stati, ad esempio, il profumo di limone per i toner di stampanti e fotocopiatrici[4] e le essenze di uva, ciliegia e lampone per lubrificanti sintetici per veicoli[5].

Più recentemente, il 18 maggio, l’USPTO ha concesso alla società multinazionale statunitense di giocattoli Hasbro il diritto dei marchi per l’odore del Play-Doh. Secondo Hasbro, il suo marchio è “un profumo unico formato dalla combinazione di una fragranza dolce, leggermente muschiata, vanigliata, con lievi sfumature di ciliegia, e l’odore naturale di una pasta salata a base di grano”. Hasbro ha  aggiunto che l’odore della sua pasta era la stessa dal 1955 e che rappresenta uno degli odori più riconoscibili al mondo.

2) L’antagonismo dell’ordinamento comunitario nei confronti dei marchi olfattivi

Nel sistema comunitario, per ottenere la protezione del marchio, fino al 1 ottobre 2017 era necessario dimostrare che il segno possedesse capacità distintiva e fosse rappresentabile graficamente, ai sensi dell’articolo 4 del Regolamento sul marchio comunitario regolamento n. 207/2009[6]. Quest’ultimo requisito costituiva l’impedimento maggiore per la registrazione dei marchi olfattivi, in quanto si trattava di segni non visivamente percepibili. Tuttavia con l’attuazione del Regolamento (UE) 1431/2017[7] il criterio della rappresentabilità grafica del segno, ai fini della registrazione, è stato abolito, anche se resta in piedi la necessità di una “rappresentazione chiara, precisa, autonoma, facilmente accessibile, intellegibile, durevole e obiettiva”[8].

a) La posizione dell’UAMI in relazione al criterio di rappresentabilità grafica

 La posizione assunta dall’Ufficio per l’armonizzazione del Mercato Interno (UAMI) è stata  inizialmente favorevole alla registrazione dei segni olfattivi. Infatti nel caso the smell of fresh cut grass[9] l’Ufficio dichiara che “l’odore dell’erba appena tagliata è un odore distinto che tutti riconoscono immediatamente dall’esperienza“. Per molti, il profumo o la fragranza dell’erba appena tagliata ricorda loro la primavera, o l’estate, prati curati o campi da gioco, o altre piacevoli esperienze. La descrizione del segno olfattivo in questione è dunque considerata sufficiente a soddisfare il requisito della rappresentabilità grafica. Tuttavia, non molto tempo dopo, l’Ufficio ha deciso di far prevalere una concezione più restrittiva di tale criterio. Così al profumo di arancia applicato a prodotti antidepressivi[10], alla fragranza di limone applicata a suole di scarpe e calzature[11], e all’odore di vaniglia[12] non è stato concesso il diritto di marchio.

b) La posizione della Corte di Giustizia in relazione al criterio di rappresentabilità grafica

Il tema della rappresentazione grafica dei segni non tradizionali, ed in particolare di quelli olfattivi, è stata approfondita dalla famosa sentenza Sieckmann della Corte di Giustizia[13]. Il caso riguardava una domanda di registrazione come marchio di un particolare “aroma balsamico fruttato con una leggera traccia di cannella” rappresentato dal richiedente, oltre che dalla descrizione testuale, tramite la relativa formula chimica C6H5-CH = CHCOOCH3 (metil cinnamato = estere metilico dell’acido cinnamico) ed il deposito di un campione. La Corte di Giustizia sottolineava come in principio i marchi olfattivi possano essere registrabili: “it is not necessary for a sign to be perceived visually, provided that it can be represented graphically”. Tuttavia, con riguardo agli elementi presentati dal richiedente, ha successivamente affermato l’impossibilità di registrare l’aroma in questione:

1) In primo luogo, per quanto riguarda la descrizione testuale, questa era ritenuta mancare in chiarezza e precisione. La descrizione “odore balsamico fruttato con leggera traccia di cannella” non era considerata sufficientemente oggettiva, ma piuttosto connessa alla capacità cognitiva del richiedente.

2) Inoltre la formula chimica presentata come prova non è stata considerata idonea a rappresentare la fragranza, in quanto mirava a identificare solamente le sostanze di cui era costituito il prodotto ma non l’odore in sé. In aggiunta questa peccava anche in chiarezza e precisione dal momento che solo una cerchia ristretta di persone erano in grado di comprendere e dunque interpretare l’odore descritto.

3) La mancanza di chiarezza e precisione è stata ritenuta alla base anche della non ammissibilità del deposito di un campione. Questi due criteri sono venuti meno a causa della natura stessa dell’odore, il quale è soggetto a trasformazione e a volatilizzazione nel tempo.

La conclusione non sarebbe cambiata di fronte a una combinazione di questi mezzi di rappresentazione, posto che nemmeno il loro congiunto operare avrebbe potuto superare le difficoltà rilevate.

Queste osservazioni hanno avuto un’incredibile notorietà, tanto da costituire un vero e proprio standard legale noto come Sieckmann Criteria (SC). Secondo tale criteria un segno deve essere chiaro, preciso (ad es. un colore non può essere semplicemente descritto come “rosso”), autonomo, facilmente accessibile (ad es.database internazionale Pantone), intelligibile, duraturo e oggettivo.

La rigida posizione assunta della Corte di Giustizia nel caso Sieckmann in relazione alla rappresentazione grafica dei segni olfattivi è stata replicata anche dal Tribunale di Primo Grado nel caso Eden[14]. Questo riguardava la domanda di registrazione come marchio comunitario dell’odore di fragole mature. Come nel caso Sieckmann, il Tribunale ribadiva la possibilità per un segno olfattivo di essere rappresentato graficamente previo rispetto di alcuni criteri. Il Tribunale iniziava con l’esaminare la descrizione verbale del segno “odore di fragole mature” concludendo alla sua impossibilità di costituire un’adeguata rappresentazione grafica. Il segno mancava di chiarezza, precisione e oggettività in quanto non esiste un unico odore per tutte le varietà di fragole, ma questo può essere diverso a seconda della tipologia presa in considerazione. Secondo il Tribunale, neanche l’immagine figurativa della fragola matura, che accompagnava la descrizione letterale era adeguata a costituire una rappresentazione grafica: l’immagine rinvia al frutto che emana l’odore ma non all’odore in sé.

Dall’analisi della giurisprudenza comunitaria possiamo rilevare l’antagonismo delle corti nei confronti dei marchi olfattivi. Anche se in principio i giudici non hanno completamente escluso tale possibilità, nella sua applicazione rileviamo la quasi impossibilità a ottemperare alla rigida interpretazione del requisito della rappresentazione grafica. Ora che il requisito è abolito, in teoria, l’approccio nell’ammissione dei marchi olfattivi dovrebbe essere più flessibile.

c) Cosa cambia con il nuovo Regolamento sul marchio comunitario?

 Consapevole dell’ostracismo delle corti comunitarie in merito all’ammissibilità dei marchi atipici, il legislatore europeo ha optato per una modifica dell’articolo 4 del regolamento sul marchio comunitario. L’obiettivo di tale modifica mira a predisporre “sistemi di registrazione dei marchi più rapidi, di qualità più elevata, più razionali e che siano anche più uniformi, di facile uso, accessibili pubblicamente e tecnologicamente aggiornati, modernizzando il sistema del marchio nell’Unione nel suo complesso adattandolo all’era di Internet”[15].

Tuttavia i criteri che la rappresentabilità dei segni deve possedere, affermate nel caso Sieckmann, non sono eliminati come il concetto stesso di rappresentazione, che rimane una costante anche nel nuovo Regolamento dei marchi. In effetti la rappresentazione per essere idonea deve presentare le caratteristiche di chiarezza, precisione, durevolezza ed obiettività. Un marchio olfattivo avrà sempre un elemento di soggettività, e quindi è poco probabile che vi siano particolari rivoluzioni in merito alla sua ammissibilità in futuro. Inoltre notiamo come l’articolo 3, paragrafo 9 del Regolamento di esecuzione[16] e le linee guida EUIPO[17] continuino ad affermare che il deposito di un campione non possa costituire una rappresentazione adeguata. La registrazione di odori continua ad essere ostacolata in quanto the subject matter of protection cannot be determined with clarity and precision with generally available technology[18]. Il deposito di un campione ha per esempio rivestito un’importanza fondamentale nell’analisi dell’USPTO, nel contesto della registrazione del Play-Doh smell. Questo spiega come perché ancora non sia stato possibile il riconoscimento dell’odore del prodotto Hasbro in Europa.

Fino a quando la Corte di giustizia non avrà dichiarato diversamente, le linee guida EUIPO sembrano dare un responso negativo in merito alla registrabilità dei marchi olfattivi. Potremmo dunque dover aspettare un paio d’anni prima che vengano stabilite le pratiche dell’EUIPO e dei tribunali dell’UE e poter coscientemente discutere delle conseguenze reali di tale modifica.

 


[1]Conclusioni dell’avvocato generale Ruiz-Jarabo Colomer del 6 novembre 2001, Causa C-273/00, Ralf Sieckmann contro Deutsches Patent- und Markenamt, disponibile qui: http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30dda22cdf71c72d4f97a720a28c78bd70c3.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuQahv0?doclang=IT&text=&pageIndex=0&part=1&mode=DOC&docid=46822&occ=first&dir=&cid=267951

[2] J. Gershman, Eau de Fracking? Companies Try to Trademark Scents, disponibile qui: https://www.wsj.com/articles/should-companies-trademark-scents-1428965455?cb=logged0.34832156728953123

[3]Cfr. Members of FICPI and AIPPI, Newsletter giugno 2015 disponibile qui: http://www.interpatent.it/wp-content/uploads/2016/06/201506Newsletter.pdf

[4]Reg. n. 2463044, 2568512 e 2596156

[5]Reg. n. 2463044, 2568512 e 2596156

[6]Regolamento (CE) n. 207/2009 Del Consiglio del 26 febbraio 2009 sul marchio comunitario, disponibile qui: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A32009R0207

[7]REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1431 DELLA COMMISSIONE del 18 maggio 2017 recante modalità di esecuzione di alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio sul marchio dell’Unione europea, disponibile qui: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1431&from=EN

[8]Articolo 3 Regolamento di esecuzione 1431/2017

[9]Decisione della Commissione di Ricorso EUIPO 11 febbraio 1999, R 156/1998, Venootschap onder Firma Senta Aromatic Marketing, in GADI, 1999, p. 1593 e ss., registrato il 31 dicembre 2001 e non rinnovato.

[10]No. 003132404 disponibile qui: https://euipo.europa.eu/ohimportal/it

[11]El olor de limon No. 001254861, v. sopra.

[12]The smell of Vanilla” No 001807353, v. sopra.

[13]Sentenza della Corte del 12 dicembre 2002, causa C-273/00, Ralf Sieckmann contro Deutsches Patent- und Markenamt, disponibile qui: http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=it&num=C-273/00

[15]Direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa, disponibile qui: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32015L2436

[16]Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1431 della Commissione del 18 maggio 2017 recante modalità di esecuzione di alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio sul marchio dell’Unione europea, disponibile qui: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1431&from=EN

[17]Direttive concernenti l’esame sui marchi dell’Unione Europea. Ufficio dell’Unione Europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) Parte B Esame Sezione 4 Impedimenti assoluti alla registrazione disponibile qui: https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/trade_marks_practice_manual/WP_1_2017/Part-B/04-part_b_examination_section_4_absolute_grounds_for_refusal/part_B_examination_section_4_chapter_2_EUTM%20definition/TC/part_B_examination_section_4_chapter_2_EUTM%20definition_tc_it.pdf

[18]Linee guida EUIPO per l’esame, parte B, sezione 4, capitolo 2, versione 01.10.2017, disponibile qui: https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/trade-mark-guidelines

Arianna Valeriani

Laureata in Giurisprudenza presso l'Université Paris I Panthéon-Sorbonne, con specializzazione in diritto pubblico, con il massimo dei voti. Dopo aver integrato la sua formazione, come Visiting Student, presso l'Università di Cambridge e l'Università della California Los Angeles (UCLA), continua i suoi studi presso l'Université Paris I Panthéon-Sorbonne, conseguendo un Master di primo livello in Diritto Internazionale. Particolarmente interessata all'applicazione del diritto nell'era digitale, si candida ed è ammessa  all'edizione 2018-2019 del LL.M in Law of Internet Technology, presso l'Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano. La sua formazione le permette di avere una conoscenza livello madrelingua della lingua francese e inglese, oltre ad una buona padronanza della lingua spagnola.

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