Marchi e Indicazioni Geografiche: caso Islanda contro Islanda
1. Marchi e indicazioni geografiche
I marchi sono segni distintivi, volti a garantire l’origine imprenditoriale di prodotti o servizi. A tal proposito l’art. 7 del D. Lgs 30/2005 (Codice della proprietà industriale, di seguito: CPI) elenca i segni che possono essere oggetto di registrazione e dunque di tutela da parte del nostro ordinamento.
L’art. 1 CPI si afferma che sotto la protezione della proprietà industriale sono compresi insieme ai marchi ed altri segni distintivi, le indicazioni geografiche (IG), oggetto dell’art. 29 CPI che afferma: “Sono protette le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine che identificano un paese, una regione o una località, quando siano adottate per designare un prodotto che ne è originario e le cui qualità, reputazione o caratteristiche sono dovute esclusivamente o essenzialmente all’ambiente geografico d’origine, comprensivo di fattori naturali, umani e di tradizione.“
Altre importanti fonti in materia sono:
- l’Accordo di Madrid del 1891 sul divieto di false indicazioni di provenienza FIRMA CHI
- l’Accordo di Lisbona del 1958 sulla protezione delle denominazioni di origine e sulla loro registrazione internazionale
- Accordi GATT-TRIPs del 1994
- Regolamento (CE) n. 510/2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari
Le indicazioni geografiche si differenziano dai marchi perché hanno una funzione di garanzia territoriale e non una funzione distintiva-attrativa. Inoltre, alla natura privatistica dei marchi si oppone quella pubblicistica delle IG.
Tuttavia, sono numerosi i casi di IG sfruttati come marchi. La Corte di Giustizia ha affermato nel caso Chiemsee (C-108/97 e C-109/97): “Non è possibile registrare come marchi i nomi geografici nei casi in cui essi indichino i luoghi che presentano attualmente o potenzialmente agli occhi degli ambienti interessati, un nesso con la categoria di cui si tratta.” Un chiaro esempio è costituito dal marchio “Capri” per le sigarette. Si parla a tal proposito di fancy brands che il cliente target non associa a caratteristiche geografiche. Difatti, l’ordinamento italiano compie una distinzione tra marchi forti, come l’esempio appena citato in cui non sussite aderenza concettuale tra il nome geografico e il prodotto e/o servizio cui si riferisce, e i marchi deboli che invece possono creare confusione e possono essere dichiarati nulli.
Un problema molto serio riguarda l’uso e la registrazione dei nomi degli Stati (cd. country names) come marchi dal momento che ne consegue l’impossibilità per il Paese stesso e le sue società di utilizzarne il nome per esempio in messaggi promozionali statali. Questo al contempo invece favorisce confusione sulla provenienza e qualità dei prodotti e servizi sul mercato.
La protezione dei country names è molto varia nel mondo, in Europa non sempre vi è un esplicito riconoscimento:
- Italia, Francia, Germania, Islanda, Svezia: i country names non sono tutelati tramite un’apposita categoria legale.
- Grecia: l’articolo 123, sezione 3 lett. a) della L. 4072/2012 vieta la registrazione dei nomi degli Stati e le loro traduzioni o abbreviazioni come marchi.
L’individuazione di una categoria specifica da proteggere è il primo step da cui può derivare una disciplina di protezione. Attualmente la WIPO sta discutendo ciò cercando di trovare il consenso internazionale attorno ad una definizione di “country name” che non leda i diritti alla concorrenza, come sottolineato dagli USA durante la 37esima Sessione di lavoro dello Standing Committee on the Law of Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications. Durante la stessa molti Stati hanno abozzatto una prima definizione che comprende “il nome ufficiale di uno Stato o il precedente, il nome comunemente usato, la traduzione e la traslitterazione di quel nome, la versione abbreviata del nome dello Stato come anche l’uso del nome in forma abbreviata e come aggettivo“. Si tratta di un lavoro definitorio molto complesso che però stimola la riflessione internazionale sulla protezione che si vuole concedere ai country names.
2. Caso dell’Islanda
Il caso dell’Islanda è esemplare e mostra le lacune forti in materia di protezione internazionale dei country names. Difatti, l’Islanda ha firmato la Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, è membro attivo dell’Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale (WIPO) e dell’Organizzazione Mondiale del Commercio (WTO), ma indipendentemente da ciò ha dovuto battersi per difendersi in numerosi cause che avevano ad oggetto un uso illecito del proprio country name. Il caso può noto è stato chiamato dalle testate giornalistiche come Islanda contro Islanda. Lo Stato infatti aveva aperto un procedimento contro una catena inglese di supermercati, Iceland Foods Ltd., che aveva registrato il nome “Iceland” nel Regno Unito nel 1997 per la vendita di cibo e bevande, espandendo poi nel 2002 la sua registrazione anche all’area dei servizi, fino alla registrazione del nome, concessa dalla EUIPO (Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale), per 8 classi di categorie nel 2014. Di conseguenza l’Iceland Foods Ltd. ha fatto valere il proprio diritto escludente nei confronti di coloro che volevano registrare il loro marchio, comprese anche società islandesi, e la registrazione del brand-motto promosso dallo stato islandese “Inspired by Iceland“. Lo scorso novembre il Ministro degli Affari Esteri islandese, SA-Business Iceland e Promote Iceland hanno promosso un giudizio all’EUIPO per dichiarare l’invalidità del marchio registrato dal momento che è descrittivo, non distintivo essendo una mera indicazione geografica. In attesa dell’esito, si può constatare che in Regno Unito il marchio potrebbe venir riconosciuto come marchio notorio, limitando la possibilità di soddisfazione dello stato islandese. Inoltre, la catena inglese opera in diversi paesi tra cui la Spagna, Portogallo, Grecia e Francia, creando confusione sulla reale provenienza dei prodotti.
3. Conclusioni
In conclusione, ad oggi i country names non sono tutelati in maniera sufficiente: mancano norme internazionali specifiche in materia. Si presume che nei prossimi anni la protezione aumenterà in modo da evitare dispendiose azioni di opposizione da parte degli stessi Stati.
Elisabetta Colombo, in concomitanza agli studi accademici presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Milano, è attualmente attiva nell’associazione internazionale ELSA (The European Law Students’ Association) con la nomina di Presidente di ELSA Milano ed inoltre lavora nel Team for External Relations di ELSA Italia.
Nel febbraio 2016 si è aggiudicata il quarto posto all’ICC International Commercial Mediation Competition e a novembre il primo classificato alla II National Negotiation Competition organizzata da ELSA Italia.
Ricopre la carica di Head of Organizing Committee della III edizione della National Negotiation Competition che sarà ospitata da ELSA Milano questo novembre.
Con l’incarico di National Coordinator e Researcher del Legal Research Group internazionale sul tema dell’European Compliance Benchmark ha approfondito la relativa tematica coordinando al contempo il gruppo di lavoro italiano giungendo dunque alla pubblicazione del lavoro lo scorso maggio.
