domenica, Maggio 26, 2024
Fashion Law Influencer Marketing

Nomi patronimici e inganno del pubblico: il caso ‘Fiorucci’

1. I nomi patronimici dei «creatori del gusto e della moda».

Espressioni come “fashion law”, “luxury goods” e “brand protection” sono ormai diventate parte integrante del nostro vocabolario. Ma, al di là di facili inglesismi, il “diritto della moda”, i “beni di lusso” e la “protezione giuridica dei segni distintivi” sul mercato presuppongono un comun denominatore: il marchio. Esso «è, in questo settore, l’istituto principe»[1]. Infatti, il marchio – e i segni distintivi in generale – rappresentano senza ombra di dubbio il gruppo di diritti di proprietà industriale più rilevante e significativo nel settore della moda.

Tra i marchi più diffusi ed impiegati in questo settore vi è senz’altro quello che consiste nel nome dello stilita «eponimo» della maison che firma le proprie creazioni, o quello della famiglia che ne ha avviato l’attività. La lista degli esempi potrebbe essere infinita. Basti pensare ai padri della moda, come Louis Vuitton (dal nome del fondatore dell’omonima maison), Chanel (dalla stilista Gabrielle “Coco” Chanel), Gucci (da Guccio Gucci), Givenchy (dal suo fondatore Hubert de Givenchy) e Valentino (da Valentino Garavani), per arrivare ai più attuali come John Galliano (dal nome del designer forse più stravagante degli ultimi anni) passando attraverso (Yves) Saint-Laurent (il «Roi de Paris» fondatore dell’omonima maison), e Armani (dall’omonimo “Re Giorgio” Armani).

Questi segni sono, indubbiamente, il bersaglio privilegiato per «operazioni parassitarie»[2] volte a trarre vantaggio indebito dallo sfruttamento della notorietà acquisita dal nome dello stilista, o dal suo soprannome, o, in ogni caso, dall’appellativo con cui lo stesso è conosciuto nel settore, e anche fuori da esso. Sorge, pertanto, il problema di offrire tutela al nome degli stilisti per contrastare efficacemente queste condotte. L’uso del «nome», infatti, permette agli operatori del mercato, i quali si trovano nella situazione di essere anche titolari di tali nomi, di poterli utilizzare per fornire informazioni circa la propria persona. Aspetto cruciale, però, è l’uso che lo stilista possa fare del proprio nome a seguito di cessazione o perdita dei suoi marchi patronimici, o ancora, della separazione della compagine societaria cui tali marchi sono rimasti, e la possibilità di poter utilizzare sia il proprio nome come indicazione della sua paternità artistica sia come indicazione della provenienza imprenditoriale dei prodotti[3].

Con specifico riferimento ai marchi dei «creatori del gusto e della moda», gli stilisti appunto, la giurisprudenza anteriore al varo del Codice della Proprietà Industriale aveva accolto la distinzione – ormai superata dalla norma – tra uso del nome come marchio sui prodotti e uso del nome «avente lo scopo di individuare il contributo creativo dello stilista, attribuendogli la paternità dell’opera»: uso questo la cui piena liceità era stata riconosciuta in quanto essa era considerato come rientrante nella nozione di “uso descrittivo” allora richiamato dalla norma[4]. La disposizione normativa, dunque, non prescriveva un divieto assoluto all’uso del nome patronimico, ma riconosceva al soggetto cui spettava «il diritto al nome», ossia, la facoltà di fare uso del patronimico purché «in funzione descrittiva» (lecita), ma non permetteva l’uso del proprio nome patronimico in qualità di marchio d’impresa, e quindi «in funzione distintiva» (sempre illecita)[5].

Questo orientamento giurisprudenziale accoglieva in modo favorevole l’uso dell’altrui marchio, anche se rinomato, alla condizione che avvenisse esclusivamente in «funzione descrittiva» e cioè con l’aggiunta di integrazioni atte ad evitare i rischi di confusione o agganciamento (come l’espressione «design by» o «creato da»)[6], come indicazione di paternità del produttore e/o dell’opera e/o del bene[7].

Tra gli svariati esempi, si menziona il famoso Giovanni «Gianni» Bulgari., erede di una delle più famose gioiellerie del mondo. Quando lasciò la società, a seguito della triste vicenda del sequestro di persona di cui era stato vittima nel marzo del 1975, per opera del noto Clan dei Marsigliesi, ben poté lanciare il nuovo marchio «Enigma» per orologi, accompagnato dalle iniziali G.B. e riportante la scritta “created by Gianni Bulgari”, con caratteri più piccoli rispetto al marchio principale.

Ancora, si può anche ricordare, la causa che aveva visto contrapporsi la società Lanificio Ermenegildo Zegna e il Lanificio Mario Zegna[8]. Ambedue le società erano nate dalla divisione del patrimonio sociale della originaria azienda Lanificio Fratelli Zegna di Angelo. L’accordo contrattuale, che scaturiva dalla divisione, prevedeva l’appartenenza al Lanificio Ermenegildo Zegna del marchio “Zegna”, e prevedeva la possibilità per il Lanificio Mario Zegna di utilizzare tale patronimico nella propria denominazione sociale con facoltà di apporlo sui tessuti di propria produzione: “non in funzione di marchio» ma, secondo delle modalità analiticamente indicate nel contratto, riconducibili comunque a una «funzione descrittiva” (es. espressioni del tipo «tessuto prodotto dal Lanificio Mario Zegna»).

Il Lanificio Mario Zegna agiva in giudizio al sol fine della «riconduzione ad equità della previsione riguardante l’uso del marchio Mario Zegna mediante la eliminazione del limite descrittivo». Dato che la risoluzione della causa in questione era intervenuta prima della riforma operata al c.p.i., la Cassazione non riconoscendo il contrasto venutosi a creare con il diritto comunitario aveva respinto il ricorso del Lanificio Mario Zegna, sancendo: “ai sensi dell’art. 1-bis del testo delle disposizioni legislative in materia di marchi registrati […], l’utilizzazione commerciale del nome patronimico, eccezionale rispetto ai diritti di esclusiva sul marchio d’impresa registrato, deve essere conforme ai principi della correttezza professionale, e quindi non deve avvenire in funzione di marchio; pertanto una pattuizione privata che riproduca il divieto di atti confusori consentendo l’uso commerciale del nome soltanto in funzione descrittiva, non contrasta con il precetto legale”.

2. Il caso ‘Fiorucci’

La lunga vicenda giudiziaria, contraddistinta da numerose decisioni sia delle autorità giurisdizionali nazionali che di quelle comunitarie, che ha visto protagonista lo stilista Elio Fiorucci – venuto a mancare nel luglio del 2015 e, noto per la sua cifra stilistica «pop» – può costituire un interessante spunto di riflessione in materia di utilizzo del nome patronimico come marchio d’impresa.

A causa di varie difficoltà economiche, verso la fine degli anni ’80 la società del noto stilista, che era stata portata ad affrontare la liquidazione e una procedura di concordato preventivo, cedeva alla Edwin Co. Ltd – multinazionale giapponese, interveniente della procedura – l’intero «patrimonio creativo» della Fiorucci, come si legge nell’accordo tra le parti che prevedeva che “La Fiorucci cede, vende e trasferisce … tutti i marchi, e … tutti i diritti di utilizzare in esclusiva la denominazione ‘FIORUCCI’.”. In buona sostanza, veniva ceduto il «mondo Fiorucci».

A seguito di ciò, si sono aperti due scenari: da un lato la vicenda «comunitaria», dall’altro una «saga» giudiziaria tutta italiana, che si affiancava parallelamente alla prima.

Nel 1999 la Edwin Co Ltd aveva, infatti, depositato presso l’UAMI (Ufficio per l’Armonizzazione del Mercato Interno), oggi EUIPO, domanda di registrazione del marchio denominativo ELIO FIORUCCI. Lo stilista si era fermamente opposto presentando una domanda di decadenza per sopraggiunta ingannevolezza del marchio comunitario (all’art. 51, n. 1, lett. c) del Regolamento (CE) n. 40/94), nonché di nullità per l’anteriore esistenza di un diritto al nome invalidante (all’art. 52, n. 2, lett. a) del Regolamento (CE) n. 40/94), la quale veniva accolta dalla divisione di Annullamento[9], che riteneva applicabile l’allora vigente art. 21, co. III, della Legge Marchi, in quanto “risultava dimostrata la notorietà del nome Elio Fiorucci e mancava la prova del consenso (…) alla registrazione di detto nome quale marchio comunitario. (…)”.

Veniva dunque investita del ricorso, avverso tale decisione, la Commissione di Ricorso dell’UAMI[10], la quale accoglieva l’impugnazione della Edwin ritenendo che l’art. 8, co. III c.p.i. andrebbe a tutelare quello che viene definito il momento di «migrazione» del segno dall’ambito in cui è nata la sua notorietà a quello commerciale, con la specifica conseguenza che in casi del genere è necessario il consenso dell’interessato. Mentre, allorquando tale migrazione fosse già avvenuta, e quindi il segno fosse già percepito come segno commerciale, la norma non avrebbe ragione di applicarsi. In riferimento alla domanda di decadenza per ingannevolezza sopraggiunta, La Commissione ha chiarito che “il pubblico è consapevole che l’uso dei patronimici come marchi commerciali è pratica diffusa, ma che questo non significa necessariamente che dietro a tali patronimici si celi una persona reale» e pertanto «il marchio Elio Fiorucci, che rappresenta semplicemente il nome di una persona, (…) non fornisce alcuna indicazione circa determinati pregi qualitativi e, pertanto, non può tradursi in un inganno nei confronti dei consumatori”.

Elio Fiorucci, avverso tale decisione, ricorreva davanti al Tribunale di Primo Grado CE per ottenere l’annullamento della decisione della Commissione impugnata, in quanto la stessa ledeva i propri diritti sul proprio nome. Nel 2009 i giudici comunitari avevano accolto il ricorso dello stilista annullando la decisione dell’UAMI.

Il suddetto provvedimento non scoraggiò la Edwin Co Ltd che, difatti, impugnò la decisione del Tribunale dinanzi alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea[11] (CGUE) affermando in buona sostanza che la notorietà del nome dello stilista non poteva impedirne la registrazione come marchio d’impresa. I giudici di Lussemburgo hanno confermato la decisione del Tribunale adducendo che non è possibile «laddove… venga invocato un diritto al nome, … limitare l’applicazione di tale norma alle sole ipotesi in cui la registrazione di un marchio comunitario si trovi in conflitto con un diritto inteso esclusivamente a tutelare il nome in quanto attributo della personalità dell’interessato» dovendo invece estendersi a tutelare il nome anche in relazione a un uso commerciale.

Inoltre, secondo l’art. 52 n. 2 del Regolamento sul marchio comunitario (n. 40/94), la nullità di un marchio comunitario può essere dichiarata su domanda di un interessato che faccia valere “un altro diritto anteriore” tutelato dal diritto comunitario o dal relativo diritto nazionale, diritto anteriore che ben può essere considerato il diritto al nome come espressamente indicato dalla norma.

Parallelamente alla vicenda comunitaria, come già anticipato, si è affiancata una vera e propria saga giudiziaria italiana, che ha visto come protagoniste le medesime parti: la società Edwin Co. Ltd e lo stilista Elio Fiorucci, che tentando di riorganizzare la propria società, aveva registrato e utilizzato per una serie di prodotti, dei marchi che incorporavano il nome «Fiorucci», tra cui “Love Therapy by Elio Fiorucci” e “Love Therapy Collection by Elio Fiorucci”.

Un primo procedimento fu instaurato nel 2002 avanti al Tribunale di Milano proprio dallo stilista per ottenere la nullità e la decadenza, per decettività sopravvenuta dei marchi della Edwin Co Ltd, contenenti la denominazione «Fiorucci» e «Fioruccino», nonché del marchio «gli angeli» (fortemente collegato all’immagine dello stilista), registrati dalla stessa società, sebbene lo stilista non collaborasse più, in alcun modo, alla creazione dei prodotti. Tuttavia, con sentenza n. 3841 del 15 febbraio/27 marzo 2007 il Tribunale meneghino rigettava le domande proposte da Elio Fiorucci sull’assunto che «indipendentemente dalla consapevolezza o meno dei singoli consumatori dell’avvenuta cessione, in sé il marchio consistente nel patronimico di uno stilista non contiene necessariamente il messaggio della sua attuale presenza nella fase realizzativa o di controllo» e che, di conseguenza, i marchi della società giapponese dovevano essere fatti salvi  da una censura di decadenza per ingannevolezza sopravvenuta.

In aggiunta, non ha avuto esito positivo neanche l’impugnazione della sentenza di prime cure del Tribunale di Milano proposta da Elio Fiorucci, in quanto rigettata dalla Corte di Appello di Milano.

Nel frattempo, nelle more del processo, nel 2006 la Edwin Co Ltd, lamentando la contraffazione dei propri marchi “Fiorucci” e la concorrenza sleale posta in essere a suo danno, instaurava un giudizio nei confronti dello stilista.

Nei primi due gradi di giudizio, sia il Tribunale di Milano che la Corte d’Appello hanno in pratica sostenuto, seppur con esiti diversi, in conformità alla consolidata giurisprudenza, che l’espressione «by Elio Fiorucci», dovessero essere intese nel senso che tale nome esprimeva semplicemente la personalità di Elio Fiorucci, con chiaro intento descrittivo e non distintivo. In sostanza, la suddetta espressione non aveva altro significato se non quello di manifestare l’apporto personale dello stilista alle attività in questione, il che escludeva ogni possibilità di illecito. Da qui il ricorso in Cassazione[12] della società nipponica. La Suprema Corte, sovvertendo il pronunciamento della Corte d’Appello, sanciva che «in tema di cessione di marchio (nella specie “Fiorucci”), l’inserimento, in quest’ultimo, di un patronimico coincidente con il nome della persona che in precedenza l’abbia incluso in un marchio registrato, divenuto celebre, e poi l’abbia ceduto a terzi, non è conforme alla correttezza professionale se non sia giustificato, in una ambito strettamente delimitato, dalla sussistenza di una reale esigenza descrittiva inerente all’attività, ai prodotti o ai servizi offerti dalla persona, che ha certo il diritto di svolgere una propria attività economica ed intellettuale o creativa ma senza trasformare la stessa in un’attività parallela a quella per la quale il marchio anteriore sia non solo stato registrato ma abbia anche svolto una rilevante sua funzione distintiva».

La Corte ha così limitato di gran lunga l’ambito di operatività dell’art. 21, co. I c.p.i., in particolar modo nei confronti dell’uso del patronimico, dapprima registrato come marchio dallo stesso suo autore che l’ha poi ceduto a terzi, ritenendo che il creatore di tale segno distintivo può servirsene nella misura in cui esso operi come riferimento descrittivo alle sue attività professionali, ma senza che si produca un effetto alcuno di agganciamento e/o di confusione. La Cassazione ha quindi ritenuto che nel caso in esame, non potendosi riscontrare una necessità di descrittività nei confronti dei prodotti e servizi coinvolti, l’uso del patronimico non poteva ritenersi conforme ai principi della correttezza professionale.[13]

[1] Cfr. GIUDICI, Moda e diritti della proprietà industriale e intellettuale, in Fashion Law, B. POZZO – V. JACOMETTI (a cura di), Milano, 2016, p. 18.

[2] 5 Cfr. VANZETTI, La nuova legge marchi, I^ ed., Milano, 1993, p. 103.

[3] Cfr. ALVANINI, Stilisti e marchi patronimici, in Dir. Industriale, 2014, 4, p. 345.

[4] Cfr. ex multis, Trib. Padova, 11 novembre 2005, in Giur. Ann. Dir. Ind., 2005, p. 1087 e ss. in cui si conferma come uso descrittivo, quello specificamente «avente lo scopo di individuare il contributo creativo dello stilista, attribuendogli la paternità dell’opera» e App. Milano, 28 aprile 2000, ivi, 2001, p. 210 e ss.

[5] Cfr. CASABURI, L’uso in funzione di marchio del patronimico già registrato da terzi: una sentenza (in apparenza) innovativa della Cassazione (nota a sentenza Cass. 24 maggio 2017, n. 12995).

[6] Cfr. Cass. 22 novembre 1996, n. 10351, in Giur. Ann. Dir. Ind., 1996, n. 3392 in cui si legge che «il titolare di un’attività economica può utilizzare il proprio nome personale e il proprio indirizzo, senza che il titolare di un brevetto anteriore a tale uso possa vietarlo, purché esso sia conforme ai principi della correttezza professionale e, quindi, abbia funzione soltanto descrittiva e non di marchio».

[7] Cfr. GELATO, Nota sull’uso del proprio nome come marchio, in Giur. It., 1997, p. 1.

[8] Cfr. Cass., sez. I, 22 aprile 2003, n. 6424 in Giur. Ann. Dir. Ind., 2003, n. 4482.

[9] Divisione di Annullamento dell’UAMI, 24 dicembre 2004, 545-C, nel caso «Fiorucci c. Edwin».

[10] Decisione Commissione dei Ricorsi UAMI, 6 aprile 2006, nel caso R 238/2005-I.

[11] Corte di Giustizia UE, 5 luglio 2011, C-263/09 P.

[12] 4 Cfr. Cass. civ.; sez. I, 25 maggio 2016, n. 10826 nella causa «Edwin Co. Ltd e altri c. Fiorucci e

altri» in Foro It., 2016, 7-8, 1, p. 2381 e ss.

[13] Cfr. GALLI, L’ultima decisione della Corte Suprema sulla saga dei Fiorucci, del 05 settembre 2016 in https://sistemaproprietaintellettuale.it/

Per ulteriori approfondimenti:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX%3A62006TJ0165

Avellino, Tutela di uno scatto: il copyright nella moda, Ius in itinere, disponibile su https://www.iusinitinere.it/tutela-di-uno-scatto-il-copyright-nella-moda-27940  

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