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A.C. Milan non potrà registrare il marchio per prodotti di cancelleria a causa di un “Milan” tedesco

A.C. Milan non potrà registrare il marchio per prodotti di cancelleria a causa di un “Milan” tedesco

a cura di Giovanni Rossi

Il presente contributo mira ad analizzare la recente sentenza n. 352/2020 del Tribunale di I Grado dell’Unione Europea[1], che ha visto protagonista la nota squadra di calcio italiana A.C. Milan S.p.a.. Nella sentenza succitata, il Tribunale ha confermato che lo stemma rossonero non può essere registrato come marchio dell’Unione Europea per prodotti di cancelleria e prodotti per ufficio (Classe 16 della classificazione di Nizza). Verrano passati in rassegna, in particolare, i due temi principali affrontati dal Tribunale dell’UE, ovvero l’utilizzo di un marchio in una forma diversa da quella registrata e la valenza della notorietà del segno depositato successivamente.

Introduzione

La questione risale a Febbraio 2017, quando la società A.C. Milan, a seguito della presentazione di una domanda di deposito internazionale per il marchio figurativo ACM 1899 AC MILAN

designava l’Unione Europea in relazione a prodotti per la cancelleria. La società Tedesca InterES Handels- und Dienstleistungs Gesellschaft mbH & Co. KG, venuta a conoscenza del deposito del segno, a seguito della sua pubblicazione, depositava un’istanza di opposizione facendo valere, quale impedimento alla registrazione, un precedente marchio denominativo Milan registrato in Germania dal 1988 per prodotti identici e/o simili a quelli rivendicati in classe 16 dalla società italiana.

Durante il contraddittorio davanti alla Divisione di Opposizione dell’EUIPO, l’A.C. Milan chiedeva alla controparte di fornire le prove d’uso per il marchio denominativo Milan. La Divisione di Opposizione riteneva sufficienti[2] le prove d’uso presentate dalla società InterES e, di conseguenza, rifiutava il marchio figurativo richiesto per i prodotti in classe 16 ravvisando la sussistenza di un rischio di confusione ai sensi dell’art 8 co.1 lett. b Reg. UE 1001/2017[3].

La società milanese ricorreva in Commissione dei Ricorsi EUIPO impugnando la decisione emessa dalla Divisione di Opposizione, ma anche la Commissione dei Ricorsi nel caso numero R 161/2019-2 del 14/02/2020[4],  riteneva che sussistesse un rischio di confusione per il pubblico di riferimento (consumatore tedesco) e che la registrazione dovesse essere respinta per i prodotti contestati.

L’A.C. Milan adiva allora il Tribunale impugnando la decisione della Commissione e sostenendo che, in primo luogo, il marchio anteriore non fosse stato effettivamente utilizzato e, in secondo luogo, che, sulla base della comparazione dei segni, non vi potesse essere un rischio di confusione anche per la rilevante reputazione della squadra calcistica milanese. Tuttavia, il Tribunale, ritenendo corrette le valutazioni fatte dall’Ufficio Europea della Proprietà Intellettuale in entrambe le decisioni, confermava l’esistenza di un rischio di confusione tra i marchi per i prodotti contestati.

Uso di un marchio in una forma diversa da quella di registrazione

Uno degli aspetti più interessanti sia da un punto di vista teorico sia da un punto di vista pratico/commerciale trattati nella sentenza di cui sopra è la possibilità di utilizzare per il titolare di un marchio il proprio segno distintivo in una veste grafica diversa da quella oggetto di registrazione purché non venga alterato il carattere distintivo; tale facoltà è riconosciuta sia in ambito nazionale, art. 24 co. 2 C.p.i., sia a livello europeo art. 18 co. 2 lett.a Reg. UE 1001/2017 ed entrambe le norme prevedono quale limite la non alterazione del carattere distintivo del segno registrato.

Nel caso di specie la società A. C. Milan lamentava un utilizzo del marchio antecedente diverso rispetto al segno effettivamente registrato (marchio denominativo MILAN). Le prove d’uso fornite dalla società tedesca, infatti, mostravano che il marchio veniva utilizzato in una veste grafica particolare, ovvero veniva posto a capo della dicitura Milan la testa di un rapace all’interno di un quadrato.

Pertanto, il richiedente sosteneva che la presenza dell’elemento figurativo alterasse il carattere distintivo del marchio e che quindi si dovesse ritenere che questo utilizzo non fosse un uso rientrante nelle ipotesi di utilizzo di marchio diverso da quello registrato consentito ai sensi dell’art 18 co.2 lett. a) Reg. UE 1001/2017.

Al contrario il Tribunale ha riconosciuto, in primo luogo ed in linea generale, che la registrazione di un marchio denominativo consente al titolare la possibilità di utilizzare lo stesso in differenti grafie e con l’aggiunta di elementi grafici[5], specificando che l’art. 18 RMUE è rivolto ad evitare un’imposizione di stretta conformità tra la forma di registrazione del marchio e la forma di utilizzo dello stesso, consentendo al titolare di adattare il segno ad un miglior sfruttamento commerciale; in secondo luogo e nel merito della questione, individua che anche se la figura del rapace non è trascurabile, in ragione della dimensione e della sua posizione, questa non può essere considerata dominante nel marchio, infatti l’elemento figurativo è significativamente più piccolo rispetto all’elemento denominativo Milan, il quale occupa più della metà del segno. Per queste ragioni la presenza dell’elemento figurativo non altera la distintività del marchio e dunque l’utilizzo fatto dalla società tedesca deve considerarsi un uso effettivo e genuino del marchio.

È altresì innegabile che accanto alla necessità di impedire un obbligo di stretta conformità tra segno registrato e segno utilizzato, pena la perdita del diritto, e di consentire al titolare di poter apportare le variazioni e gli “aggiornamenti” che di volta in volta appaiono opportuni[6] vi è l’esigenza di impedire un ampliamento smisurato dell’esclusiva concessa al titolare -contraddicendo, di conseguenza, anche gli scopi per cui è posto l’onere di utilizzazione del marchio-. Pertanto, autorevole dottrina, ha ritenuto che sostanzialmente “le modifiche apportate non devono dare luogo a mutamenti dell’ambito protettivo, che consentano diverse possibilità di difesa nei confronti di marchi simili”[7].

In ambito nazionale si è radicata in parte della dottrina una diversa impostazione relativa alla questione giuridica sopra menzionata, ovvero la disposizione sull’uso in forma modificata (art. 24 co.2 c.p.i.) andrebbe letto alla luce della disciplina dei marchi difensivi. Pertanto, la variazione consentita tra marchio registrato e marchio usato sarebbe quella ravvisabile nel rapporto tra marchio principale e marchio difensivo[8]. Questo orientamento dottrinale non ha trovato riscontro in ambito europeo in quanto il Reg. UE 1001/2017 non riconosce la figura giuridica dei marchi difensivi e la Corte di Giustizia ha affermato che le registrazioni qualificabili come difensive non sono compatibili con la tutela del marchio dell’Unione Europea[9].

È inevitabile che il bilanciamento di questi interessi contrapposti debba essere effettuato nei singoli casi concreti dagli uffici di IP e dai giudici.

Al fine di ridurre le valutazioni divergenti è stata introdotta recentemente una nuova prassi comune, la quale intende identificare i principi generali da seguire per valutare quando l’uso di un marchio in una forma differente da quella registrata alteri il suo carattere distintivo[10].

High reputation del segno successivo.

Ulteriore elemento di interesse della sentenza in esame è riscontrabile nella considerazione fatta dal richiedente sulla high reputation del segno contestato. La società milanese ha sostenuto che oltre alle differenze dei segni posti a confronto da un punto di vista letterale, fonetico e concettuale la sezione di Opposizione e la Commissione dei Ricorsi non avesse tenuto in considerazione la reputazione dello stemma rossonero.

Il Tribunale è stato lapidario sul punto statuendo che in un giudizio di confondibilità tra marchi è la notorietà del marchio anteriore che eventualmente deve essere presa in considerazione e non già la notorietà del marchio depositato successivamente, ergo ogni argomento basato sulla notorietà o reputazione del marchio successivo è totalmente irrilevante.

Sul tema si era già espressa La Corte di Giustizia nel 2009 nel procedimento C-498/07 Aceites del S.C. // Koipe. Anche in questo caso la ricorrente aveva opposto la notorietà del suo marchio al fine di affermare l’assenza di un rischio di confusione tra i marchi in conflitto. La Corte aveva respinto l’argomento sulla base del medesimo assunto, ovvero che nei giudizi di confondibilità tra marchi la notorietà che deve essere presa in considerazione è quella del marchio precedente e non quella del marchio posteriore[11].

Conclusione

Dalla sentenza esaminata si evincono alcuni spunti di riflessione, tra i quali l’irrilevanza della prova della notorietà del segno successivo depositato in un procedimento di opposizione. Il procedimento di opposizione ha la finalità di determinare se vi sia o meno un rischio di confusione tra il marchio dell’opponente ed il marchio depositato e non quella di contestare la validità del marchio precedente o quella di determinare se il richiedente possa vantare un diritto anteriore.

Infine, è particolarmente delicato il problema relativo all’utilizzo di un segno in forma diversa da quella registrata, ma che comunque ne consenta il mantenimento del diritto.

[1] Trib. UE, sez. VI, sentenza n. 353, 10 novembre 2021, disponibile qui: https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=BCCF7C86D7FDF8E7C2EE2FF199CF79AD?text=&docid=249031&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=7923557

[2]Divisione di Opposizione, Opposizione No. B 2874801, 30 novembre 2018

[3] Regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell’Unione europea, disponibile qui: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:32017R1001

[4]Commissione dei ricorsi, decisione R 161/2019-2, 14 febbraio 2020

[5]Trib. UE, sez. VI, sentenza n. 353, 10 novembre 2021.

[6]A. Vanzetti, codice della proprietà industriale, ed. 2013

[7]L. C. Ubertazzi, commentario breve alle leggi su Proprietà intellettuale e concorrenza, edizione 2019.

[8]A. Vanzetti, codice della proprietà industriale, ed. 2013

[9]Corte di Giustizia UE, sentenza 553, 25 ottobre 2012, disponibile qui: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX%3A62011CJ0553

[10]EUIPN, Prassi comune, uso del marchio in una forma che si differenzia da quella in cui è stato registrato, Ottobre 2020

[11] Corte di Giustizia UE, sentenza n. 498, 3 settembre 2009, disponibile qui: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX%3A62007CJ0498

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