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La disciplina del marchio nel TRIPS Agreement

L’Accordo TRIPS (Trade-Related aspects of Intellectual Property Rights), dall’1 gennaio 1995, fa parte di una serie di trattati che regolano il commercio internazionale sotto l’egida della World Trade Organization. L’accordo, nell’ambito degli obiettivi della WTO di ridurre le distorsioni e gli ostacoli al commercio internazionale, ha come obiettivo principale quello di garantire un’efficace protezione dei diritti di proprietà intellettuale, garantendo nel contempo che le misure di protezione di tali diritti non diventino essi stessi ostacoli al commercio[1].

L’obiettivo dell’Accordo, ossia la promozione dell’innovazione tecnologica, il trasferimento e la diffusione della tecnologia, guida la disciplina di tutti i diritti di proprietà intellettuale ivi presi in considerazione. Per raggiungere tale scopo, le disposizioni del TRIPS necessitano di un’interpretazione di sistema, secondo i principi stabiliti dal diritto internazionale consuetudinario.

In particolare, in questa sede l’attenzione verrà posta sulla protezione dei marchi. La sezione 2 della parte II del TRIPS, infatti, stabilisce un livello minimo vincolante di protezione, definendo cosa può costituire un marchio, quali sono i diritti conferiti dalla registrazione, nonché le possibili limitazioni, la durata della protezione e ulteriori requisiti. Ciò significa che ciascuno stato parte della World Trade Organization deve garantire una tutela almeno pari a quella prevista all’interno dell’Accordo TRIPS, potendo tuttavia anche aumentare i livelli di protezione, ad esempio, per la durata[2].

  • Articolo 15

L’ Art. 15 definisce gli elementi idonei alla registrazione come marchio, nonché le condizioni che gli Stati Membri possono introdurre al fine di ottenere una valida registrazione. Secondo l’articolo, gli Stati possono negare la registrazione sia sulla base di una mancanza di requisiti definiti dall’articolo stesso, sia per motivi diversi da quelli espressamente previsti dallo stesso TRIPS e dalla Convenzione di Parigi (1967), a condizione che siano coerenti con entrambi[3].

  • Articolo 16

L’art. 16 stabilisce il livello minimo di tutela, tramite diritti esclusivi, che tutti i Membri devono garantire[4]. Tale protezione nei confronti di terzi che utilizzino il marchio senza autorizzazioni è concessa al proprietario del marchio (“the owner”), tuttavia la disposizione non specifica il modo in cui la titolarità del marchio possa essere determinata[5]. Inoltre, il concetto di “diritto esclusivo” attribuito al proprietario del marchio, deve essere interpretato nel senso che questo diritto appartiene esclusivamente al proprietario, e non, invece, come diritto di esclusione di terzi, in quanto una tale interpretazione consisterebbe in una ripetizione di quanto già affermato con il termine “prevenire”[6].

  • Articolo 17

L’Art. 17 fornisce un quadro entro il quale i Membri possono introdurre eccezioni ai diritti conferiti dal marchio. Le eccezioni, in base alla disposizione, devono essere limitate e devono tenere conto degli interessi legittimi del proprietario del marchio e di terze parti, il che significa che gli interessi supportati da politiche pubbliche e norme sociali pertinenti devono essere protetti[7].

La disposizione è stata interpretata nel senso che le eccezioni devono essere ristrette e consentire solo una piccola diminuzione dei diritti: l’entità della diminuzione del diritto deve poi essere analizzata attraverso una valutazione di tipo legale, in quanto è del tutto assente un riferimento ad una valutazione di tipo economico[8].

  • Artt. 18, 19, 20

Gli articoli 18, 19 e 20 trattano il termine di protezione, il requisito dell’uso al fine di mantenere la registrazione e l’introduzione di requisiti speciali per il marchio. L’Art. 18 stabilisce una differenza tra i diritti derivanti da un marchio e quelli derivanti dal brevetto o il copyright. Infatti, la registrazione del marchio comporta una tutela che, qualora il proprietario rinnovi la registrazione al termine di ogni periodo di protezione, può avere durata indefinita. In aggiunta, fissa il numero minimo di anni di un singolo periodo di protezione, che deve essere pari a 7.

L’Art. 19, invece, stabilisce che la cancellazione di un marchio può avvenire solo dopo un periodo di utilizzo ininterrotto pari a tre anni, mentre l’articolo 20 vieta l’introduzione di requisiti speciali per l’utilizzo di un marchio nel corso dell commercio.

  • Art. 21

Un’ulteriore peculiarità della disciplina dei marchi rispetto a quella dei brevetti è introdotta dall’art. 21 in materia di licenze obbligatorie. L’articolo stabilisce che le licenze obbligatorie non sono consentite nell’ambito dei marchi, a dimostrazione del fatto che, a differenza del settore brevetti, non vi è alcuna giustificazione di ordine pubblico che autorizzi tali licenze e pertanto i governi non possono consentire l’uso di un marchio senza l’autorizzazione del titolare del diritto. In ossequio all’obiettivo dell’Accordo, ossia promuovere il trasferimento della tecnologia, il legislatore internazionale stabilisce poi che spetta a ciascuno Stato Membro prescrivere le condizioni per la concessione di licenze e nell’assegnazione dei diritti di marchio. Tuttavia, il proprietario di un marchio registrato deve sempre essere in grado di assegnare o concedere in licenza il marchio, senza che ciò avvenga contestualmente al trasferimento dell’azienda. Difatti, prima dell’introduzione dell’Accordo TRIPS, molti Paesi, al fine di garantire la qualità dei prodotti o servizi contraddistinti da uno stesso marchio e, consentivano il trasferimento o l’assegnazione del marchio solo insieme al trasferimento dell’attività corrispondente. [9]

Come anticipato, la disciplina del marchio prevista dall’Accordo TRIPS non pone che un livello minimo di tutela. La disciplina, infatti, è stata implementata da ciascuno Stato con gli strumenti e le modalità più confacenti al proprio sistema giuridico e la propria prassi.

 

[1] Art. 7 TRIPS

[2] Weckstrom, When Two Giants Collide: Article 17 and the Scope of Trademark Protection Afforded Under the Trips Agreement, Loyola of Los Angeles International and Comparative Law Review, Vol. 29. Disponibile, in inglese, qui SSRN: https://ssrn.com/abstract=930646 o http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.930646.

[3] Appellate Body Report, US — Section 211 Appropriations Act, WT/DS176/AB/R, 2 January 2002, https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/176abr_e.pdf.

[4] È stato affermato che i diritti devono essere concessi non solo sulla base della registrazione, ma, nei sistemi in cui la titolarità è piuttosto basata sull’utilizzo, come negli Stati Uniti, anche sulla base dell’uso. Per un’ulteriore analisi, consultare la Appellate Body Report, US — Section 211 Appropriations Act, vedi n. 3.

[5] Appellate Body Report, US — Section 211 Appropriations Act, vedi n. 3.

[6] Panel Report, EC — Trademarks and Geographical Indications, WT/DS174/R, 15 March 2005, https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/174r_e.pdf.

[7] Panel Report, Canada — Pharmaceutical Patents, WT/DS114/R, 17 March 2000, https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/7428d.pdf.

[8] Panel Report, EC — Trademarks and Geographical Indications , vedi n. 6.

[9] Ai sensi dell’art. 6 quater della Convenzione di Parigi, i paesi potevano decidere liberamente di regolamentare la necessarietà o meno del trasferimento contestuale dell’attività commerciale legata al marchio. Solamente ai sensi dell’accordo TRIPS è divenuto di consentire l’assegnazione indipendentemente dalla corrispondente operazione commerciale.

fonte immagine: eventribe.co.uk

Lucrezia Berto

Classe 1992, piemontese di nascita ma milanese d’adozione, si laurea nel 2016 in giurisprudenza alla School of Law dell’Università Bocconi. Dopo l'inizio della carriera professionale negli Stati Uniti e la pratica forense presso uno dei principali studi legali milanesi, decide di seguire le sue passioni iscrivendosi all’LL.M in Law of Internet Technology dell’Università Bocconi. Attualmente vive in Spagna, a Barcellona, dove si occupa di consulenza in materia IP, IT e Data Protection a startup ad alto livello tecnologico. Appassionata di nuove tecnologie, proprietà intellettuale e big data, è un’amante dei viaggi e dello sport. Contatto: lucrezia.berto@iusinitinere.it

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