sabato, Giugno 15, 2024
Diritto e Impresa

Il marchio: conviene registrarlo?

Occhi ,capelli, naso, bocca: ecco alcuni dei segni che ci distinguono e differenziano gli uni dagli altri; nel mondo artificiale e convenzionale del diritto, questa stessa esigenza di differenziazione si pone in relazione a quei peculiari soggetti della vita giuridica e economica che sono le imprese. A tal proposito, tradizionalmente si parla si segni distintivi dell’impresa facendo riferimento in particolare a ditta, insegna e marchio, quali strumenti attraverso cui un’impresa può facilmente essere riconosciuta dalla propria clientela evitando quindi confusione con altri prodotti simili sul mercato. Il marchio, in particolar modo, si definisce come un segno che può essere riprodotto graficamente (es. una parola, un nome, un disegno) e che sia, citando una direttiva comunitaria, “idoneo a distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese”. L’importanza del marchio per un’impresa è vitale come sottolineano le diverse funzioni che di solito gli si attribuiscono: la funzione di distinzione dei prodotti di quella particolare impresa,la funzione di attrarre i consumatori, la funzione di indicare un determinato livello qualitativo di quei prodotti; per questo motivo, la legge impone determinati requisiti di validità del marchio, in mancanza dei quali esso è nullo. Essi sono:

-La liceità: il marchio non può consistere in un segno contrario alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume.

– La verità: il marchio non deve ingannare il pubblico (ad esempio sulla provenienza del prodotto).

-La novità: il marchio deve essere nuovo e diverso rispetto a quello già adottato da altre imprese per prodotti identici o simili, al fine di evitare confusione nei consumatori.

Il nostro ordinamento prevede oggi due diversi fatti costitutivi del marchio: la registrazione mediante presentazione di un’apposita domando presso l’Ufficio Italiano brevetti e marchi, istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico; l’uso di fatto del marchio (o “preuso”)  senza alcuna registrazione. A questi due diversi fatti costitutivi si ricollegano effetti molto diversi in relazione della tutela dell’impresa titolare del marchio, quanto meno da tre punti di vista: 1)la costituzione del diritto di uso esclusivo del marchio; 2)la durata del marchio; 3)la prova dell’anteriorità dell’uso del marchio rispetto a un altro marchio uguale o simile utilizzato da altra impresa.

1) Dal punto di vista della costituzione del diritto di uso esclusivo del marchio:

-Nel caso di marchio registrato, la legge lo fa sorgere dal momento della presentazione della domanda di registrazione tutelando l’impresa ancora prima della sua effettiva utilizzazione.

-Nel caso di marchio non registrato (o meglio, marchio di fatto), invece, la situazione è più complessa ed esige una piccola premessa. Quando si parla di tutela del marchio, ci si riferisce al caso in cui si verifichi un conflitto tra più imprese che impiegano quello stesso marchio per la commercializzazione di prodotti uguali e simili, sicché per risolvere il conflitto bisogna stabilire quale impresa prevale. Nel momento in cui il marchio viene registrato, saranno nulli per mancanza del requisito della novità tutti i marchi uguali o simili di cui, successivamente, si presenta la domanda di registrazione. Nel momento in cui, invece, il marchio non viene registrato, l’art. 2571 c.c  stabilisce che “chi ha fatto uso di un marchio non registrato ha la facoltà di continuare a usarne, nei limiti in cui anteriormente se ne è avvalso”. Sostanzialmente la norma riconosce la possibilità della coesistenza di uno stesso marchio, nel momento in cui un’impresa prima lo usava in via di fatto e poi un’altra impresa lo ha registrato. Tuttavia, il codice della proprietà industriale prevede una forma di tutela differenziata a seconda che quel marchio abbia acquisto notorietà a livello nazionale o a livello locale. In caso di notorietà nazionale la tutela è più forte: il diritto di esclusiva consiste nella possibilità di impedire che un’altra impresa usi in fatto lo stesso marchio e di poter chiedere a un giudice che sia dichiarato nullo per difetto di novità un marchio uguale o simile successivamente registrato, con un’azione esercitabile nel termine di cinque anni. In questo caso, addirittura la legge conferisce una tutela maggiore al marchio di fatto rispetto a quello registrato, facendo prevalere il primo sul secondo, fermo restando che, decorso il termine quinquennale per l’esercizio dell’azione, il marchio registrato dopo l’uso di fatto di quello simile o uguale sarà valido e prevarrà su quello non registrato. In caso di notorietà locale, invece, la tutela è più debole: il titolare del marchio di fatto potrà solo continuare ad avvalersene nei limiti del territorio praticato, non potendo impedire l’uso dello stesso marchio ad altre imprese.

2)Dal punto di vista della durata:

-Nel caso di marchio registrato, la registrazione dura 10 anni rinnovabili un numero illimitato di volte.

-Nel caso di marchio di fatto, la sua durata è strettamente connessa alla continuità nel suo uso: la mancata utilizzazione ne comporta l’estinzione.

3)Dal punto di vista della prova:

-Nel caso di marchio registrato, la registrazione comporta  la presunzione di validità e novità del marchio nonché, quindi, dell’anteriorità del suo uso.

-Nel caso di marchio di fatto, l’onere della prova grava sul titolare del marchio che deve provare i fatti costitutivi del suo diritto di esclusiva:il suo uso attuale, la sua notorietà e capacità distintiva, la sua estensione territoriale e merceologica; il che potrebbe rivelarsi molto gravoso, soprattutto nel caso di conflitto con un’impresa titolare di un marchio registrato successivamente.

L’imprenditore, dunque, nello scegliere tra registrare o meno il marchio, dovrà considerare da un lato la lunghezza dell’iter burocratico e  i costi spesso elevati della registrazione e dall’altro la minore tutela offerta nel nostro ordinamento al marchio di fatto. Una scelta non facile e che dovrà essere di volta in volta commisurata alle sue concrete esigenze.

Emiliano De Luise

Emiliano De Luise è uno studente della facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Napoli Federico II che ha di recente conseguito la sua laurea con votazione 110 e lode con plauso della commissione/110. Appassionatosi a diversi settori del diritto commerciale, tra cui IP, M&A e Capital Markets, auspica ora una carriera nell'avvocatura d'affari.

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