lunedì, Giugno 17, 2024
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Cybersquatting e brand di lusso: il caso Jacquemus

La società in cui viviamo è in continua evoluzione e, con essa, lo sono anche i mezzi a nostra disposizione. L’e-commerce, ad esempio, è oggi una realtà assolutamente comune per le aziende, ma del tutto impensabile alcuni anni fa. Tutti utilizziamo quotidianamente strumenti tecnologici, spesso senza avere la consapevolezza che essi e le nostre azioni possano avere dei risvolti giuridici di grande portata: la ricerca di un determinato sito web, i pagamenti online, la scelta di un prodotto apparentemente libera è, in realtà, guidata dalle sapienti leggi del marketing;  sono dunque azioni a cui sono collegate specifiche conseguenze. La realtà è che, nell’era di Internet, viviamo una “guerra fredda” difficilmente percepita da noi consumatori – utenti, ma sempre attiva sul campo di battaglia delle piattaforme digitali, sulle quali, a colpi di registrazioni e reclami, le aziende giocano all’accaparramento sistematico dei più proficui e remunerativi nomi a dominio, con la speranza di poter controllare in questo modo il mercato e di condizionare le scelte degli utenti. Il cambiamento al quale assistiamo – giorno dopo giorno – porta ad una metamorfosi del panorama giuridico, in quanto esso deve inevitabilmente adattarsi alle più recenti prospettive richieste dal binomio “tecnologia-economia” e così vediamo, da una parte, la sempre più frequente comparsa di nuovi fenomeni illeciti su Internet e, dall’altra, i tentativi della giurisprudenza di arginare tali condotte con i mezzi attualmente a disposizione.

1. Il cybersquatting, tra definizioni e profili giuridici

Il cybersquatting è, sicuramente, una delle pratiche illecite più frequenti e conosciute sul web ma, per comprendere realmente la portata di tale condotta, è necessario inquadrarla da un punto di vista giuridico. Viene comunemente definito come la registrazione in malafede, ossia come nome a dominio [1], di un marchio o di un altro segno distintivo dal carattere notorio, al solo fine di sfruttarne la notorietà “o di trarre un ingiusto profitto a danno del soggetto titolare del corrispondente diritto di privativa”[2]. La definizione di tale fenomeno è da tempo dibattuta in dottrina poiché, nonostante quella appena citata sia l’enunciazione più utilizzata in relazione al fenomeno, esistono, in realtà, degli orientamenti contrastanti. Parte della dottrina [3], ad esempio, ritiene che la pratica del domain grabbing[4]sia idonea a sfruttare la notorietà di un marchio o di un segno distintivo altrui, mentre lo scopo del cybersquatting sarebbe esclusivamente quello di trarre un indebito lucro, rivendendo il nome a dominio, registrato in malafede, ad un prezzo eccessivamente più elevato al titolare del diritto o a chiunque ne abbia interesse; la prima condotta inciderà quindi sulla sfera personale del danneggiato, la seconda su quella patrimoniale[5]. A prescindere dal tipo di definizione, è chiaro che il fenomeno del cybersquatting costituisca una pratica illecita di difficile collocazione giuridica, poiché essa non viene esplicitamente menzionata dal legislatore nei Codici e nelle Leggi complementari, a causa del suo carattere innovativo e cronologicamente più recente rispetto alle fonti normative principali. Alle lacune normative in materia suppliscono da un lato l’interpretazione giurisprudenziale e dall’altro le normative speciali, come ad esempio il Codice della proprietà intellettuale e industriale e il Regolamento di assegnazione e gestione dei nomi a dominio nel ccTLD.it[6]. Il cybersquatting costituisce poi una pratica confusoria per concorrenza sleale ex articolo 2598 c.c. e un’ipotesi di illecito contraffattorio ex art. 473 c.p. secondo la giurisprudenza di merito, la quale, attraverso diverse pronunce, sostiene appunto che “il fatto che il resistente abbia registrato il nome a dominio corrispondente al marchio del ricorrente senza farne peraltro un effettivo uso, integra un illecito per contraffazione di marchio e concorrenza sleale” [7], in quanto “attività idonea ad impedire in modo assoluto al titolare del marchio l’utilizzo in Internet come nuovo ed ulteriore segno distintivo”[8] e di conseguenza censurabile sia attraverso il Codice penale, che attraverso l’articolo 22 del Codice della proprietà industriale. Esso può configurare “oltre ad un’ipotesi di contraffazione, anche un caso di concorrenza sleale per attività confusoria, appropriazione di pregi o concorrenza parassitaria, in applicazione – a seconda dei casi – dell’art. 2598, rispettivamente nn. 1., 2. e 3 c.c.”[9]. Alla luce di quanto finora analizzato, la dottrina ritiene che per tale fenomeno, accanto al profilo confusorio, vi sia anche un aspetto di scorrettezza commerciale, che è necessario rilevare e inibire (in modo autonomo rispetto all’eventuale contraffazione del marchio) nella prospettiva del divieto di atti contrari alla correttezza professionale [10].

2. Cybersquatting e mondo del fashion.

Dall’analisi del quadro giuridico del cybersquatting, è facile intuire che tale condotta illecita sia particolarmente frequente e assolutamente dannosa per i brand del lusso, abituati ad intrattenere un numero elevato di relazioni commerciali attraverso le proprie piattaforme online; così aziende molto importanti, del calibro di Louis Vuitton, Hermès, Nike e Apple, sono state vittime dei cybersquatters. Tuttavia, nell’immaginario comune, si è portati a ritenere che condotte illecite come quelle analizzate possano essere un pericolo esclusivamente per brand molto potenti o affermati da tanti anni nel panorama economico mondiale. Così non è: il cybersquatting costituisce un rischio per moltissime imprese, anche di piccole e medie dimensioni e relativamente nuove sul mercato; un esempio abbastanza recente è costituito da una giovane azienda francese, il brand Jacquemus. Il marchio del lusso parigino, complici le mini borse “Chiquito”, i cappelli oversize di paglia “Le Grand Chapeau Valensole” e i fan famosi dell’azienda, del calibro di Bella Hadid e Kim Kardashian, ha avuto una crescita esponenziale negli ultimi anni, con vendite che continuano a raddoppiare. Inevitabilmente tutto ciò ha attirato l’attenzione dei cybersquatters, al punto che il marchio del lusso, attraverso il team legale, ha dovuto difendere il proprio nome e la reputazione con diversi procedimenti, nei quali Jacquemus ha argomentato che “a considerable number of registrations for the JACQUEMUS trademark throughout the world,” and  “has established rights over the mark JACQUEMUS internationally,” as well as “fame and renown” that “is inevitably linked to [its brand]”[11]. L’OMPI [12], negli ultimi mesi, ha ordinato che molti nomi a dominio, contenenti il marchio “Jacquemus” e non appartenenti all’azienda di moda parigina, fossero trasferiti dagli utenti che li utilizzavano in malafede al fine di confondere i consumatori, alla maison francese. Citiamo un episodio relativamente recente: il caso n. D2020 – 2073 [13], Jacquemus SAS v. Wenben Zhou, decisione nella quale l’OMPI riconosce che il convenuto cinese ha registrato in data 4 maggio 2020 il nome a dominio “fashionjacquemus”, molto simile al marchio della ricorrente, l’azienda Jacquemus. Tale domain name riportava ad un sito contenente prodotti simili a quelli di Jacquemus, ma a prezzi estremamente ridotti, riproducendo anche immagini del sito web originale, senza il consenso del denunciante. Viene riconosciuta anche la mancanza di diritti o interessi legittimi del resistente cinese in relazione al nome a dominio contestato, non avendo il ricorrente autorizzato, concesso in licenza o altrimenti consentito al resistente di utilizzare il marchio in questione e non avendo l’azienda parigina alcun tipo di rapporto commerciale con il convenuto cinese; non è stato rilevato nemmeno che quest’ultimo stesse facendo un uso legittimo del nome a dominio in questione. Infine, l’utilizzo in malafede è stato provato considerando l’utilizzo di immagini appartenenti al sito web della casa di moda parigina e i prodotti contraffatti. Possiamo ritenere che il pericolo, in questo caso come negli altri simili, sia quello di confusione per il consumatore, il quale viene spiegato dagli esperti, attraverso diversi studi di settore, con un fenomeno chiamato invisible trademark infringement: l’utente è portato, a causa di un’associazione mentale di idee, a ritenere che il convenuto, nel caso di specie l’utente cinese, produca gli stessi prodotti della maison francese o, perlomeno, prodotti che abbiano caratteristiche simili a quelle dei beni prodotti dalla stessa, inducendo così il consumatore alla confusione sopracitata. In un’ipotesi del genere, oltre alla contraffazione di marchio ex art. 473 c.p., è possibile individuare quindi una fattispecie di concorrenza sleale ex art. 2598 c.c. Un’ulteriore questione relativa al marchio Jacquemus è il caso n. D2020 – 2063 [14], anche detto “Jacquemus SAS v. Privacy Administrator, Anonymize, Inc.”; per ciò che riguarda tale reclamo, presentato dalla maison parigina all’OMPI il 4 agosto 2020, i punti rilevati sono simili a quelli della diatriba precedente. L’unica differenza è che in questo caso si fa esplicitamente riferimento alla lesione della reputazione del marchio Jacquemus, il quale otterrà il trasferimento del nome a dominio “jacqumus.com”, registrato dal resistente. Questi esempi [15] mostrano chiaramente che qualsiasi brand, anche e soprattutto di haute couture [16], deve necessariamente prestare attenzione e tutelarsi dai fenomeni di cybersquatting, sempre più diffusi e dannosi per il fashion system; ciò a prescindere dalla grandezza dell’azienda in questione. Come precedentemente accennato, nell’attesa che il legislatore si esprima in modo esaustivo riguardo alle pratiche illecite su Internet, al fine di indicare una condotta univoca da seguire, la disciplina è rimessa alle normative speciali più recenti e le lacune in materia, almeno per ora, continueranno ad essere colmate dall’interpretazione giurisprudenziale.

In conclusione: probabilmente ad oggi i cybersquatters riescono a vincere ancora qualche battaglia online, ma sicuramente il legislatore si sta equipaggiando nel modo più efficiente possibile per vincere la guerra di Internet.

 

[1] Tale registrazione è possibile perché per il domain name, che ricordiamo essere riconosciuto come segno distintivo inizialmente dalla giurisprudenza milanese attraverso il “caso Amadeus” del 1997 e successivamente dal Codice della proprietà industriale nel 2005, vige il principio della priorità cronologica della registrazione, anche espresso dal brocardo latino “prior in tempore, potior in iure”

[2] M. G. Jori, “Diritto, nuove tecnologie e comunicazione digitale”, Giuffrè Editore, 2013, p. 97

[3] Tra gli altri, A. Fittante, ““La rilevanza del nome a dominio ed il conflitto con i marchi e gli altri segni distintivi”, in Dir. ind, 2018, 1, 84 p. 4

[4] Il Domain grabbing, secondo la corrente di pensiero maggioritaria, è considerato un fenomeno perfettamente analogo al cyberquatting.

[5] G. Cassano, “Cybersquatting”, in Dir. inform. Informatica, 2001, 87

[6] Il Codice della proprietà industriale, nonostante non faccia esplicito riferimento al cybersquatting, prevede al sesto comma dell’articolo 118 che la richiesta in malafede per la registrazione di un nome a dominio possa essere revocata o trasferita all’avente diritto, mentre il Regolamento, al punto 5 del paragrafo 1.2.3, dichiara che “il Registro ripudia l’accaparramento sistematico ed il cybersquatting” e all’articolo 5 offre la possibilità, per chiunque ritenga di aver subito un pregiudizio o di essere stato leso dalla registrazione di un nome a dominio, di avanzare un’opposizione.

[7] Trib. Roma, Sez. Proprietà Industriale e intellettuale, 29 aprile 2008, in Sez. Spec. P.I. 2008, 1, 288

[8] Trib. Torino, 4 maggio 2012, in Le sezioni specializzate italiane della proprietà industriale e intellettuale, 2012, 1, 581.

[9] E. Tosi, “Contraffazione di marchio e concorrenza sleale in Internet: dal classico domain grabbing all’innovativo key – word marketing confusorio”, in Riv. dir. ind. 2009, 4 – 5, 0387, nota a Trib. Milano, 11 marzo 2009, punto 4.

[10] S. Sanzo, “Attività di concorrenza sleale posta in essere mediante comunicazioni pubblicitarie via Internet: qualificazione degli atti, corresponsabilità del titolare del domain name e problematiche connesse, in Resp. civ., 1998, 182.

[11] E. Gillet, “Not Just Big Brands, Startups Are Routinely Falling Prey to Cybersquatters”, in The Fashion Law: https://www.thefashionlaw.com/not-just-big-brands-startups-are-routinely-falling-prey-to-cybersquatters/

[12] Si tratta dell’organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale, un organismo specializzato dell’ONU, che promuove la protezione della proprietà intellettuale su scala mondiale

[13] Consultabile su: https://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/text/2020/d2020-2073.html

[14] Consultabile su: https://www.wipo.int/amc/en/domains/search/text.jsp?case=D2020-2063

[15] Oltre alle questioni analizzate, esistono numerosi altri reclami, presentati dal brand Jacquemus al fine di tutelarsi dal cybersquatting. Citiamo, uno tra tutti, il caso D2020-2076, Jacquemus SAS v. Michael Pe (24 settembre 2020).

[16] Solo nel 2018 i marchi di moda hanno avviato l’8% di tutti i casi di Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy con l’OMPI, dato in continuo aumento. https://www.thefashionlaw.com/fashion-brands-continue-to-be-amongst-most-vulnerable-to-cybersquatters/

Per ulteriori approfondimenti si legga: Orlandini, Contraffazione online, cybersquatting e Instagram: l’utilizzo fraudolento degli #Hashtag, Ius in itinere, disponibile su https://www.iusinitinere.it/contraffazione-online-cybersquatting-e-instagram-lutilizzo-fraudolento-degli-hashtag-21414

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