sabato, Aprile 20, 2024
Fashion Law Influencer Marketing

Birkin Bag: il caso Hermès c. Emperia e la rivendicazione dei diritti della maison

Nella controversia in epigrafe, che vede come protagonista il modello della borsa di Hermes, la proprietà intellettuale gioca un ruolo fondamentale in quanto racchiude ampi strumenti di tutela verso il titolare di un marchio debitamente registrato nelle forme e nei limiti prescritti. Invero, come dispone il nostro ordinamento ex Art. 15[1] e 20[2] del Codice della proprietà industriale, la registrazione esplica un vasto fascio di diritti e permette al titolare di godere della protezione di ogni interesse ivi derivante. Con particolare focus verso il fashion and luxury retail, tra le contestazioni maggiormente sollevate vi è la contraffazione del marchio, attività – seppur illecita – ormai ampiamente diffusa manifestandosi – non soltanto attraverso la vendita di un prodotto riportante caratteristiche simili all’originale – tramite la produzione stessa del prodotto e l’acquisto del medesimo da parte di terzi. Come peraltro meglio evidenziato dal nostro Codice penale all’Art. 473, la contraffazione si realizza ogni qualvolta “chiunque, potendo conoscere dell’esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati”[3], atto inoltre punito con la reclusione congiuntamente all’irrogazione di una sanzione pecuniaria. L’avvento del fast fashion e la volontà di rendere i prodotti di lusso altamente accessibili hanno condotto ad un aumento sempre più insistente del rischio di circolazione di merci contraffatte. Come si potrà rilevare in seguito, la contraffazione di marchi noti, che spesso sfocia nella realizzazione di atti di concorrenza sleale, si rivela essere al centro di numerose controversie inter ed extra continentali. Tra i soggetti attorei maggiormente coinvolti nella lotta contro l’utilizzo abusivo del proprio marchio e la riproduzione illecita dei propri modelli ritroviamo, a più riprese il colosso francese Hermès. La maison, da anni coinvolta in cause distinte – ma spesso originate da uno dei prodotti più in voga della maison come a titolo meramente esemplificativo l’iconica borsa Birkin – è riuscita a rivendicare la titolarità dei propri diritti contro la produzione e la vendita illecita dei propri prodotti: riproduzione illecita che è stata infatti oggetto di sanzione sia negli Stati Uniti, a seguito della pronuncia relativa al noto caso Hermès International c. Emperia Inc.[4], posizione preceduta qualche anno prima in Italia nella causa Hermès International c. Laurence S.r.l.[5] e di recente altrettanto affermatasi in Giappone a seguito della pronuncia della Japan IP Court sul caso Hermès International c. Tia Maria[6].

Base fondante della vittoria e rivincita di Hermès, come si vedrà nell’analisi di seguito esposta, è la validità ed efficacia derivante dalla registrazione dell’omonimo marchio nonché del design dei relativi modelli.

1. Il caso Hermès c. Emperia: tutela statunitense della Intellectual Property ed accordo transattivo tra le Parti

Le accuse mosse nel 2014 da Hermès International (la “Società ricorrente”), trovano origine nella condotta delle Società Emperia Inc, Anne Sophie Inc, Top’s Handbag Inc. (le “Società Convenute”), le quali avevano prodotto e venduto/distribuito a rivenditori imitazioni del modello “Birkin”, modello iconico della maison a cui è conferita particolare protezione in quanto, il design della Birkin bag, costituito da una borsa avente lati rettangolari, un profilo triangolare incavato e la cui parte superiore, circondata da due cinghie sovrapposte e riportante una particolare chiusura con lucchetto, è vero e proprio marchio tridimensionale (c.d. trade dress[7]) registrato presso l’USPTO (United States Patent and Trademark Office) dal 2011[8].

Fonte centrale a tutela della proprietà intellettuale nel continente americano è il Lanham Act (i.e. Trademark Act, 1946)[9] che attribuisce importanza sostanziale, analogamente a quanto disposto dall’ordinamento italiano, alla registrazione del marchio. Come si rileva infatti al 15 U.S.C., Sez. 32, § 1114, 1, a)[10] è ritenuta responsabile: “Any person who shall, without the consent of the registrant use in commerce any reproduction, counterfeit, copy, or colorable imitation of a registered mark in connection with the sale, offering for sale, distribution, or advertising of any goods or services on or in connection with which such use is likely to cause confusion, or to cause mistake, or to deceive […]”. Disposizione, questa, di primario interesse nella controversia iniziata nel maggio 2014 quivi oggetto di analisi in quanto ha permesso ad Hermès, titolare dei marchi n. 3.936.105 e n. 1.806.107 debitamente registrati e configuranti il design della Birkin bag, di avvalersi della relativa tutela ed opporre i propri diritti verso la riproduzione illecita dell’iconica borsa.

Altrettanto rilevante nel caso de quo è il § 1125, 1, a) e b), 15 U.S.C., Sez. 43 [11] che sancisce la falsa denominazione d’origine, ulteriore profilo contestato e ravvisabile nella condotta volontariamente posta in essere dalle convenute. Le stesse infatti, benché producessero borse di una qualità inferiore vendendole indirettamente ad un prezzo altamente competitivo, sfruttavano la rinomanza del marchio nonché del modello originale venendosi conseguentemente a diffondere una erronea convinzione circa l’autenticità dei prodotti contraffatti. Dette attività poste in essere in violazione dei diritti del titolare di un marchio debitamente registrato, costituiscono condotte sanzionabili nelle forme e termini previsti dallo stesso § 1125 e secondo quanto altrettanto disposto ex § 1117, Sez. 43 del Lanham Act.

Le Società convenute venivano ritenute responsabili in prima istanza di trademark infringement, dilution by tarnishment e false designation of origin. A seguito di una iniziale opposizione delle convenute circa le contestazioni sollevate, le Parti giungevano ad una composizione transattiva della causa.  Nella decisione di data 31.07.2014, n. 2.14-CV-03522, Hermès vinceva il ricorso contro le Società Emperia Inc, Anne Sophie Inc, Top’s Handbag Inc. in quanto la Corte riconosceva le contestazioni mosse dal colosso francese derivanti dalla produzione e dalla vendita da parte delle convenute di volgari imitazioni dell’iconico prodotto in violazione dei diritti della maison. La Corte affermava la titolarità esclusiva di Hermès sul marchio registrato n. 3.936.105 circa il design della Birkin Bag nonché inerente al marchio n. 1.806.107 circa la particolare chiusura della borsa, registrazione che conferisce al marchio pieno effetto e ne esplica piena tutela.

La Corte, un tanto rilevato, affermava l’esistenza di un vero e proprio caso di contraffazione del marchio nonché falsa denominazione d’origine e concorrenza sleale. La stessa ordinava e vietava pertanto alle convenute e a tutti coloro che fossero alle dipendenze delle medesime o che avessero agito di concerto, ogni successiva produzione, vendita e commercializzazione di prodotti che riportassero caratteristiche similari al modello originale, la locazione di locali ai fini delle precitate attività nonché la distribuzione, la consegna, lo stoccaggio ed ogni possibile immissione nel mercato di tali prodotti[12]. Altrettante accuse venivano avanzate dal colosso francese dinanzi al Tribunale di Torino qualche anno prima. Il giudice nazionale discostandosi leggermente da quanto sostenuto poi nel 2014 dalla Corte americana, riconosceva l’attività di concorrenza sleale posta in essere dalla Società convenuta Laurence S.r.l. nella produzione e vendita di una imitazione del modello “Lindy”, ulteriore prodotto iconico della maison.

2. La posizione del Tribunale di Torino: il caso Hermès c. Laurence S.r.l.

Nella fattispecie sottoposta alla giurisdizione nazionale, la convenuta Laurence S.r.l. società torinese, veniva accusata dal colosso francese di aver realizzato, attraverso la produzione e la vendita di borse simili ai tre modelli originali “Birkin”, “Kelly” e “Lindy”, atti di concorrenza sleale.

Così come previsto ex Art. 2598 del Codice civile, “[…] compie atti di concorrenza sleale chiunque 1) usa nomi o segni distintivi legittimamente usati da altri, o imita servilmente i prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l’attività concorrente […]”[13].

La convenuta avanzava a sua difesa la nullità dei marchi italiani ed europei registrati con riferimento ai modelli Birkin e Kelly[14], l’anteriorità della produzione delle borse della stessa rispetto alla registrazione dei marchi Hermès, nonché l’assenza di riproduzione del marchio/logo della maison sulle borse prodotte e commercializzate dalla Laurence. Il Tribunale sosteneva che la mancata riproduzione del marchio a nulla rilevava, evidenziando peraltro che la Laurence vendeva le borse prodotte utilizzando la stessa denominazione scelta per i modelli originali della maison generando conseguentemente un alto rischio di confusione verso la clientela.

Si affermava come effettivamente esistente nel caso di specie la contraffazione del modello “Lindy” disponendo il risarcimento del danno patito a favore di Hermès ed inibendo ogni successiva produzione e commercializzazione del modello contraffatto.

3. La recente pronuncia della Japan IP Court: il caso Hermès c. Tia Maria

L’affermazione della titolarità di Hermès, sui modelli dal medesimo prodotti, trova nuovamente conferma anche nella decisione della Japan IP Court del 17.12.2020 n. Heisei 31(wa) 9997 [15]. Convenuta nel caso di specie era la Società Tia Maria la quale, analogamente alla fattispecie statunitense, produceva e commercializzava borse sulla falsa riga dell’originale design della Birkin di Hermès. Diritti dell’omonimo brand che si rilevavano essere anche in questo caso consolidati in virtù del marchio registrato n. 5438059 sul territorio giapponese a tutela della configurazione della particolare forma della Birkin bag.

La difesa della convenuta si costruiva, anche nel caso giapponese, su tre aspetti principali quali: la produzione delle borse con materiali differenti (i.e. pelle e similpelle) ed una altrettanto differente qualità, la vendita a prezzi all’evidenza non comparabili nonché la commercializzazione delle borse sotto un marchio distinto (i.e. “Hermès” e “Tia Maria”). Secondo la convenuta risultava pertanto assente ogni potenziale e/o eventuale rischio di confusione.

La Japan IP High Court nella sentenza dello scorso dicembre 2020 affermava che i prodotti di Hermès da tempo commercializzati sul mercato ed essendosi pertanto l’identità della maison consolidata, rendevano concretamente esistente la possibilità di confusione tra i prodotti del medesimo e quelli del brand Tia Maria; sosteneva, inoltre, che il design dei prodotti di Tia Maria potesse causare incomprensione e confusione rispetto al marchio Hermès in quanto, se non nella sostanza perlomeno all’evidenza, simile. Riconosceva pertanto come concretamente esistente il rischio di confusione condannando la convenuta al pagamento di una somma ingente commisurata al numero di lookalike Hermès bags vendute dalla stessa tra il 2010 ed il 2018.

Dai tre casi ut supra esposti è possibile desumere l’importanza universale della registrazione di un marchio ed altresì, nel rispetto delle forme prescritte, del particolare design di un prodotto in quanto permette al titolare di affermare la titolarità dei propri diritti anche oltreoceano. In considerazione della vasta tutela che ne deriva e dei rimedi analogamente previsti dai diversi ordinamenti, la registrazione potrebbe qualificarsi quale atto ed elemento fondamentale a monte nella lotta alla contraffazione.

[1] Art. 15 C.P.I. “Effetti della registrazione”:1. I diritti esclusivi considerati da questo codice sono conferiti con la registrazione.

2. Gli effetti della prima registrazione decorrono dalla data di deposito della domanda. Trattandosi di rinnovazione gli effetti di essa decorrono dal giorno successivo alla data di scadenza della registrazione precedente.

3. Salvo il disposto dell’articolo 20, comma 1, lettera c), la registrazione esplica effetto limitatamente ai prodotti o servizi indicati nella registrazione stessa ed ai prodotti o servizi affini;

4. La registrazione dura dieci anni a partire dalla data di deposito della domanda, salvo il caso di rinuncia del titolare.

5. La rinuncia diviene efficace con la sua annotazione nel registro dei marchi di impresa e di essa deve essere data notizia nel Bollettino ufficiale”.

[2] Art. 20 C.P.I. “Diritti conferiti dalla registrazione”: “1. I diritti del titolare del marchio d’impresa registrato consistono nella facoltà di fare uso esclusivo del marchio. Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nell’attività economica: a) un segno identico al marchio per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è stato registrato; b) un segno identico o simile al marchio registrato, per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell’identità o somiglianza fra i segni e dell’identità o affinità fra i prodotti o servizi, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni; c) un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o servizi anche non affini, se il marchio registrato goda nello stato di rinomanza e se l’uso del segno, anche a fini diversi da quello di contraddistinguere i prodotti e i servizi, senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi […]”.

[3] Art. 473 Codice penale “Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni” in extenso: “Chiunque, potendo conoscere dell’esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale”.

[4] Hermès International c. Emperia Inc., U.S. District Court of California n. 2.14-CV-03522, 31.07.2014

[5] Hermès c. Laurence S.r.l., Trib. Torino 11.06.2010

[6] Hermès c. Tia Maria, Japan IP Court n. Heisei 31(wa) 9997, 17.12.2020

[7] Per maggiori approfondimenti, vedasi: M.E. ORLANDINI, “La tutela del fashion design nei Paesi di Common Law”, disponibile al seguente link https://www.iusinitinere.it/la-tutela-del-fashion-design-nei-paesi-di-common-law-32021#_ftn8

[8] Come precisato in seguito, Hermès è titolare dei marchi registrati n. 3.936.105 e n. 1.806.107.

[9] Vedasi anche: C. CAPRIO, “Tutela del marchio tra Italia ed USA: il caso delle Rockstud di Valentino”, disponibile al seguente link https://www.iusinitinere.it/tutela-e-registrazione-del-marchio-tra-italia-ed-usa-il-caso-delle-rockstud-di-valentino-35640

[10] 15 U.S.C., Sez. 32, § 1114 Lanham Act: “Any person who shall, without the consent of the registrant use in commerce any reproduction, counterfeit, copy, or colorable imitation of a registered mark in connection with the sale, offering for sale, distribution, or advertising of any goods or services on or in connection with which such use is likely to cause confusion, or to cause mistake, or to deceive […] shall be liable in a civil action by the registrant for the remedies hereinafter provided. Under subsection (b) hereof, the registrant shall not be entitled to recover profits or damages unless the acts have been committed with knowledge that such imitation is intended to be used to cause confusion, or to cause mistake, or to deceive […].

[11]15 U.S.C., Sez. 43, § 1125 Lanham Act: “Any person who, on or in connection with any goods or services, or any container for goods, uses in commerce any word, term, name, symbol, or device, or any combination thereof, or any false designation of origin, false or misleading description of fact, or false or misleading representation of fact, which: a) is likely to cause confusion, or to cause mistake, or to deceive as to the affiliation, connection, or association of such person with another person, or as to the origin, sponsorship, or approval of his or her goods, services, or commercial activities by another person, or b) in commercial advertising or promotion, misrepresents the nature, characteristics, qualities, or geographic origin of his or her or another person’s goods, services, or commercial activities, shall be liable in a civil action by any person who believes that he or she is or is likely to be damaged by such act […]”.

[12] Da Hermès International c. Emperia Inc., U.S. District Court of California n. 2.14-CV-03522, 31.07.2014: “Injunctions  are  hereby  permanently  restrained  and  enjoined  from  infringing  upon  the  Birkin Bag Designs, either directly or contributorily, in any manner, including generally, but  not  limited  to  manufacturing,  importing,  distributing,  advertising,  selling  and/or  offering  for  sale  (i)  any  Accused  Products,  and  (ii)  any  bag  bearing  a  mark  identical  or  confusingly  similar  to  the  Birkin  Bag  Designs […]”.

Furthermore,  Defendants  and  their  agents,  servants,  employees  and all persons in active concert and participation with them who receive actual notice of this Permanent Injunction are hereby permanently restrained and enjoined from: a) Passing  off,  inducing  or  enabling  others  to  sell  or  pass  off  any  products  or  other  items  that  are  not  Hermès’s  genuine  merchandise  as  and  for  Hermès’  genuine merchandise; b) Knowingly leasing space to any tenant who is engaged in the manufacturing, purchasing,  production,  distribution,  circulation,  sale,  offering  for  sale,  importation,   exportation,   advertisement,   promotion,   display,   shipping,   marketing of Enjoined Products; c) Knowingly  shipping,  delivering,  holding  for  sale,  distributing,  returning,  transferring  or  otherwise  moving  or  storing  any  Enjoined  Products […]”.

[13] Art. 2598 del Codice civile “Atti di concorrenza sleale” in extenso: “Ferme le disposizioni che concernono la tutela dei segni distintivi e dei diritti di brevetto, compie atti di concorrenza sleale chiunque:

1) usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o i segni distintivi legittimamente usati da altri, o imita servilmente i prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l’attività di un concorrente;

2) diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull’attività di un concorrente, idonei a determinarne il discredito, o si appropria di pregi dei prodotti o dell’impresa di un concorrente;

3) si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l’altrui azienda.”

[14] Aspetto non oggetto di analisi in questa sede.

[15] Disponibile unicamente in lingua originale al seguente link: https://www.ip.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/914/089914_hanrei.pdf

Si legga inoltre: ORLANDINI, Il Tribunale competente nel caso di contraffazione del marchio sui social network come Instagram, Ius in itinere; e ancora ORLANDINI, La tutela del fashion design nei Paesi di Common Law, Ius in itinere.

Sonya Katia Ben Amor

Nata in Italia, si trasferisce presto in Francia dove consegue la sua prima laurea nel 2018 presso la Faculté de Droit et Sciences Politiques di Aix-Marseille. Per integrare ed arricchire il suo percorso torna in Italia e nel 2019 si iscrive all’Università degli studi di Padova, dove attualmente è studentessa in giurisprudenza. Lavora come giurista d’impresa presso una multinazionale e collabora con l’area di “Fashion Law” di Ius in itinere, branca emergente del diritto, nonché combinazione perfetta delle sue due passioni più grandi: il diritto e la moda.

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