sabato, Luglio 20, 2024
Fashion Law Influencer Marketing

La tutela del fashion design nei Paesi di Common Law

Per ciò che concerne la tradizione dei Paesi di Common Law è necessario sottolineare che, soprattutto nel settore moda, la tutela conferita alle nuove invenzioni ha da sempre una tutela minore rispetto al continente europeo, il che costituisce un paradosso vista la fama dei fashion designers americani, apprezzati in tutto il mondo. Al giorno d’oggi, gli USA, in materia di tutela e protezione del Fashion design, applicano le norme relative al Copyright, Trademark, Trade Dress e Design Patent. Il Copyright Act del 1976 sez. 102 (a)(5) garantisce la protezione delle opere grafiche, pittoriche e scultoree e, inoltre, nella sezione 101[1] tende a precisare che “il design di un prodotto utile può essere considerato sia come opera grafica che come opera scultorea solo se gli aspetti grafici, pittorici e scultorei possono essere identificati separatamente e possono esistere indipendentemente dagli aspetti utilitaristici del prodotto”. La tutela giuridica del Copyright, riferita ai prodotti del Fashion, è stato riconosciuta soltanto in epoca recente nella legislazione americana, i dresses e gli accessories, difatti, possono essere protetti da copyright solo quando ne è evidente lo status di arte. Sul punto è doveroso segnalare che nella disciplina statunitense è prevista la divisione tra l’aspetto artistico del prodotto – che non è protetto da copyright – ed il suo aspetto utilitaristico che non viene però protetto a livello legale: se vi dovesse essere contrapposizione tra i due elementi – artistico e utilitaristico – la protezione del copyright verrebbe negata.

Il Trademark ha ad oggetto una parola, una frase, simboli e disegni che identificano e distinguono la provenienza – lecita – di un prodotto, e, la durata dei diritti che si acquisiscono con la registrazione del marcio, ha una durata illimitata nel tempo, non come nel caso del copyright e del patent.

Il Patent Design protegge, invece, gli aspetti ornamentali e non meramente funzionali del prodotto in questione. Il marchio nella legislazione americana viene tutelato, poi, nel Lanham Act[2] -per marchio, ribadiamo in questa sede, si intende qualsiasi parola, nome, simbolo che identifichi e distingua i beni e servizi di un’impresa rispetto ad un’altra. I marchi, inoltre, tendono altresì ad identificare l’origine di un dato servizio, anche nel caso in cui la stessa dovesse essere “unknown”, ossia – precedentemente – sconosciuta. La disciplina sui marchi negli Usa, poi, non garantisce, come in Europa, un uso esclusivo del prodotto, bensì mira a tutelare il consumatore dal rischio che lo stesso possa essere tratto in inganno da quanto si legge sulle etichette[3] (del prodotto). La fonte giuridica, nel diritto dei marchi, era consolidata nel diritto consuetudinario, fonte tipica dei paesi di Common Law, fino al 1870, anno in cui il Congresso approvò il primo statuto che tutelava e riconosceva i marchi, dando così impulso alla regolamentazione dei principi di Intellectual Property. La prima legge federale, avente ad oggetto la disciplina dei marchi, garantiva al suo possessore il diritto di chiedere un’ingiunzione nei confronti di coloro i quali avevano “messo in pericolo” il segno distintivo conteso, tutelandone la possibilità, inoltre, di poter ricorrere in Tribunale – il quale riconoscimento è stato da sempre ponderato alle esigenze del libero mercato e della concorrenza.

Nel 1879, però, la legge del 1870 venne dichiarata incostituzionale, pertanto tutti i titolari di marchi continuarono a sollecitare il Congresso affinchè garantisse agli stessi la maggiore protezione possibile, la quale venne concessa attraverso il Trademark Act del 1905, qualche anno dopo rispetto agli anni in cui i titolari avevano avanzato la loro pretesa. Il Trademark Act venne, però, riscritto soltanto nel 1946: solo in questa occasione venne riconosciuta ai titolari dei marchi una tutela completa garantendone la protezione dagli stessi richiesta in precedenza. Tale atto passa alla storia come il Lanham Act. Fritz Garland Lanham, promotore del nuovo atto, dopo 8 anni riuscì a far approvare dal Congresso la sua proposta di legge, ad oggi ancora in vigore, nel chapter 22 (Trademarks) nel titolo XV (Commerce and Trade) dello United States Code[4]. Ciò che caratterizza l’atto del 1946, rispetto al precedente del 1905, è l’eliminazione del rischio di confusione per il consumatore[5] nell’atto di acquisto di un prodotto. Vennero, poi, istituti due Registri, nei quali avveniva, per l’appunto, la registrazione dei marchi, presso l’USPTO – United States Patent and Trademark Office. Il registro principale fa sì che i marchi ivi iscritti abbiano la piena protezione dei beni ad essi riferiti, determinando una contestuale validità del marchio e si accede all’iscrizione al registro soltanto mediante una preliminare valutazione, dalla quale si accerta l’inesistenza di impedimenti[6].

L’altro registro[7], considerato nella prassi come complementare, offre una tutela più debole per il marchio, ivi è necessario provare l’assenza di condizioni ostative alla registrazione dello stesso, inoltre, la tutela è soltanto temporanea e dura 5 anni, fino a che attraverso l’uso se ne riesca ad acquistare distintività per secondary meaning e che sia di fatto proponibile per l’iscrizione nel primo registro. La Sez. 43 del Lanham Act offre protezione contro ogni tipo di imitazione, a tal proposito è necessario citare il caso Hermès vs. Emperia, in cui per la prima volta ci si trova dinanzi al problema del marchio tridimensionale, ovvero del trade dress.

Il trade dress comprende esclusivamente confezione e l’etichettatura del prodotto in oggetto. La definizione di trade dress è mutata grazie alla consolidata prassi nei tribunali che hanno esteso tale definizione anche all’aspetto esteriore del prodotto. Il Trade dress consiste nella tendenza ad estendere la portata della tutela del marchio, nella misura in cui è definito come l’immagine complessiva di un prodotto sul mercato, nozione che include il packaging di un prodotto e la sua forma, alcuni lo hanno anche definito come “l’immagine complessiva del business”. Affinchè possa essere dato impulso alla procedura di infrazione del trade dress in base alla sez. 43 (a) è necessario provare due situazioni: ossia che il trade dress da pieno diritto di protezione per distinctiveness e nonfunctionality [8] e che il convenuto ha violato il marchio tridimensionale del ricorrente creando rischio di confusione del consumatore sul mercato[9].

Nonostante gli USA riconoscano al fashion design plurime tipologie di tutela, essa appaiono sempre insufficienti, dando adito – talvolta – a controversie giurisdizionali che non riescano a garantire in toto i diritti di intellectual property al capo di moda e al suo produttore. In una società ormai globalizzata, la normativa americana in tema di fashion potrebbe essere rapidamente influenzata da crittotipi provenienti dalle legislazioni europee garantendo ai designers maggiori diritti.

Sulla falsa riga della comparazione già posta in essere con la legislazione cinese e quella americana, in un prossimo articolo verrà posta in auge la comparazione tra i sistemi di civil law, con un focus sull’ordinamento francese e quello tedesco in tema di marchio e fashion law.

 

[1] “Pictorial, graphic, and sculptural works” include two-dimensional and three-dimensional works of fine, graphic, and applied art, photographs, prints and art reproductions, maps, globes, charts, diagrams, models, and technical drawings, including architectural plans. Such works shall include works of artistic craftsmanship insofar as their form but not their mechanical or utilitarian aspects are concerned; the design of a useful article, as defined in this section, shall be considered a pictorial, graphic, or sculptural work only if, and only to the extent that, such design incorporates pictorial, graphic, or sculptural features that can be identified separately from, and are capable of existing independently of, the utilitarian aspects of the article.

[2]  Lanham Act, § 45 (a); 15 U.S.C. § 1127 (2000) “The term “trademark” includes any word, name, symbol, or device, or any combination thereof- (1) used by a person, or (2) which a person has a bona fide intention to use in commerce and applies to register on the principal register established by this chapter,- to identify and distinguish his or her goods, including a unique product, from those manufactured or sold by others and to indicate the source of the goods, even if that source is unknown.”

[3] ANN BARTOW, (2004) Likelihood of Confusion, 41 SAN DIEGO L. REV. 721,725

[4] Il marchio è definito alla § 45 come onnicomprensivo di “any word, name, symbol, or device, or any combination thereof”.

[5] Likelihood or confusion.

[6] No trademark by which the goods of the applicant may be distinguished from the goods of others shall be refused registration on the principal register on account of its nature unless it […] Consists of a mark which […] comprises any matter that, as a whole, is functional.

[7] In tale registro ritroviamo “symbol, label, package, configuration of goods, name, word, slogan, phrase, surname, geographical name, numeral, device” idonei a distinguere il prodotto del titolare.

[8] Distinzione e non funzionalità.

[9] The design affords benefits in the manufacturing, marketing, or use of the goods or services with which the design is used, apart from any benefits attributable to the design’s significance as an indication of source, that are important to effective competition by others and that are not practically available through the use of alternative designs”.

Per meglio operare una comparazione di sistemi giuridici si legga anche ORLANDINI, La protezione del luxury brand nella legislazione cinese, Ius in itinere, disponibile al sito https://www.iusinitinere.it/la-contraffazione-del-luxory-brand-in-cina-31263

BARDAZZI, Come registrare un marchio commerciale negli Stati Uniti, BardazziLaw, link https://www.bardazzilaw.com/it/come-registrare-un-marchio-negli-stati-uniti/ 

Maria Elena Orlandini

Avvocato, finalista della II edizione della 4cLegal Academy, responsabile dell'area Fashion Law e vice responsabile dell'area di Diritto Penale di Ius in itinere. Maria Elena Orlandini nasce a Napoli il 2 Luglio 1993. Grazie all’esperienza di suo padre, fin da piccola si appassiona a tutto ciò che riguarda il diritto penale, così, conseguita la maturità scientifica, si iscrive alla Facoltà di Giurisprudenza presso l'Università degli Studi del Sannio. Si laurea con 110 e lode il 20 Marzo 2018 con una tesi dal titolo "Mass Media e criminalità" seguita dai Proff. Carlo Longobardo e Prof. Felice Casucci, in cui approfondisce il modus attraverso il quale i social media e la tv siano in grado di mutare la percezione del crimine nella società. Nel 2019 ha conseguito con il massimo dei voti il Master di II livello in Giurista Internazionale d'Impresa presso l'Università degli Studi di Padova - sede di Treviso, specializzandosi in diritto penale dell'economia, con una tesi dal titolo "Il reato di bancarotta e le misure premiali previste dal nuovo Codice della Crisi di Impresa", sotto la supervisione del Prof. Rocco Alagna. Nel giugno 2020 ha superato il corso di diritto penale dell'economia tenuto dal Prof. Adelmo Manna, professore ordinario presso l'Università degli Studi di Foggia, già componente della commissione che ha varato il d.lgs. 231/2001. All'età di 27 anni consegue l'abilitazione all'esercizio della professione forense presso la Corte d'Appello di Venezia. Dal 2019 segue plurimi progetti legati al Fashion Law e alla proprietà intellettuale, prediligendone gli aspetti digital in tema di Influencer Marketing. Nel 2020 viene selezionata tra i cinque giovani talenti del mercato legale e partecipa alla seconda edizione della 4cLegal Academy, legal talent organizzato dalla 4cLegal, visibile sul canale BFC di Forbes Italia, su Sky. Nel 2022 si iscrive al corso di aggiornamento professionale in Fashion Law organizzato dall'Università degli Studi di Firenze. Passione, curiosità, empatia, capacità di visione e self control costituiscono i suoi punti di forza. Collabora per le aree di Diritto Penale e Fashion Law & Influencer marketing di Ius in itinere. email: mariaelena.orlandini@iusinitinere.it

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