mercoledì, Giugno 19, 2024
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I marchi notori e la tutela contro i c.d. falsi palesi: il caso Gucci

I marchi notori e la tutela contro i c.d. falsi palesi: il caso Gucci

A cura di Dott.ssa Serena Trotta

1.     I marchi notori e il loro carattere psicologico

Con il passare del tempo, il marchio d’impresa – rimanendo sempre lo strumento principe per contraddistinguere l’impresa e indicare l’origine del prodotto – ha assunto ruoli e sviluppato funzioni differenti, dapprima come bene autonomo di proprietà intellettuale ed infine come strumento di marketing dotato di un valore economico notevole. Nonostante la legge riconosca una piena tutela ai marchi ordinari e a quelli rinomati, solo gli appartenenti alla seconda categoria sono considerati davvero idonei ad attirare l’attenzione del consumatore e far sì che, attorno ad essi, si crei un’aura particolare tale da stuzzicare l’interesse del pubblico di riferimento[1].

L’idea consumistica del terzo millennio – che pervade gran parte della società occidentale – è proprio quella di volersi identificare nel marchio e nei valori da esso divulgati. Il marchio rinomato ha assunto, dunque, un “mythical status”[2], è utilizzato dal consumatore per costruirsi una identità all’interno della società; potremmo, perciò, dire che la griffe è associata alla possibilità di poter gridare a gran voce, ma senza usare le parole, chi si è o, almeno, chi ci si crede di essere. Utilizzando la nomenclatura anglosassone, quando ci si riferisce alla disciplina concernente i marchi notori si parla di dilution law. La normativa in questione costituisce un incoraggiamento ad investire in brand creatori di valore e funzionali alla protezione dell’avviamento della singola impresa. La ratio alla base di questa tutela sta nel fatto che un marchio, dopo aver raggiunto alti livelli di rinomanza all’interno del territorio di riferimento, vanti un valore di avviamento per il solo fatto di essere conosciuto[3]. Il titolare del marchio, per vedersi riconoscere tale status, ha inevitabilmente impiegato energie, idee e denaro ed è giusto che tragga da questa situazione, in via esclusiva, tutti i vantaggi previsti ex lege. Se è vero che i marchi notori godono di tale capacità attrattiva, altrettanto vero è che vi sono molti competitors che cercano di trarne un indebito beneficio. Questo è il tema affrontato dalla Corte di Cassazione in due ordinanze pronunciate nella fine del 2018. Le questioni affrontate riguardano due maison italiane di fama internazionale, la Guccio Gucci S.p.A. e la Salvatore Ferragamo S.p.A.[4]. Data la perfetta sovrapposizione dell’iter logico-argomentativo utilizzato dalla Suprema Corte nelle due questioni, si entrerà nel merito esclusivamente del caso Gucci, con la premessa che quanto argomentato vale, mutatis mutandi, anche per il caso Ferragamo.

2.     Il caso Gucci

Il caso – in oggetto – vede protagonista la maison fiorentina Gucci e il suo rinomato monogramma. La controversia – che verrà analizzata di seguito – ha ad oggetto l’asserita contraffazione del marchio di quest’ultimo da parte di un concorrente titolare della ditta individuale Pelletteria Lorenzo di Zhou Shaolin.

Per analizzare meglio la questione è opportuno soffermarsi sui marchi di cui ciascuna delle parti è titolare. Da un lato, il marchio Gucci che non ha bisogno di presentazioni: la stessa società ha registrato una pluralità di marchi raffiguranti tutti i monogrammi con l’iconica doppia G. Dall’altro lato, vi è il marchio registrato di Zhau Shaolin, costituito da gruppi di due lettere C, visivamente analogo a quelli della Gucci.

La società di alta moda citava in giudizio il concorrente lamentando l’avvenuta registrazione e utilizzazione da parte di quest’ultimo di un marchio simile al proprio.

In primo grado, il Tribunale di Firenze respingeva la domanda attorea di nullità basando la motivazione sul fatto che l’unica somiglianza riguardava l’utilizzo di gruppi di due lettere contrapposte, sottolineandone – per di più – le differenze specifiche. Per il resto non riscontrava alcuna somiglianza idonea ai fini della declaratoria di nullità.

Il primo errore commesso dai giudici di prime cure era stato proprio quello di non aver considerato la fama e la notorietà del marchio Gucci nel giudizio globale di somiglianza. Questo, difatti, era uno dei motivi di doglianza della maison, in aggiunta, la stessa sosteneva che gli operatori del mercato dell’abbigliamento e della pelletteria, “ben consapevoli della fama, della notorietà e della rinomanza e della allure di leggenda che caratterizza i marchi Gucci”[5] tentavano di agganciarsi a questi elementi non riproducendo integralmente il marchio celebre ma riprendendone fedelmente ed integralmente il nucleo ideologico-espressivo, il cuore centrale che arrivava dritto ai consumatori e faceva scattare in questi il ricordo del marchio notorio, della loro qualità e del loro prestigio.

Ultimo motivo di appello concerne l’errore dei giudici nella comparazione dei marchi era che questi avevano messo in risalto le sottili differenze grafiche invece di adottare un approccio più sintetico e generale, valorizzando la prima impressione del consumatore[6].

La Corte di appello riconosceva la natura globale e sintetica del giudizio di confondibilità tra marchi; ribadiva inoltre che, soprattutto quando si tratta di marchi c.d. forti, anche la minima modificazione rende illegittimo il marchio successivo. Tuttavia, sosteneva che il parametro di riferimento, ai fini della comparazione, fosse sempre la percezione del consumatore medio di quel genere di prodotti dotato di normale diligenza e avvedutezza.

In particolare, i giudici di seconde cure escludevano la confondibilità [7]del marchio Gucci – composto da due “G” contrapposte in senso convergente – con il marchio registrato da Zhou Shaolin – raffigurante due “C” contrapposte in senso divergente – spiegando che, nonostante l’evocazione sfacciata del marchio di quest’ultimo al marchio della prima, le varianti non sarebbero mai potute sfuggire ai clienti della rinomata casa di moda.

Inoltre, si riporti alla mente del lettore come le diversità grafiche del marchio e soprattutto le diversità qualitative dei prodotti rispettivamente contraddistinti, fanno sì che le imitazioni dello Shaolin non possano considerarsi come imitazione di “borse Gucci” ma “tipo Gucci”. In questo caso, secondo i giudici di seconde cure, la celebrità del marchio Gucci non viene svilita ma, al contrario, esaltata.

Il ragionamento portato avanti dalla Corte si basa sull’assunto che Gucci fosse già leader nel settore moda e in quanto creatore di tendenza non poteva – e non doveva – stupirsi che altri operatori del mercato “prendessero spunto” da quel che era il suo genio. È proprio per questo che la Corte di Appello riconosceva la legittimità del marchio dell’appellato nonostante siano evidenti i caratteri di sudditanza nei confronti del marchio rinomato. Nonostante il doppio conforme, la società fiorentina proponeva ricorso in Cassazione, trovando la conferma nelle proprie ragioni.

I giudici di ultima istanza constatavano che la Corte di appello aveva correttamente classificato il marchio Gucci come “forte, rinomato e famoso” ma, nonostante ciò, aveva, erroneamente, disapplicato la vigente normativa. Per giurisprudenza consolidata, quando la contraffazione riguarda marchi forti, anche la minima divergenza dall’originale integra l’illecito, a maggior ragione quando il nucleo ideologico essenziale del marchio notorio resta invariato. Contravvenendo a questo principio, i giudici di secondo grado avevano escluso la contraffazione dando maggiore rilevanza alla mera volontà del contraffattore di ispirarsi al marchio rinomato – nella consapevolezza di offrire prodotti per valore e qualità sicuramente inferiori – piuttosto che dare l’opportuna rilevanza ai principi di diritto e alle disposizioni normative. La ricorrente lamentava anche la mancata applicazione della disciplina nazionale e comunitaria a tutela del marchio che gode di rinomanza. La Cassazione critica la decisione dei giudici di appello perché, avendo questi correttamente riconosciuto la notorietà del marchio, non hanno applicato la relativa disciplina.

Pertanto, la Suprema Corte cassava la sentenza e rinviava la causa alla stessa Corte di Appello in diversa composizione, con l’invito di valutare l’esistenza del nesso tra il marchio notorio e il marchio successivo e, conseguentemente, valutare se dall’esistenza di questo derivi un pregiudizio per il primo o un indebito vantaggio per il secondo.

3.     Considerazioni conclusive

Con questa pronuncia, gli Ermellini hanno voluto ribadire – ancora una volta – il ruolo preponderante assunto dal marchio dotato di rinomanza all’interno del mercato.

Più specificatamente, la Suprema Corte aveva riconosciuto la necessità di tutelare siffatta tipologia di marchi anche in riferimento ai c.d. “falsi palesi”, cioè tutti quei prodotti che deliberatamente e apertamente si ispiravano alle griffe più note e dalle quali l’imitatore vuole trarne indebito vantaggio. Non è una novità, però, che i prodotti italiani e, in generale il made in Italy, siano fortemente apprezzati nel mondo. C’è chi afferma, a ragion veduta, che nessun settore produttivo identifica l’Italia meglio di questa filiera.

Proprio per queste ragioni, la tutela del marchio – soprattutto in riferimento all’utilizzo che ne viene fatto nel settore del lusso e della moda – deve rispettare la normativa della tutela rafforzata a questi riconosciuta.

L’aura of luxury di alcuni brand è dovuta, tra gli altri fattori, proprio all’esclusività del prodotto di marca e legittimare l’utilizzo di un marchio “tipo Gucci” – come in una delle ordinanze analizzate – potrebbe essere lesivo dell’economia di settore. Perciò, la Cassazione ha ritenuto che l’utilizzo di un segno che apertamente si ispiri a – o, più̀ concretamente, copi – un marchio notorio è illegittimo e in quanto tale deve essere inibito, consolidando ancor di più un orientamento già da molto tempo incoraggiato dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea.

[1] F. Leonini, Marchi famosi e marchi evocativi, 1991, Giuffrè editore. Nello stesso senso GABRIELE CUONZO, Marchio Krizia – Contraffazione di marchio. Irrilevanza della categoria dei marchi dei c.d. creatori del gusto e della moda, 1991, Rivista di Diritto Industriale, II

[2] L. Bently, B. Sherman, D. Gangjee, & P. Johnson, Intellectual Property Law, 2018, Oxford University Press, www.oxforduniversitypress.uk 

[3] C. Long, Trademarks and Unfair competition, 2018, Oxford University Press

[4] Cass. S.U., ordinanza n. 26000, 17 ottobre 2018 e Cass. S.U., ordinanza n. 26001, 17 ottobre 2018

[5] Cass. S.U., ordinanza n. 26000/2018

[6] Sul tema cfr. CGUE, caso C-251/95. SABEL BV C. PUMA AG RUDOLF DASSLER SPORT

Per maggiori approfondimenti si legga N. Cosa, Analisi dell’evoluzione normativa in relazione al marchio rinomato, Ius in itinere, disponibile al link: https://www.iusinitinere.it/analisi-dellevoluzione-normativa-in-relazione-al-marchio-rinomato-25705

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