lunedì, Maggio 27, 2024
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Il caso Louboutin: apologia di una suola rossa

Il caso Louboutin: apologia di una suola rossa

Il colore rosso da sempre simboleggia l’amore, la vitalità, la passione e la sensualità. Tuttavia, per le “fashion victims”, significa solamente una cosa: Louboutin. Venerate dalle dive di Hollywood, come Halle Berry e Sarah Jessica Parker, le scarpe con tacco alto del famoso stilista francese sono diventate iconiche grazie alla loro suola rossa, laccata e in principio “inimitabile”.

In questo articolo ripercorreremo le tappe di una controversia giudiziaria che ha interessato giurisdizioni di numerosi Paesi e che vede Louboutin combattere per il riconoscimento del colore rosso, applicato sulla suola delle sue creazioni, come marchio d’impresa

Stati Uniti d’America

Christian Louboutin non ha avuto particolari problemi nella registrazione del “marchio della suola rossa” negli Stati Uniti. The US Patent and Trademark Office l’ha prontamente protetto sin dal 2008.

La situazione si complica nel 2011, quando Yves Saint Laurent decide di lanciare una linea di scarpe monocromatiche, anche in rosso, provocando l’ira dello stilista francese. Infatti quest’ultimo lo cita per concorrenza sleale e contraffazione, chiedendo un risarcimento di un milione di dollari e la sospensione della distribuzione dell’intera collezione e non solo delle scarpe con suola rossa.

Yves Saint Laurent replica domandando, in via riconvenzionale, l’annullamento del marchio Louboutin, in quanto puramente “ornamentale” e “funzionale”. La maison di moda continua sostenendo che “le suole rosse sono un ornamento comune nel design di scarpe fin dai tempi di Luigi XIV, nel 1600. Non solo: anche il personaggio di Dorothy nel film ‘Il mago di Oz’ è inquadrata mentre ne porta un paio”. Il Tribunale distrettuale di New York accoglie la sua domanda, affermando che i colori nell’industria della moda hanno un mero carattere ornamentale e non possono essere oggetto di una tutela. In secondo luogo il marchio di colore ostacolerebbe in modo significativo sia la moda che le industrie artistiche.

La Corte d’appello statunitense, invece, non condivide la stessa opinione[1]. Dopo aver citato il caso Qualitex Co. v. Jacobson Products Co.[2], ricorda che l’esaminatore preposto dovrà rifiutare di registrare un marchio di colore salvo che il richiedente provi che il segno ha acquisito un carattere distintivo osecondary meaning. Dopo aver analizzato un sondaggio sulla percezione pubblica della suola rossa, i giudici hanno riconosciuto il carattere distintivo del marchio. Tuttavia questa esclusività può essere rivendicata solamente nel caso in cui il colore rosso della suola sia in contrasto con un altro colore della tomaia. In altre parole, se l’intera scarpa è rossa, come quella di Yves Saint Laurent, è permesso l’uso di una suola del medesimo colore. Louboutin ha dunque avuto la meglio, anche se la sua è una vittoria “monca”.

Subito dopo Yves Saint Laurent, lo stilista francese cita in contraffazione Carmen Steffens, una designer brasiliana di scarpe, la quale è stata in grado di dimostrare che stava usando suole in più colori (di cui il rosso è solo uno di essi) già dal 1996. Secondo alcune voci, il designer sarebbe andato oltre, assumendo anche un investigatore privato per scoprire se il suo concorrente Dior stesse realizzando scarpe rosse per la stagione successiva.

Unione Europea

Nell’ambito dell’Unione Europea, Christian Louboutin registra il suo primo marchio nel 2000 in Francia e nel 2001 ottiene la protezione internazionale dal WIPO.

Davanti all’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale, tuttavia, la procedura di riconoscimento incontra alcuni ostacoli. Louboutin presenta domanda il 29 gennaio 2010, ma il 20 settembre 2010 questa viene respinta dall’esaminatore dell’EUIPO per mancanza di carattere distintivo.

La Commissione di Ricorso dell’OAMI[3], ritiene, invece, ammissibile la domanda di registrazione a livello comunitario. Infatti da un lato riscontra l’esistenza di una stabile e chiara rappresentazione del marchio, dovuta all’utilizzo di uno specifico codice Pantone (18 1663TP) nella domanda di registrazione, dall’altro lato riconosce la capacità distintiva del colore rossoapplicato sulle suole dei tacchi a spillo. In effetti, come ribadito dalla Commissione di Ricorso, il carattere distintivo di un segno deve essere valutato rispetto ai prodotti per i quali si chiede venga registrato ed in rapporto alla percezione del pubblico. Nel caso di Laboutin il rosso è applicato ad una specifica parte di un determinato prodotto. Inoltre le scarpe con suola rossa propria dello stilista si differenziano da quelle con suola monocromatica, nera o beige, di uso abituale nel mercato europeo. Per questo l’Ufficio esaminatore ritiene il carattere distintivo conseguito dal marchio, provato anche a seguito della corposa documentazione fornita dallo stilista (articoli di giornale, ricerche di mercato, ecc.).

Germania

La pace in Europa non dura molto a lungo dopo la registrazione a livello europeo. La prima vera minaccia arriva quando il rivenditore tedesco di scarpe Roland SE si oppone alla decisione della Commissione di Ricorso dell’OAMI, in data 16 luglio 2011, la quale approva la registrazione delle suole rosse di Louboutin. La motivazione deriva dalla possibile confusione con il suo marchio “my SHOES” scritto in bianco, su uno sfondo blu e rosso, di una tonalità molto simile a quella usata dallo stilista francese.

Secondo Roland, l’esistenza del rettangolo rosso nel marchio internazionale figurativo “my SHOES”, rappresenta un impedimento alla registrazione del marchio Louboutin, essendo quest’ultimo posteriore rispetto al primo. Pertanto la decisione della Commissione costituirebbe una violazione l’art. 8, par. 1, lett. b) del Regolamento UE n. 207/2009.

Tuttavia, sia il Tribunale dell’Unione Europea sia la Corte di giustizia[4], a seguito del complessivo esame dell’immagine prodotta dai segni a confronto, rilevano l’assenza di  somiglianze visuali, fonetiche e concettualirilevanti tra il marchio anteriore ed il marchio posteriore ed escludono la sussistenza di possibili motivi di confusione, così respingendo l’opposizione di Roland SE.

Svizzera

La prima domanda di registrazione del marchio viene depositata il 25 marzo 2010, presso la Swiss International Property Office, la quale respinge la richiesta di Louboutin. Dopo l’infruttuoso ricorso in appello dello stilista, il caso raggiunge il Tribunale Amministrativo Federale[5]e la Corte Suprema, le quali confermano il rifiuto di riconoscimento del marchio di Louboutin. Secondo il giudice elvetico, il colore rosso applicato alle suole di calzature costituisce un segno banale, puramente decorativo e privo di carattere distintivo.

Francia

Christian Louboutin cita in contraffazione anche Zara France. La Corte d’Appello[6], in contrasto con la decisione resa dalla giurisdizione di primo grado, esclude la sussistenza di una qualsiasi violazione da parte del marchio spagnolo, in quanto il segno registrato è in realtà privo di carattere distintivo. Il 30 maggio 2012, la Corte di Cassazione parigina[7], confermando la decisione d’appello, decide che il marchio manca di carattere distintivo, considerandolo quindi invalido. Tuttavia segue un ragionamento diverso rispetto alla Corte d’appello. In particolare, secondo la Corte suprema, il segno registrato appare bidimensionale, ma con caratteristiche e curvature che dovevano essere riprodotte tridimensionalmente e che impediscono di comprendere se il marchio di colore fosse applicato sul lato interno o esterno dalla suola. Inoltre, lo stilista ha commesso lo sbaglio di non indicare uno specifico codice Pantone, rendendo cosi il colore rosso indefinito.

Belgio

In Belgio Louboutin si scontra principalmente con due aziende. La prima è il Dr. Adams Footwear, alla quale la Corte d’Appello[8], dopo la pronuncia positiva del tribunale di prima istanza di Bruxelles, vieta la vendita di scarpe con suola rossa.

Il secondo avversario belga è Van Dalen Footwear B.V., un negozio al dettaglio del Benelux con una calzatura con suola rossa nel suo repertorio. Le accuse di Louboutin erano prevedibili: violazione del marchio, concorrenza sleale e misleading dei clienti. Il Tribunale Distrettuale di Bruxelles accoglie, invece, le affermazioni di Van Dalen, il quale, in via riconvenzionale, sostiene l’invalidà del segno, per mancanza dei prerequisiti necessari alla qualifica di marchio di forma

Fortunatamente per Louboutin, la Corte d’Appello di Bruxelles[9]annulla la decisione precedente. Per prima cosa i giudici analizzano il significato di marchio di forma, affermando che aggiungere un altro elemento a una forma potrebbe implicare il fatto che non ci si trovi più davanti a un segno di forma. Pertanto, il colore della suola non può essere ignorato. Inoltre, è ovvio che il pubblico di riferimento sa a quale maison rinvia la suola rossa. È un elemento di distinzione, nonostante esistano altre scarpe con questa particolarità. La Corte d’appello prende una posizione completamente diversa rispetto alla Corte di primo grado, imponendo un divieto di vendita a Van Dalen. Questa è la prima volta in cui i giudici iniziano a interrogarsi sul limite della definizione di forma, che sarà  ulteriormente approfondito nel  caso che andremo ad analizzare successivamente.

Paesi Bassi

Louboutin cita in contraffazione Van Haren Schoenen B.V.una parte del gruppo tedesco Deichmann, che opera in tutti i Paesi Bassi. L’azienda olandese vende scarpe con tacco alto nere e blu con suole rosse, denominate “5th Avenue by Halle Berry”. Lo stilista, come nei casi precedentemente analizzati, chiama in giudizio Van Haren a causa della similarità dei due prodotti, che porterebbe ad un rischio di  confusione dei due marchi. Nel 2013 la Corte Distrettuale dell’Aja ordina all’olandese di sospendere la vendita delle scarpe incriminate riconoscendo a Louboutin che la sua caratteristica suola non ha solamente funzioni ornamentali. Van Haren intenta quindi un ricorso davanti al Tribunale d’Appello di Den Haag[10](causa C / 09/450182). Secondo lui il marchio Louboutin sarebbe «nullo» in quanto «la direttiva dell’Unione sui marchi elenca diversi motivi di nullità o impedimenti alla registrazione, segnatamente, per quanto riguarda i segni costituiti esclusivamente dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto».

Il Rechtbank Den Haag interpella la Corte di Giustizia dell’Unione Europea per chiarire se il concetto di “forma” che, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera e), punto iii), della direttiva sui marchi comunitari esclude la registrazione del segno come marchio, comprendesse anche altri elementi, non legati alla forma, come il colore. In altre parole il divieto di registrazione di forme come marchi è applicabile anche a forme che combinano caratteristiche  tridimensionali di un prodotto e ad altre proprietà come i colori?

Secondo l’avvocato generale Szpunar, nelle conclusioni presentate il 22 giugno 2017[11], «un marchio che combina colore e forma può essere negato o annullato per i motivi previsti dal diritto dell’Unione sui marchi”. Propone quindi di rispondere affermando “gli impedimenti alla registrazione o i motivi di nullità di un marchio possono applicarsi a un segno costituito dalla forma del prodotto, che rivendica la tutela per un colore specifico». In altre parole l’avvocato generale dichiara che il marchio in questione deve essere assimilato a un segno costituito dalla forma del prodotto e che rivendica la tutela per un colore in relazione a detta forma, piuttosto che a un marchio costituito da un colore in sé. Non si tratta di una forma del tutto astratta o di una forma d’importanza trascurabile, bensì sempre della forma di una suola.

La sentenza c-163/16[12] stabilisce invece che la “tutela” della suola rossa marchio Louboutin «non verte su una forma specifica di suola di scarpa con tacco alto (elemento che di solito non viene protetto dalla legge sui marchi dell’UE, ndr), in quanto la descrizione di detto marchio indica espressamente che il contorno della scarpa non fa parte del marchio, ma serve unicamente a mettere in evidenza la posizione del colore rosso cui si riferisce la registrazione». Un marchio non può essere considerato come costituito solo da una forma, quando l’elemento principale è un colore specifico designato da un codice di identificazionericonosciuto a livello internazionale (Pantone 18 1663TP). Il marchio Louboutin è quindi di posizione e non di forma. I giudici del Lussemburgo si sono quindi espressi in una direzione opposta rispetto al parere dell’avvocato generaleLa Maison Christian Louboutin accoglie caldamente con favore questa sentenza“, sottolinea il designer, aggiungendo che “le scarpe della Maison Christian Louboutin si distinguono per la loro originalità, la scelta dei materiali, usati e la qualità della loro creazione“. Ora, spiega la Loubotin, “il caso ritornerà alla Corte dell’Aja che ci si aspetta confermerà la validità del marchio della suola rossa”. 

L’esclusività della produzione delle tanto ambite scarpe per il momento sembrerebbe riconosciuta allo stilista francese. Tuttavia ci sembra avventato parlare di “vittoria” della maison Louboutin. I giudici infatti oltre ad affermare l’inapplicabilità della direttiva UE relativa ai marchi di forma, trattandosi di un marchio di posizione, non forniscono alcun altro tipo di precisazione riguardo la tutela della suola rossa. Ma non è ancora detta l’ultima parola: la sentenza finale sulla questione verrà emessa dal Tribunale dell’Aja.


[1]United States Court of Appeals for the Second Circuit, Christian Louboutin S.A. v. Yves Saint Laurent Am. Holding, Inc. September 5, 2012

[2]United States Supreme Court Qualitex Co. v. Jacobson Products Co., No. 93-1577, March 28 1995

[3]Commissione di Ricorso dell’OAMI, 16 giugno 2011, R 2272/2010-2.

[4]Corte giustizia Unione Europea Sez. IX, 14/04/2016, n. 515/15 Roland SE c. EUIPO-Christian Louboutin

[5]Swiss Federal Administrative Court, B-6219/2013, vom 27. April 2016

[6]Cour d’appel de Paris, 09/00405, arret du 22 juin 2011

[7]Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 30 mai 2012, 11-20.724, Inédit

[8]Hof van beroep, Decision 2014/AR/734 of 18 November 2014, Christian Louboutin vs. Dr. Adams Footwear BV

[9]Christian Louboutin v. Van Dalen Footwear BV, Tribunal de Commerce Brussels, Mar. 20, 2014 case number AR 2013-6154

[10]Rechtbank Den Haag C/09/450182 / HA ZA 13-999, 01-04-2015

[11]

[12]Corte di giustizia dell’Unione europea Lussemburgo, 12 giugno 2018 Sentenza nella causa C-163/16 Christian Louboutin e Christian Louboutin SAS / Van Haren Schoenen BV

Arianna Valeriani

Laureata in Giurisprudenza presso l'Université Paris I Panthéon-Sorbonne, con specializzazione in diritto pubblico, con il massimo dei voti. Dopo aver integrato la sua formazione, come Visiting Student, presso l'Università di Cambridge e l'Università della California Los Angeles (UCLA), continua i suoi studi presso l'Université Paris I Panthéon-Sorbonne, conseguendo un Master di primo livello in Diritto Internazionale. Particolarmente interessata all'applicazione del diritto nell'era digitale, si candida ed è ammessa  all'edizione 2018-2019 del LL.M in Law of Internet Technology, presso l'Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano. La sua formazione le permette di avere una conoscenza livello madrelingua della lingua francese e inglese, oltre ad una buona padronanza della lingua spagnola.

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