domenica, Maggio 26, 2024
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Il requisito di originalità dell’invenzione e il giudizio di non-ovvietà nei brevetti

1) Il requisito di non ovvietà dell’invenzione e la sua funzione nel sistema dei brevetti

Il sistema brevettuale – orientato a fornire un incentivo alla ricerca e alla innovazione – circoscrive la patente di invenzione brevettabile ai trovati che rappresentino un reale ampliamento delle conoscenze tecniche e scientifiche, la cui attuazione concreta o il cui successivo perfezionamento possano così apportare un progresso tecnico alla società ed un miglioramento alle nostre vite.

A questa funzione di “filtro” rispondono, inter alia, i requisiti della novità e della non-ovvietà (altrimenti detta originalità o novità intrinseca) dell’invenzione, fissati dalle convenzioni internazionali e dalle legislazioni nazionali [1], in assenza dei quali il brevetto è nullo. Sebbene sia l’accertamento della novità che della non-ovvietà postulino un raffronto, rivolto a individuare i contributi tecnici meritevoli di esclusiva, tra il trovato e lo stato della tecnica, “costituito da tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico nel territorio dello Stato o all’estero prima della data del deposito della domanda di brevetto, mediante una descrizione scritta od orale, una utilizzazione o un qualsiasi altro mezzo” (art. 46.2 c.p.i., in senso conforme all’art. 54.2 CBE) [2], i due requisiti ed il rispettivo accertamento vanno mantenuti distinti e autonomi [3].

Se la novità, infatti, assicura che l’esclusiva non sia concessa su di un trovato che era già stato realizzato da altri o era già di dominio pubblico, la non-ovvietà dell’invenzione evita che a qualsivoglia idea di soluzione di un problema tecnico sia accordata protezione per il solo fatto che non era già compresa nello stato della tecnica [4], contribuendo così a caratterizzare in senso “qualitativo” la sussistenza di novità dell’invenzione.

Da un punto di vista operativo poi, non rientrano nel concetto di “stato della tecnica”, al fine di valutare l’attività inventiva, i testi delle domande di brevetto che, benché depositate anteriormente a quella in esame, siano state pubblicate in un momento successivo, le quali possono invece fondare una pronuncia sulla mancanza di novità.

Ancora, per valutare la non-ovvietà del trovato è ben possibile combinare le diverse anteriorità, i cui insegnamenti vanno così considerati non isolatamente bensì nel loro complesso [5]; al contrario, per la novità ciò è precluso.

Infine, mentre da un lato l’invenzione “è considerata come implicante un’attività inventiva se, per una persona esperta del ramo, essa non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica” (art. 48 c.p.i., conforme all’art. 56 CBE), le vicende tipicamente distruttive della novità dell’invenzione sono i) la predivulgazione [6] e ii) la presenza di anteriorità [7].

Il giudizio sulla non-ovvietà viene inoltre comunemente ritenuto più severo [8], e può dirsi che il suo accertamento costituisca il momento principale per la decisione delle dispute sulla validità e sulla contraffazione di un brevetto. Buona parte della difficoltà insita nell’accertamento della non-ovvietà è legata al carattere sostanzialmente interpretativo e soggettivo [9] della valutazione svolta dal giudice nazionale e dall’ufficio esaminatore.

A tal riguardo, dunque, si ritiene necessario fornire un criterio, il più possibile oggettivo e che valorizzi anche riscontri fattuali, per limitare la discrezionalità riservata all’organo che compie la valutazione ed evitare che nella valutazione vengano introdotti “elementi che vi sono estranei e che portano a riservare la tutela brevettuale solo ad invenzioni di “alto livello”, confinando tutte le innovazioni incrementali, di cui vive l’evoluzione tecnica, fuori dall’area della proteggibilità[10].

Similmente, autorevole dottrina sottolinea anche che la determinazione del livello di attività inventiva sufficiente a rendere valido un brevetto non può svolgersi “sulla base di criteri astrattamente logici, o tecnici, o psicologici, ma è frutto di una scelta operata in funzione del problema affrontato” e deve essere in linea con la funzione del sistema considerato nel suo complesso [11].

2) L’accertamento della non ovvietà: la posizione dell’European Patent Office (EPO)

A livello europeo, le Guidelines for Examination in the European Patent Office individuano il c.d. Problem and Solution Approach quale test per verificare la non-ovvietà dell’invenzione “in an objective and predictable manner[12].

In questo sistema l’analisi sulla non-ovvietà si snoda nelle seguenti fasi:

i) individuazione dell’arte nota più vicina (closest prior art);

ii) individuazione dell’effetto tecnico raggiunto dall’invenzione rivendicata;

iii) individuazione del problema tecnico risolto dall’invenzione rivendicata;

iv) valutazione se la persona esperta del ramo della tecnica (person skilled in the art), sulla base dello stato della tecnica già individuato, avrebbe (would have) suggerito le caratteristiche tecniche rivendicate per ottenere il risultato rivendicato.

Per ciò che riguarda la prior art, ovvero l’arte nota, questa coincide con le conoscenze e i documenti già divulgati e resi accessibili che si collocano nello stesso campo della tecnica e che sono infine preordinate allo stesso scopo dell’invenzione [13]. La prior art da considerare ai fini del giudizio di non-ovvietà viene anche definita come “l’anteriorità che rappresenti il punto di partenza più promettente per giungere al trovato rivendicato[14], per rimarcare la funzione di termine di paragone da cui valutare la non ovvietà dell’invenzione.

Nel secondo passaggio, il problema tecnico che l’invenzione ha affrontato va formulato confrontando l’arte nota più prossima e il trovato brevettato, individuando così gli elementi nelle rivendicazioni del brevetto che lo distinguono e da cui discende il suo effetto tecnico, con la conseguente identificazione del problema risolto.

Il giudizio sulla altezza inventiva del trovato va infine svolto nella prospettiva dell’esperto del ramo della tecnica cui la invenzione appartiene. Questa è una figura fittizia che, in linea con la funzione del sistema, deve valutare se l’idea di soluzione proposta dall’invenzione è ovvia, e dunque non meritevole di protezione, oppure se essa rappresenta il risultato di un’intuizione che, in quanto tale, merita di essere ricompensata. L’operatore chiamato a valutare la non-ovvietà deve dunque svolgere l’analisi avvalendosi del bagaglio di conoscenze proprie di un esperto, o di un team di esperti che operano nel settore dell’invenzione, e deve chiedersi se quel tecnico avrebbe semplicemente potuto seguire la soluzione rivendicata nel brevetto al fine di risolvere il problema tecnico individuato o se, al contrario, “ci fosse un qualsivoglia insegnamento della prior art complessiva che avrebbe spinto (non solo che avrebbe potuto spingere ma che l’avrebbe spinto) la persona esperta del ramo, che avesse affrontato il problema tecnico, a modificare o ad adattare la prior art più vicina tenendo conto di quell’insegnamento, così da giungere a qualcosa che rientri nell’oggetto delle rivendicazioni e quindi raggiungere il risultato che l’invenzione consegue[15].

Dunque, deve concludersi per l’ovvietà dell’invenzione, quando sulla base della prior art può ritenersi che l’inventore abbia seguito i suggerimenti contenuti nella medesima, i quali l’hanno così indotto verso la soluzione del problema tecnico rivendicato, che si configura come ragionevolmente prevedibile e, come tale, non frutto di una intuizione meritevole di ricompensa [16].

3) (Segue) La posizione dell’Italia

Secondo l’approccio più tradizionale nel nostro paese in materia di inventive step, la detta valutazione scompone così l’esame circa la non ovvietà dell’invenzione:

i) individuazione del settore cui attiene l’invenzione;

ii) costruzione del modello di “persona esperta del ramo”;

iii) valutazione se secondo quest’ultima figura il trovato in esame rientra nel “divenire normale del settore in cui l’invenzione attiene”.

Sebbene il giudizio di non-evidenza comporti inevitabilmente un certo di margine di discrezionalità, una delle criticità più volte sottolineata in merito all’approccio tradizionale è che esso sconta il difetto del rischio di una valutazione ex post, poiché al suo interno il giudizio di non evidenza implica una considerazione sul “divenire normale del settore cui l’invenzione attiene[17], e finisce per “spostare la valutazione dell’attività inventiva allontanandosi dalla considerazione specifica del problema tecnico affrontato e delle premesse da cui l’esperto del ramo avrebbe preso le mosse nell’affrontarlo, per concentrarsi sulla distinzione, necessariamente a posteriori tra “divenire normale del settore cui l’invenzione attiene” e “idea che supera le normali prospettive di evoluzione del settore[18]. Valutazioni su ciò che, a posteriori, costituisce il “divenire normale del settore cui l’invenzione attiene”, rischiano così di tramutarsi in previsioni retrodatate che conducono ad affermare l’ovvietà di un trovato per il semplice fatto che, molti anni dopo la sua invenzione, esso appaia banalmente prevedibile sulla base delle conoscenze attualmente a disposizione, quando invece l’idea che sta alla base della sua soluzione non lo era affatto per il suo autore [19].

Di qui l’esigenza di cambiare approccio verso la determinazione dell’attività inventiva, al fine di giungere ad un metodo di accertamento di quel requisito che presenti minori margini di discrezionalità e sia maggiormente ancorato alle rivendicazioni brevettuali, che delimitano ciò su cui si vuole ottenere l’esclusiva, a scapito invece di concetti meno aderenti al dato oggettivo, come quello di “progresso tecnico” e di “normale divenire del settore cui l’invenzione attiene”.

In questo contesto le più recenti pronunce dei giudici italiani di merito [20], ed anche del giudice di legittimità [21], hanno seguito l’approccio c.d. problem solution e hanno così identificato i passaggi necessari alla sua attuazione: “determinare la “tecnica anteriore più vicina” individuando quella anteriorità che costituisce il punto di partenza più promettente per giungere alla soluzione rivendicata della privativa in esame e che normalmente ha il maggior numero di caratteristiche in comune con la soluzione oggetto di rivendicazione, o che permette il minimo numero di modifiche per giungere alla soluzione rivendicata- selezionando poi le caratteristiche (“caratteristiche distintive”) che ne distinguono la soluzione rivendicata.. determina(re) il “problema tecnico oggettivo” risolto dalla o dalle caratteristiche distintive della soluzione rivendicata – ossia da quella o quelle caratteristiche che non sono descritte o suggerite dalla “tecnica anteriore più vicina”- ..individua(re) le competenze dell’esperto del ramo per considerare se lo stesso, partendo dalla “tecnica anteriore più vicina”, avrebbe risolto in modo ovvio il problema tecnico oggettivo, e quindi sarebbe giunto banalmente alla soluzione rivendicata in esame, eventualmente combinando tra loro gli insegnamenti della tecnica anteriore più vicina con un’altra diversa anteriorità o con gli insegnamenti generali del settore tecnico della soluzione rivendicata in esame” [22].

In sintesi, nel giudizio di non-ovvietà, finalizzato a verificare se “per una persona del ramo” l’invenzione stessa “non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica”, siffatta valutazione deve essere retrodatata al momento del deposito del brevetto o della priorità rivendicata (e non a quello successivo in cui si contesta la validità del brevetto). In questo modo, il maggior pregio del problemsolution approach risulta essere l’abbassamento del rischio che il giudizio in oggetto venga contaminato da conoscenze e convincimenti maturati successivamente a quando l’invenzione è stata divulgata.

Pure in Italia, così come in altri ordinamenti, si attribuisce peraltro rilevanza ad indici fattuali legati alla storia dell’invenzione oltreché al suo settore e mercato di riferimento, definiti indizi di non evidenza o “prove storiche” [23].

4) (Segue) La posizione americana

Oltreoceano la valutazione dell’inventive step viene correntemente svolta sulla base del test TSM, come interpretato dalla Supreme Court nella causa KSR v Teleflex [24], che rappresenta l’ultimo momento di una risalente elaborazione giurisprudenziale in questa materia [25].

Dopo un primo momento in cui l’assenza di un parametro certo per misurare l’originalità dell’invenzione aveva condotto a definire questa nozione sulla base del “flash of creative genius[26], il ricorso a tale criterio di giudizio venne progressivamente abbandonato a partire dalla sentenza Graham del 1966 per fare maggiore affidamento su riscontri fattuali e indici oggettivi ricavabili anche dalla realtà del mercato (i cc.dd. “secondary considerations”, tra cui il successo commerciale dell’invenzione; il fatto che essa abbia risolto un problema la cui risoluzione era stata a lungo avvertita come una necessità e, infine, i numerosi precedenti tentativi rimasti infruttuosi per giungere ad una sua soluzione) [27].

Al fine di ridurre ulteriormente il rischio di valutazioni discrezionali ed analisi a posteriori (cc.dd. hindsight bias) in particolare nell’applicazione dei secondary indicators, la Court of Appeals for the Federal Circuit elaborava un ulteriore parametro di giudizio, denominato TSM (teachingsuggestionmotivation test). In base ad esso, un modello di persona esperta del ramo (PersonHavingOrdinarySkillInTheArt) avrebbe in un primo momento dovuto chiedersi se nella prior art vi fosse un insegnamento, una motivazione o un suggerimento, ricavabile esplicitamente o tramite combinazione “as a whole” dell’intera tecnica nota [28], ma anche dal suo semplice bagaglio di conoscenze tecniche, che lo avrebbe portato a modificare le anteriorità esistenti in modo da giungere al trovato rivendicato. Successivamente, si sarebbe dovuto verificare se, alla luce della tecnica esistente al momento dell’invenzione, la modificazione delle anteriorità così svolta appariva dotata di una ragionevole probabilità di successo.

La rigidità e la propensione del test TSM a tutelare gli interessi dei titolari dei brevetti condussero tuttavia all’intervento correttivo avvenuto nel 2007 nella decisione della causa KSR v. Teleflex della Supreme Court. Quest’ultima ebbe infatti modo di chiarire, pur non contestando il valore pratico del TSM test, che quest’ultimo “need not to become rigid and mandatory formulas, and when it is so applied, the … is incompatible with our precedent. The obviousness analysis cannot be confined by a formalistic conception of the word teaching, suggestion and motivation”, ridimensionando dunque la sua rigida applicazione a favore invece di valutazioni maggiormente basate sul buon senso [29] e sull’apprezzamento dei secondary considerators. Il mutato approccio tuttavia non ha mancato di destare preoccupazione sia a causa del margine di incertezza che simili valutazioni possono introdurre in un giudizio, sia a causa dell’abbassamento del livello di attività inventiva necessario per validare il brevetto che la correzione del TSM test ha comportato.

5) Gli indizi di non evidenza (secondary considerations)

E’ stata sottolineata la necessità per il giudizio di non evidenza di attenersi ad una dimensione oggettiva, tale da ridurre al massimo la discrezionalità dell’interprete nella valutazione, e, come questa, compiuta in merito all’inventive step, acquisisca maggiore persuasività se basata su dati di fatto a supporto delle motivazioni del giudice [30].

Su quest’ultimo piano si collocano gli “indizi di non evidenza”, ossia parametri oggettivi e ricavabili dall’analisi fattuale della realtà, la cui sussistenza milita a favore della non ovvietà, seppure questa non possa essere affermata unicamente sulla base di simili riscontri. Il pregio di tali prove storiche è quello di permettere alla valutazione circa l’originalità dell’invenzione di rimanere ancorata ad un piano oggettivo di analisi [31].

In particolare, occorre valutare la ricorrenza o meno dell’indizio nella realtà dei fatti e, qualora ciò si sia verificato, la sua incidenza in vista della soluzione dell’esame, tenuto conto che “il peso specifico di ciascuno di essi varia col variare delle caratteristiche del fatto[32], implicando pur sempre una valutazione motivata che tenga conto dell’insieme globale delle circostanze del caso, senza che la semplice presenza di un indizio conduca a una risoluzione automatica dell’esame.

Tra questi indizi si annoverano, a titolo esemplificativo, il progresso tecnico [33], che così non funge da elemento necessario e sufficiente per affermare la non ovvietà del trovato, bensì da indizio della sua presenza; la c.d. mano felice, concernente il procedimento per giungere ad un trovato, che si verifica quando l’inventore, innanzi a più possibilità a priori percorribili, individua subito la soluzione anziché dar corso a lunghe e costose sperimentazioni [34]; l’esistenza di un bisogno da tempo avvertito ma non soddisfatto; il previo esperimento di vari tentativi rimasti infruttuosi per giungere alla soluzione del problema tecnico; il successo commerciale dell’invenzione [35], purché questo sia dovuto a meriti tecnici dell’invenzione e non a fattori contingenti esterni quali moda, pubblicità, ecc. [36].

Per contro, esistono anche alcuni indizi di evidenza dell’invenzione, sintomatici di attività inventiva insufficiente a rendere l’invenzione meritevole di esclusiva, dei quali si segnalano, in particolare: la riconducibilità del trovato ad esperimenti di routine e quello dell’equivalenza, che si verifica quando il trovato è equivalente a qualcosa di già noto [37].

6) Attività inventiva e brevetti di nuovo uso

Il c.d. “brevetto di nuovo uso” è il brevetto che rivendica una sostanza o un composto già noto e conosciuto sia in sé che nel suo metodo di realizzazione, ma applicato secondo un uso diverso da quello per il quale era noto nella tecnica. Esso è particolarmente diffuso nel settore della chimica, in cui possono scoprirsi nuove proprietà di sostanze già note che rendono queste efficaci anche in diverse applicazioni [38]. Anche in questi casi, come per le invenzioni di traslazione nel campo della meccanica [39], la meritevolezza dell’esclusiva brevettuale passa per l’accertamento della novità intrinseca o originalità – ovvero per la realizzazione di “una funzione in quanto tale sconosciuta alla precedente applicazione” della sostanza [40]che rappresenta così il contributo reale dell’inventore alla tecnica esistente.

Del livello di originalità necessario a validare un brevetto di nuovo uso si è occupata in varie occasioni la giurisprudenza del Board of Appeal dell’EPO, affermando che non può concludersi per la validità del brevetto qualora lo stato della tecnica anteriore indichi “un ben assodato legame fra il primo uso della sostanza e quello successivo[41] oggetto di rivendicazione, e che il nuovo uso deve necessariamente sussistere, non potendo essere sostituito da eventuali altri “vantaggi”.  In un’altra pronuncia il medesimo organo ha poi precisato, attorno al concetto di “ben assodato legame”, che “effetti potenziati non possono essere addotti come prova di attività inventiva se emergono da test ovvi[42], affermazione in linea con quella resa in un’ulteriore pronuncia, secondo cui “un lavoro comprendente meri esperimenti di routine, quali meramente convenzionali sperimentazioni per tentativi che non implichino abilità che vadano oltre le generali conoscenze, è privo di attività inventiva[43].

 

[1] Sono dedicati alla novità e alla non-ovvietà dell’invenzione brevettabile gli artt. 46, 47 e 48 c.p.i. e gli artt. 54, 55 e 56 CBE. Gli accordi TRIPS invece si limitano a prevedere, all’art. 27.1, che “…possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni, … che siano nuove, implichino un’attività inventiva e siano atte ad avere un’applicazione industriale.”

[2] In dottrina si è rilevato che l’Italia richiede un c.d. livello assoluto di novità, facendo rientrare in detto concetto qualsiasi divulgazione ovunque e in qualsiasi modo (tramite pubblicazione, uso, ecc. ) avvenuta, cui viene ricollegato un effetto distruttivo della novità dell’invenzione. Così S. Bergia, in “Codice della proprietà industriale” a cura di A. Vanzetti – sub art. 46, 2013, pag. 642.

[3] Vedi A. Musso, “Ditta e insegnaMarchioBrevettiDisegni e modelliConcorrenza”, pag. 668, il quale riconosce anche come il requisito di novità “continui sul piano tanto giuridico, quanto logico, a risultare pregiudiziale rispetto al secondo, poiché, se l’invenzione non sia estrinsecamente nuova in quanto anticipata nello stato della tecnica da trovati pressoché identici, è assorbita ogni ulteriore questione d’inventive step rispetto al medesimo stato della tecnica esistente”.

[4] G. Floridia, “Diritto industriale – proprietà intellettuale e concorrenza”, pag. 273. Anche G. Sena, “I diritti sulle invenzioni e sui modelli di utilità”, 2011, pag. 119, fa coincidere l’attività inventiva con quel quantum qualificato di novità dell’invenzione che consente a questa di poter essere sufficientemente distinta dallo stato della tecnica.

[5] G. Sena, “I diritti sulle invenzioni e sui modelli di utilità”, 2011, pag. 129, rileva che, “ai fini del giudizio di novità, può considerarsi facente parte dello stato della tecnica solo ciò che sia espressamente descritto in un documento anteriore, e non anche ciò che può da questo essere ricavato per via di ulteriori deduzioni e sperimentazioni; mentre ciò è possibile con riguardo al giudizio sull’attività inventiva”.

[6] La predivulgazione avviene allorché l’inventore stesso o un terzo, prima del deposito della domanda di brevetto, abbiano divulgato l’invenzione ad un numero indeterminato di persone in grado di comprendere l’informazione. Non vi sarebbe invece predivulgazione, e dunque non sarebbe compromessa la novità dell’invenzione, allorché i soggetti che ricevono l’informazione siano obbligati a mantenerla segreta e riservata. Vedi Trevisan & Cuonzo, “Proprietà industriale, intellettuale e IT”, 2017, pag. 299.

[7] La novità dell’invenzione è distrutta da un’anteriorità allorché il trovato rivendicato è rinvenibile, in maniera identica, in un unico documento anteriore con il quale coincide totalmente. Vedi Trevisan & Cuonzo, pag. 301.

[8] M. Franzosi, “Diritto industriale italiano”, tomo I, 2014, pag. 552.

[9] V. Di Cataldo, “L’originalità dell’invenzione”, Quaderni di giurisprudenza commerciale, 1983, pag. 81; Sena, op. cit., pag. 125, rileva che il giudizio di non evidenza implica “una valutazione per sua natura opinabile”.

[10] Così C. Galli, “Per un approccio realistico al diritto dei brevetti”, Il Diritto industriale, 2010, pag. 135.

[11] Così rileva G. Sena, op. cit., pag. 119.

[12] L’approccio Problem and Solution può, tuttavia, come si vedrà in seguito, essere anche adottato dal giudice nazionale e non solo dall’esaminatore europeo.

[13] Secondo le Guidelines dell’EPO “La prior art più prossima è quella che corrisponde ad un simile uso e richiede i minori cambiamenti strutturali o funzionali per giungere all’invenzione rivendicata” (punto 11.5.1.).

[14] Così Galli – Bogni, in Galli – Gambino “Codice commentato della proprietà industriale e intellettuale”, 2011, pag. 591.

[15] Così le Guidelines dell’EPO al punto 11.5.3. Al proposito le medesime linee guida precisano, al punto già citato, che “In altre parole, la questione non è se la persona esperta del ramo avrebbe potuto arrivare all’invenzione adattando o modificando l’anteriorità più vicina ma se l’avrebbe fatto perché la prior art lo incitava a farlo nella speranza di risolvere il problema tecnico o nell’attesa di qualche progresso o miglioramento”. Per le decisioni del Board of Appeal che si conformano alle linee guida si vedano, ex multis: Board of Appeal, T 970/00; T 414/98; T 885/97; T 170/97; T 63/97; T 455/94; T 200/94; T 795/93; T 939/92; T 645/92; T 564/89.

[16] M. Franzosi, in Scuffi – Franzosi – Fittante, “Il codice della proprietà industriale”, 2005, pag. 263, descrive infatti l’invenzione come “il frutto della combinazione di due idee che non si pensava razionalmente di combinare. E’ dunque opera di intuizione e non di ragionamento. Essa mostra un nuovo ordine delle cose, che preesisteva in potenza ma non era noto.”.

[17] A. Vanzetti – V. Di Cataldo, “Manuale di diritto industriale”, 2012, pag. 411.

[18] C. Galli, “Per un approccio realistico al diritto dei brevetti”, cit. , pag. 140.

[19] Così osserva G. Sena, op. cit., pag. 124.

[20] Trib. Milano, 17 gennaio 2017, Trib. Milano, 24 gennaio 2017; Trib. Bologna, 21 aprile 2016, Trib. Bologna, 12 febbraio 2016, Trib. Firenze, 25 febbraio 2015, Trib. Milano, 17 dicembre 2014, Trib. Milano, 17 settembre 2014, Trib. Torino 11 febbraio 2011, Trib. Torino, 2 marzo 2011, Trib. Torino, 7 aprile 2011, App. Torino, 11 giugno 2012.

[21] Cass., 26 febbraio 2016, n. 3805, secondo cui “In tema di brevetto per invenzione, il requisito dell’altezza inventiva deve essere identificato con il superamento del confine dell’ovvio, secondo le conoscenze proprie di una persona esperta del ramo tecnico in cui si inserisce l’invenzione, garantendo una soluzione innovativa che non risulti evidente allo stato della tecnica. Tale requisito deve essere necessariamente valutato ex post sulla base di metodi di analisi formalizzati in guidelines conosciuti come “problem solution approach”.

[22] Trib. Milano, 3 febbraio 2015, su www.giurisprudenzadelleimprese.it.

[23] G. Sena, op. cit., pag. 125, il quale ivi menziona alcune circostanze che depongono a favore dell’originalità, tra cui il long felt need, le numerose richieste di licenza per il brevetto e dunque il suo successo commerciale, l’eventuale superamento di un pregiudizio tecnico diffuso nel settore dell’invenzione, ecc.

[24] KSR Int’l Co. v. Teleflex Inc., 550 U.S. 398 (2007), disponibile qui: https://www.supremecourt.gov/opinions/06pdf/04-1350.pdf

[25] Fu infatti la stessa Supreme Court, nella causa Hotchkiss v. Greenwood, 52 U.S. (11 How.) 248 (1850), a rilevare che per superare il giudizio di meritevolezza l’invenzione deve possedere “qualcosa di più” rispetto alla semplice novità, altrimenti “the difference is formal, and destitute of ingenuity or invention. It may afford evidence of judgment and skill in the selection and adaption of the materials in the manufacture of the instrument for the purposes intended, but nothing more”.

[26] Secondo P. Greco – P. Vercellone, “Le invenzioni e i modelli industriali”, 1968, pag. 96, la scelta di porre un livello inventivo così alto da un lato “gioverebbe ad eliminare una congerie di ingiustificati monopoli che finiscono con intralciare l’attività imprenditoriale”, ma d’altro canto rischierebbe di provocare una “discriminazione di tal genere, almeno nel nostro ordinamento, in un sistema che valuta l’invenzione in sé, come risultato inventivo, non già in base agli sforzi compiuti dal soggetto per giungervi od alla maggiore o minore genitalità del creatore. Certo, ove l’idea appaia essere il risultato di un flash of creative genius non si discuterà nemmeno; ma non vale il ragionamento inverso; non si può escludere l’invenzione solo perché la soluzione offerta non è geniale”.

[27] Graham v. John Deere Co., 383 U.S. 1 (1966), nella decisione la Corte precisò che la valutazione sulla non-ovvietà dell’invenzione deve risolversi nella risposta ad alcune questioni di fatto: i) the scope and content of the prior art; ii) the differences between the claimed invention and the prior art; iii) the level of ordinary skill in the art.

[28] In tal senso Alza Corp. v. Mylan Labs., Inc., 464 F.3d 1286, 1290 (Fed. Cir. 2006) laddove si afferma che: “A suggestion, teaching, or motivation to combine the relevant prior art teachings does not have to be found explicitly in the prior art, as “the teaching, motivation, or suggestion may be implicit from the prior art as a whole, rather than expressly stated in the references”.

[29] Secondo la Supreme Court infatti “rigid preventative rules that deny fact finders recourse to common sense are neither necessary under our case law nor consistent with it”.

[30] V. Di Cataldo, “Le invenzionii modelli”, 1990, pag. 48.

[31] Così A. Vanzetti – V. Di Cataldo, ….pag. 393 ss. I detti indizi possono servire in situazioni dubbie e fornire argomenti di conferma alle conclusioni raggiunte tramite l’approccio problemsolution, vedi C. Galli – M. Bogni, “Codice commentato della proprietà industriale e intellettuale”, 2011, pag. 597 ss.

[32] A. Vanzetti – V. Di Cataldo, “Manuale di diritto industriale”, 2012, pag. 411.

[33] V. Di Cataldo, op. cit., rileva che la nozione di progresso tecnica va intesa “in senso ampio, come arricchimento della tecnica; e comprende tutte le ipotesi di miglioramento di rendimento, semplificazione della struttura di un prodotto o di un procedimento, riduzione dei costi, miglioramento di sicurezza nell’uso”.

[34] A. Vanzetti – V. Di Cataldo, op. cit., pag. 412.

[35] Degli indizi di non evidenza, quali secondary indicators della non-ovvietà dell’invenzione, trattano anche le Guidelines dell’EPO alla parte C, cap. IV, punto 11.10. Si annoverano in particolare il long felt need e il commercial success.

[36] V. Di Cataldo, op. cit., pag. 49.

[37] V. Di Cataldo, op. cit., pag. 50.

[38] Cass., 22 giugno 1972, n. 2070, in Giur. ann. dir. ind., 1972, n. 11 – che rappresenta il precedente più risalente in materia di accertamento di attività inventiva e brevetti di nuovo uso – ha ritenuto valido il brevetto grazie all’ “idea nuova di utilizzare un prodotto chimico, già noto in sé e quanto al metodo di fabbricazione, nel settore dei diserbanti a seguito della scoperta della sua proprietà, prima ignota, di impedire la fotosintesi delle sole malerbe”.

[39] Cass., 28 giugno 2001, n. 8879, in Giur. ann. dir. ind., 2001, 91 e ss., ha rilevato che “Il concetto di nuovo uso nel campo dei brevetti chimici corrisponde a quello di traslazione nel campo della meccanica”.

[40] Così Cass., 28 giugno 2001, n. 8879, in Giur. ann. dir. ind., 2001, 91 e ss

[41] Così T 59/87, punto 8.2.

[42]According to the Board’s case law enhanced effects could not be adducted as evidenze of inventive step if they emerged from obvious test”, così T 296/87, in OJ 1990, 195, disponibile qui: https://goo.gl/g5p6Wt

[43]Work involving mere routine experiments, such as merely conventional trial-and-error experimentation without employing skills beyond common general knowledge, lacked inventive step”, così T 455/91, OJ 1995, 684, disponibile qui: https://goo.gl/BPPML3

Edoardo Badiali

Edoardo, dopo la maturità classica, si è laureato con 110/110 cum laude presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Bologna nel 2016, con tesi in Comparative Copyright Law. Nell'anno 2015/2016 ha conseguito inoltre un LLM in Intellectual Property & Information Law presso il Dickson Poon School of Law del King's College di Londra. Dopo aver collaborato con il dipartimento IP di uno studio legale internazionale, svolge attualmente la pratica forense in uno studio boutique specializzato in Proprietà Industriale e Intellettuale, materie nelle quali ha deciso di focalizzare i propri interessi professionali e di studio. Oltre ad essere appassionato di Intellectual Property, tra i suoi interessi vi sono la musica, leggere e il jogging.

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