domenica, Maggio 26, 2024
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Importazioni Parallele nel SEE ed esaurimento dei diritti di Marchio: commento ad una recente pronuncia della CGUE

Con la decisione resa il 25 luglio 2018 nella causa C–129/17[1], sull’interpretazione dell’art. 5 della direttiva 2008/95/CE in materia di marchi di impresa, e dell’art. 9 del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio sul marchio dell’Unione Europea, la Corte di Giustizia ha aggiunto un ulteriore tassello alla propria giurisprudenza in materia di importazioni parallele di prodotti all’ interno del SEE (Spazio Economico Europeo). A titolo informativo, il SEE è nato il 1 gennaio 1994 per permettere ai Paesi non aderenti all’UE di beneficiare del mercato unico. Il SEE è infatti composto dal territorio dei 28 Paesi membri dell’Unione Europea oltre a quello di Islanda, Lichtenstein, Norvegia e Svizzera.

1. Il Fenomeno delle importazioni parallele: tra diritti esclusivi di marchio e libertà di concorrenza nel mercato unico

Come noto, il mercato interno dell’Unione Europea è un mercato unico fondato sulla libertà di circolazione di merci, persone, servizi, e capitali. Accanto alla tutela delle dette libertà, l’obiettivo del mercato unico è anche quello di garantire un leale gioco della concorrenza tra gli operatori economici che vi agiscono, al fine di assicurare che il successo degli agenti imprenditoriali dipenda unicamente dalla loro capacità di proporre al mercato prodotti e servizi qualitativamente ed economicamente vantaggiosi per i consumatori.

Tra gli obiettivi che hanno condotto alla emanazione della Direttiva 2008/95 in materia di marchi d’impresa vi è – in particolare – la garanzia del buon funzionamento del mercato interno e della sua struttura concorrenziale [2]. Ciò si spiega infatti considerando la più tradizionale delle funzioni del marchio d’impresa: garantire che l’origine commerciale del prodotto o del servizio contrassegnato dal segno distintivo coincida con il titolare del marchio anziché  con terzi non autorizzati [3].

Gli artt. 5 e 9 rispettivamente della Direttiva CE e del Regolamento del Consiglio attribuiscono al titolare il diritto esclusivo di vietare a terzi l’uso di un segno identico o che risulti in ogni caso confondibile con il marchio , in corrispondenza di prodotti identici o affini, qualora ciò possa indurre il pubblico in confusione circa l’origine commerciale dei prodotti.

Gli artt. 7 e 13 rispettivamente della Direttiva e del Regolamento sopramenzionati dispongono, invece, il c.d. principio dell’ “esaurimento” dei diritti esclusivi di marchio. In base ad esso “Il diritto conferito dal marchio di impresa non permette al titolare dello stesso di vietare l’uso del marchio di impresa per prodotti immessi in commercio nella Comunità con detto marchio dal titolare stesso o con il suo consenso”. Il principio dell’esaurimento vuole garantire – in sostanza – il diritto essenziale del titolare del marchio di controllare la prima immissione nel mercato unico del prodotto contrassegnato . D’altra parte , in virtù della compressione delle facoltà rientranti nel diritto di marchio, l’esaurimento si configura anche come un’ eccezione alla esclusiva sul segno distintivo, necessaria al fine di favorire la circolazione dei beni e la libertà di concorrenza all’interno del territorio UE.

In questo quadro , le importazioni parallele si verificano innanzitutto quando un prodotto è venduto ad un prezzo X in un Paese , ed a un prezzo X più 15 all’ interno di un altro Paese , risultando dunque in una certa differenza di prezzo . La realizzazione di questo “saldo” è la ragione che spinge un commerciante ad acquistare il prodotto nel Paese in cui viene praticato il prezzo X , per rivenderlo in un Paese il cui prezzo è maggiore . Simili differenze del prezzo di mercato di un prodotto possono peraltro verificarsi sia tra Stati del SEE che tra uno Stato SEE ed uno extra – SEE [4].

Pertanto le importazioni parallele riguardano a) la immissione (a scopo di rivendita) nel mercato nazionale di uno Stato parte del SEE di un prodotto proveniente da un altro stato SEE in cui era avvenuta la prima commercializzazione , oppure b) la immissione (a scopo di rivendita) nel mercato nazionale di uno Stato parte del SEE di un prodotto proveniente da uno stato extra –  SEE.

Si definiscono parallele in quanto l’importatore non coincide né con il titolare del marchio né con un suo distributore ufficiale, bensì con un commerciante che ha legalmente acquisito i prodotti dal titolare del marchio o da un soggetto a lui collegato (ovvero un licenziatario del titolare).

Una consolidata giurisprudenza della CGUE ha affrontato la fattispecie delle importazioni parallele qualificando l’esaurimento dei diritti di marchio come “comunitario”, ed affermando che esso si verifica solo nella situazione sub a , in relazione peraltro a ciascun esemplare del prodotto commercializzato. Con la conseguenza che – se la prima immissione nel mercato SEE si è già verificata per opera diretta del titolare o per mano di un suo licenziatarionon sarà più possibile al titolare far valere i propri diritti esclusivi di marchio per opporsi alla importazione in uno diverso stato SEE [5] [6].

L’esaurimento dei diritti di marchio nell’ordinamento europeo garantisce dunque – alla luce delle decisioni della CGUE  – il diritto del titolare a controllare la prima immissione del prodotto “marchiato” all’interno del territorio SEE [7].

2. La decisione Mitsubishi del 25 luglio scorso

La decisione dello scorso 25 luglio va dunque ad aggiungersi alle decisioni già emesse dalla CGUE nella materia dell’esaurimento dei diritti di marchio nel contesto delle importazioni parallele [8].

Il caso di specie mostra tuttavia una peculiarità rispetto alle sentenze che si è menzionate. Infatti, i prodotti oggetto di importazione – dei carrelli elevatori a forca Mitsubishi (la nota casa automobilistica giapponese, ndr) – venivano messi in regime di deposito doganale dagli importatori – due società con sede in Belgio dedite alla commercializzazione di carrelli elevatori –, prima di essere immessi nel SEE. Durante la detta fase di deposito, gli importatori procedevano a rimuovere integralmente i segni distintivi Mitsubishi , apportavano modifiche alle merci per renderle conformi alla legislazione UE, procedevano inoltre alla sostituzione delle targhette di identificazione e dei numeri di serie di ciascun prodotto, vi apponevano infine i propri segni distintivi prima di immetterli e commercializzarli nel territorio SEE.

Pertanto, i prodotti di cui trattasi non sono contrassegnati dal marchio del produttore né da segni distintivi con esso confondibili, quando sono importati all’ interno del SEE a seguito del deposito doganale . Un’ulteriore peculiarità è data dal fatto che i prodotti importati nel SEE possono essere riconosciuti dal consumatore medio di riferimento come provenienti dal titolare del marchio, grazie in particolare al loro aspetto esteriore o modello .

2.1. Il giudizio della CGUE

Le questioni rinviate in via pregiudiziale dalla Corte d’Appello di Bruxelles alla CGUE erano le seguenti :

“1. a) Se gli articoli 5 della Direttiva e 9 del Regolamento ( istitutivi del principio dell’esaurimento , ndr ), prevedano il diritto del titolare del marchio di opporsi alla rimozione, ad opera di un terzo , senza il consenso del titolare del marchio, di tutti i segni uguali ai marchi apposti sui prodotti (“ smarchiatura ”) , che non siano ancora commercializzati (nel SEE , ndr), come prodotti in regime di deposito doganale, e qualora la rimozione adopera di tale terzo avvenga al fine di importare o  commercializzare detti prodotti ( nel SEE , ndr ) .

b) Se ai fini della risposta alla questione a) sopra formulata , rilevi se l’importazione o la commercializzazione di tali prodotti (nel SEE , ndr) abbia luogo con un proprio segno distintivo apposto da tale terzo ( “ rimarchiatura ” ) .

2. Se ai fini della risposta alla prima questione rilevi se i prodotti in tal modo importati o commercializzati grazie al loro aspetto esteriore o al loro modello vengano ancora identificati dal consumatore medio di riferimento come provenienti dal titolare del marchio ” .

La Corte , investita delle questioni , si è espressa innanzitutto nel senso che “ la rimozione dei segni identici al marchio impedisce che i prodotti per i quali tale marchio è stato registrato rechino il marchio medesimo la prima volta che sono immessi in commercio nel SEE e priva pertanto il titolare di detto marchio del godimento del diritto essenziale, riconosciutogli dalla giurisprudenza … di controllare la prima immissione in commercio nel SEE e di prodotti recanti il marchio ” .

Peraltro , la Corte ha anche rilevato che “ …  la rimozione dei segni identici la marchio e l’apposizione di nuovi segni … pregiudicano le funzioni del marchio .” Non solo , in particolare , la fondamentale funzione di garantire l’origine del prodotto contrassegnato, bensì anche quella di investimento e di pubblicità, potendo anche venire intralciata, nel detto modo, “ … la possibilità (di utilizzare il marchio), da parte del suddetto titolare, per acquisire una reputazione idonea ad attirare i consumatori e renderli fedeli, e per fungere da strumento di promozione delle vendite o di strategia commerciale. ” Infine, la Corte ha giudicato che le condotte contestate “ … privano il titolare della possibilità di realizzare, con una prima immissione in commercio nel SEE, il valore economico del prodotto recante il marchio e, di conseguenza, il suo investimento.”

Sempre secondo la Corte, inoltre, “… pregiudicando il diritto del titolare del marchio di controllare la prima immissione sul mercato dei prodotti recanti detto marchio nel SEE, nonché le funzioni del marchio, la rimozione dei segni identici al marchio e l’apposizione di nuovi segni su tali prodotti da parte di un terzo, senza il consenso di detto titolare, … , sono in contrasto con l’obiettivo di assicurare una concorrenza non falsata”.

Circa la nozione di “uso in commercio” del marchio del produttore, si legge che “ … l’operazione con cui il terzo rimuove i segni identici al marchio per apporvi i propri segni implica un comportamento attivo da parte di tale terzo che, … , può essere considerata un uso del marchio nel commercio. ”

A nulla rileva inoltre, secondo la Corte, il fatto che la “smarchiatura” e successiva “marchiatura” dei prodotti importati avvenissero quando questi erano collocati nel regime di deposito doganale, “ … dal momento che tali operazioni sono effettuate ai fini dell’importazione e dell’immissione in commercio di tali merci nel SEE ”.

Alla luce delle considerazioni che si sono evidenziate, il giudizio conclude affermando che “ … il titolare di un marchio può opporsi a che un terzo, senza il suo consenso, rimuova tutti i segni identici a tale marchio e apponga altri segni su prodotti collocati in regime di deposito doganale come nel procedimento principale al fine di importarli o di immetterli in commercio nel SEE, dove non sono mai stati commercializzati. ”

3. Considerazioni Finali

Con il caso in esame la Corte di Giustizia ha avuto la possibilità di precisare ulteriormente i profili giuridici del fenomeno delle importazioni parallele di prodotti all’interno del SEE, con particolare riferimento alla “marchiatura” e successiva “smarchiatura” di merci collocate in deposito doganale.

Le peculiarità del caso, esposte nel presente commento, sono state risolte – in maniera condivisibile – dalla CG confermando il proprio orientamento volto a garantire il diritto del titolare del marchio a controllare la prima immissione in commercio nel SEE di ciascun esemplare delle merci contrassegnate (in virtù dell’ esaurimento “comunitario”), restando irrilevante la circostanza per cui la rimozione e apposizione di segni distintivi non confondibili con il marchio avvenga in regime di deposito doganale quando i prodotti non sono ancora entrati nel SEE.

 

[1] Mitsubishi Shoji Kaisha Ltd e Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe BV contro Duma Forklifts NV e G.S. International BVBA, C-129/17, disponibile qui: http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=it&td=ALL&num=C-129/17. 

[2] Vedi i considerando 1 e 2 della direttiva, che affermano: (1) “La direttiva 89/104/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa [(GU 1989, L 40, pag. 1)], è stata modificata nel suo contenuto. A fini di razionalità e chiarezza è opportuno procedere alla codificazione di tale direttiva” ; (2) “ Le legislazioni che si applicavano ai marchi d’impresa negli Stati membri prima che la direttiva 89/104/CEE entrasse in vigore presentavano disparità in grado di ostacolare la libera circolazione dei prodotti e la libera prestazione dei servizi, nonché di falsare le condizioni di concorrenza nel mercato comune. Era pertanto necessario ravvicinare le legislazioni degli Stati membri per garantire il buon funzionamento del mercato interno».

[3] Vedi la sentenza Arsenal Football Club, C – 206/01, http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf;jsessionid=8C377C4FA3C31B40BFA7863C13A92C3B?text=&docid=47877&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=676100 – punto 48; nonché la sentenza L’Orèal e a., C – 324 / 09, http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=107261&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=676375 – punto 80.

[4] Sul fenomeno delle “Importazioni parallele” vedi M. Scuffi – M. Franzosi – A. Fittante, “Il Codice della Proprietà Industriale”, 2005, pag. 71 ss..

[5] In questo senso, le sentenze Silhouette International Schmied, C – 355/96, http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-355/96 – punto 26; la sentenza Zino Davidoff e Levi Strauss, C – 414/99 e C – 416/99 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX%3A61999CJ0414  – punti 32 e 33; nonché la sentenza Class International C – 405/03,  http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-405/03 – punto 33.

[6] Peraltro, gli artt. 7.2 e 13.2. rispettivamente della Direttiva e del Regolamento introducono una eccezione al principio dell’esaurimento, in virtù di essa devono occorrere “motivi legittimi perché il titolare stesso si opponga all’ulteriore commercializzazione dei prodotti, in particolare quando lo stato di questi è modificato o alterato dopo la loro immissione in commercio”.

[7] A titolo informativo, l’esaurimento può essere nazionale, regionale o internazionale, a seconda dell’area territoriale in cui si esplicano gli effetti “esaurienti” della commercializzazione del prodotto contrassegnato.

Come si è visto, nell’ ordinamento UE è regionale a partire dalla sentenza CGUE Silhouette del 1996 (vedi sub nota 5), mentre negli USA è internazionale.

[8] Vedi sub nota 5.

Edoardo Badiali

Edoardo, dopo la maturità classica, si è laureato con 110/110 cum laude presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Bologna nel 2016, con tesi in Comparative Copyright Law. Nell'anno 2015/2016 ha conseguito inoltre un LLM in Intellectual Property & Information Law presso il Dickson Poon School of Law del King's College di Londra. Dopo aver collaborato con il dipartimento IP di uno studio legale internazionale, svolge attualmente la pratica forense in uno studio boutique specializzato in Proprietà Industriale e Intellettuale, materie nelle quali ha deciso di focalizzare i propri interessi professionali e di studio. Oltre ad essere appassionato di Intellectual Property, tra i suoi interessi vi sono la musica, leggere e il jogging.

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