giovedì, Maggio 30, 2024
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Il processo di registrazione del marchio presso l’EUIPO e il caso Chanel c. Huawei

Il Tribunale dell’UE si è recentemente pronunciato circa una controversia tra segni simili. Protagonisti  della decisione sono la nota casa di moda Chanel e l’azienda di telefonia Huawei, entrambe titolari di segni distintivi registrati presso l’EUIPO. Accade di frequente, infatti, che il titolare di un marchio decida di agire in giudizio contro un concorrente al fine di rendere chiara al pubblico l’originalità del proprio segno e vederne tutelati i relativi diritti esclusivi.

  1. Il processo di registrazione dell’EUIPO

L’EUIPO (European Union Intellectual Property Office) è l’ufficio preposto alla registrazione dei marchi dell’Unione Europea (MUE), i quali offrono protezione in tutto il territorio dell’Unione. Il MUE si collega strettamente ai marchi nazionali: se, infatti, in uno Stato europeo pende un impedimento alla registrazione del marchio o se il segno risulta privo di carattere distintivo, allora nemmeno l’EUIPO potrà procedere alla registrazione. È, infatti, molto importante, per un marchio, acquisire la maggiore tutela possibile e questo si può realizzare tramite la registrazione in più Paesi, a livello europeo con l’EUIPO o a livello internazionale con il WIPO (World Intellectual Property Office). Il marchio è segno distintivo, ossia un’entità percettibile e connessa al prodotto, che indica la provenienza o l’origine commerciale di prodotti e servizi, rivestendo anche il ruolo di pubblicità e avviamento commerciale. In generale il segno deve essere durevole e oggettivo, nonché suscettibile di rappresentazione chiara, precisa, autonoma e facilmente accessibile. Affinché un marchio possa essere tutelato, sia a livello nazionale sia a livello europeo, è necessario che esso contenga tre requisiti di validità: novità, capacità distintiva, liceità.
La novità consiste nella diversità che il marchio deve presentare rispetto ad altri marchi e segni distintivi, in particolare rispetto a quelli uguali o simili, sui quali un terzo abbia acquistato un diritto anteriore al deposito della domanda di registrazione. Il requisito di novità viene meno in presenza di un marchio noto in un ambito territoriale diffuso, se vi è rischio di confusione con un altro segno distintivo o se vi è una domanda di deposito anteriore dello stesso marchio. Al fine di garantire la presenza della capacità distintiva il marchio deve indicare il genus e la species del prodotto: ossia indicare la sua originalità. La liceità non è un requisito unitario ma riguarda diverse ipotesi previste dalla legge (e.g. non contrarietà alla legge, al buon costume e all’ordine pubblico, non rappresentare stemmi e segni che rivestono un interesse pubblico, o essere decettivi e ingannevoli). La registrazione è, inoltre, subordinata alla presenza di un requisito soggettivo inerente alla volontà del richiedente: la presenza della buona fede[1]. L’EUIPO richiede specifiche caratteristiche che il marchio deve possedere, affinché possa essere registrato. L’art. 3 della direttiva n. 2436/2015 stabilisce, infatti, che i marchi devono poter essere rappresentati in modo tale da consentire alle autorità e al pubblico di comprendere immediatamente e precisamente l’oggetto di protezione, garantito al titolare del segno. Tutte le prescrizioni summenzionate permettono di garantire la certezza e i limiti compresi nella tutela dei segni. A seconda del tipo di marchio, poi, vi sono ulteriori linee guida che devono essere rispettate. Soffermandoci sull’ambito di interesse, si può evidenziare che i marchi più utilizzati nel mondo della moda siano certamente quelli: denominativi, figurativi, misti, di forma o di colore. Questo perché l’azienda andrà necessariamente a tutelare il marchio a seconda del nome, dei prodotti venduti, della forma degli oggetti e molto spesso dei colori del brand.      
Il marchio denominativo è costituito da parole e consente la protezione, in qualunque modo o forma esse vengano riprodotte. Molto spesso, al fine rendere distintivo un marchio denominativo, allo stesso vengono affiancati elementi figurativi (cd. marchio misto). Il marchio figurativo consiste in un disegno o un logo, il quale impedisce la registrazione di disegni o loghi simili, per distinguere prodotti o servizi affini.   Il marchio di forma ha, invece, come oggetto proprio la forma del prodotto, la quale è imposta dalla natura stessa dell’oggetto, oppure è necessaria per ottenere un risultato tecnico o ancora attribuisce un valore sostanziale. Da ultimi, i marchi di colore sono costituiti semplicemente da un colore o da una combinazione di colori, senza elementi aggiuntivi. Verificati i requisiti di validità e la mancanza delle limitazioni, la domanda, contenente l’identificazione del richiedente, l’eventuale rivendicazione di priorità, la riproduzione del marchio e l’elenco dei prodotti e i servizi che il marchio è destinato a contraddistinguere, può essere depositata presso l’EUIPO. Il processo di registrazione investe inevitabilmente diversi aspetti e richiede una attenta analisi, al fine di evitare che marchi differenti si sovrappongano o possano essere confusi. Infatti, se da una parte la registrazione va a tutelare i diritti esclusivi del proprietario del marchio, non può dall’altra, permettere che un competitor registri un marchio simile. La varietà di segni contribuisce a rendere sempre più difficile la scrematura e la conformità dei segni alle linee guida. Per questo molto spesso l’Ufficio Europeo rigetta richieste di registrazione di marchi simili ad altri già precedentemente registrati.

  1. La contestazione di un segno distintivo

Nel caso in cui l’EUIPO non proponga obiezioni in relazione ad una domanda di registrazione del marchio, essa viene resa pubblica sul Bollettino Ufficiale dei Marchi dell’UE e, entro 3 mesi dalla data di deposito, è proponibile opposizione alla registrazione.
Possono proporre opposizione alla registrazione i titolari di un marchio anteriore registrato, coloro che hanno depositato la domanda di registrazione in un momento antecedente, il licenziatario esclusivo del marchio anteriore e gli enti e associazioni non aventi finalità economiche. Dal momento in cui viene depositata l’opposizione decorre il cd. cooling off period (di 2 mesi, prorogabile su richiesta)[2] durante il quale è possibile, per le parti, tentare un accordo di conciliazione e, in caso di esito negativo, si aprirà la fase contenziosa del procedimento. Nell’esercizio dell’opting out[3] e con l’apertura del contraddittorio, le parti argomenteranno con prove a sostegno delle proprie tesi: l’opponente dovrà, per esempio, fornire prova di uso effettivo del marchio ovvero la presenza di legittimi motivi di impedimento allo stesso. In caso di accoglimento della domanda, sarà possibile per la controparte proporre, entro sessanta giorni dalla sua comunicazione, impugnazione presso le Commissioni di ricorso dell’EUIPO. Le decisioni delle Commissioni di ricorso possono essere impugnate dinanzi al Tribunale Generale dell’UE, le cui sentenze sono successivamente ricorribili presso la Corte di Giustizia dell’UE.

Nel caso in cui, invece, l’opposizione venga rigettata, il marchio verrà regolarmente registrato, come previsto dall’art. 51 c. 1 RMUE[4].

È comunque sempre possibile, per il titolare di un marchio registrato antecedentemente, proporre opposizione avverso qualsiasi segno confondibile o confusivo, per il quale viene proposta una nuova richiesta di registrazione.

  1. Chanel vs Huawei

Il Tribunale dell’UE ha posto fine[5] alla controversia avente ad oggetto la somiglianza e il rischio di confusione tra due brands noti: si tratta di Huawei e Chanel, entrambi marchi figurativi rappresentati con due lettere stilizzate.

chanel huawei

Nel 2017 Huawei aveva proceduto al deposito di una domanda di marchio figurativo europeo consistente in una “H” stilizzata, disposta all’interno di un cerchio. Come è noto, il marchio si occupa della produzione e vendita di prodotti e servizi nel campo dei software e della tecnologia, rientrando nella classificazione di Nizza al numero 9[6]. A seguito della richiesta di registrazione di Huawei, Chanel, nel dicembre 2017, proponeva opposizione, ai sensi dell’articolo 41 del regolamento n. 2017/1001[7], alla registrazione del marchio Huawei, avendo riscontrato alcune somiglianze con prodotti propri del suo antecedente marchio nazionale, tra cui macchine fotografiche, occhiali da sole, occhiali da vista, auricolari e cuffie, ugualmente rientranti nella classe numero 9 di Nizza.   Il marchio Chanel trova, infatti, protezione sotto due profili: quale marchio figurativo (n. 3977077 del 2013) riportante le 2 C intrecciate (senza cerchio esterno) per prodotti rientranti nella classe numero 9 di Nizza, da una parte, e come marchio nazionale francese (n. 1334490, protetto dal 1985) per prodotti nel campo della profumeria, della cosmesi e dell’abbigliamento, riportante 2 C intrecciate (all’interno di un cerchio), dall’altra.
Entrambi i segni distintivi sono stati oggetto di analisi da parte della Commissione di ricorso dell’EUIPO[8], prima, e del Tribunale europeo, poi. L’opposizione veniva rigettata dall’Ufficio europeo, di tal che, nel maggio 2019, Chanel decideva di proporre ricorso avanti alla quarta Commissione di ricorso dell’EUIPO basandosi sulla somiglianza tra il nuovo marchio Huawei e il marchio Chanel n. 3977077, in riferimento all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001[9], da una parte, e sulla somiglianza relativa al marchio Chanel n. 1334490, in relazione all’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento 2017/1001[10], dall’altra.

huawei
[11][12]

È doveroso precisare che le violazioni, cui la ricorrente faceva riferimento, attenevano al regolamento n. 207/2009 sul marchio comunitario, sostituito dal più recente regolamento n. 1001/2017 sul marchio dell’UE del 16.06.2017 (divenuto applicabile il 1.10.2017).
La sostituzione si è resa necessaria a seguito delle modifiche introdotte dal regolamento n. 2424/2015 (Regolamento UE recante la modifica del regolamento n. 207/2009 del Consiglio sul marchio comunitario), il quale ha portato a consolidamento il cd. “pacchetto di riforme del marchio dell’UE”, determinando una modifica di alcune previgenti disposizioni del regolamento sul marchio comunitario. In relazione al caso in esame, va necessariamente evidenziato, che il riferimento agli articoli violati di cui al regolamento n. 1001/2017 (articoli 8.1 b) e 8. 5)[13], ricalca esattamente gli stessi articoli del precedente regolamento n. 207/2009 (articoli 8.1 b) e 8. 5)[14].

La quarta Commissione di ricorso dell’EUIPO rilevava l’insussistenza di alcun rischio di confusione, da parte del pubblico di riferimento (acquirenti di prodotti tecnologici e acquirenti di cosmetica e bellezza), in relazione al marchio anteriore Chanel e al nuovo marchio Huawei, in ragione della profonda diversità tra i due segni[15].

A seguito di tale pronuncia, la maison francese decideva di adire il tribunale europeo di primo grado, il quale ha ribadito la linea perseguita dall’EUIPO e dalla Commissione di ricorso, sottolineando che il marchio anteriore registrato, e il marchio richiesto depositato, devono essere confrontati, indipendentemente dall’eventuale rotazione grafica che può essere applicata sui prodotti (vero è, infatti, che ruotando il logo di Huawei di 90 gradi il segno viene ad acquisire una elevata somiglianza con quello di Chanel), la quale non rileva in sede di registrazione. È stato, pertanto, necessario riesaminare la valutazione della Commissione di ricorso, sulla somiglianza e sul rischio di confusione tra il marchio Huawei e il marchio Chanel.

Interessanti sono le conclusioni sulla somiglianza concettuale dei due marchi, entrambi consistenti in un cerchio con lettere stilizzate al centro. La Commissione di ricorso statuiva che il solo fatto che essi abbiano la forma geometrica di un cerchio non rende i marchi concettualmente simili. In sede giudiziaria, il Tribunale ha aggiunto che le lettere stilizzate (“h” nel marchio Huawei) possono essere percepite come tali, e quindi i marchi Huawei e Chanel sono concettualmente diversi. Non solo. I due marchi sono anche visivamente diversi.

Ne deriva che, pur avendo caratteristiche comuni, vale a dire due curve nere intrecciate che si intersecano in modo speculare e un’ellisse centrale risultante dall’intersezione delle curve (verticale, in Chanel, e orizzontale, in Huawei), l’assenza di un cerchio nel marchio anteriore Chanel, nonché la diversa disposizione delle “curve” (le 2 C e le 2 H) precludono qualsiasi somiglianza visiva.

Infatti, la Corte di giustizia europea (CGUE) ha più volte statuito che elementi non compresi nella rappresentazione della domanda di marchio originaria sono rilevanti anche per la corretta individuazione delle caratteristiche essenziali di un segno, se tali elementi corrispondono alla realtà dell’uso del segno sul mercato[16]. Tale statuizione concerne, però, impedimenti assoluti alla registrazione, non potendo quindi rilevare nel caso in esame.

Poiché non è prevista la possibilità di esperire un confronto fonetico, il Tribunale di primo grado ha respinto la domanda di somiglianza, confermando la precedente decisione della Commissione di ricorso, affermando che “il marchio Huawei costituisce segno figurativo composto da un cerchio che contiene due curve che assomigliano all’immagine di due lettere ‘H’ di colore nero disposte verticalmente e l’una all’inverso dell’altra, che si incrociano e si intersecano per formare un elemento centrale che costituisce un’ellisse orizzontale. Quanto ai due marchi di Chanel, essi sono composti da due curve che assomigliano all’immagine di due lettere ‘C’, di colore nero, disposte orizzontalmente e l’una all’inverso dell’altra, che si incrociano e si intersecano per formare un’ellisse verticale, ove la seconda presenta la peculiarità di contenere le dette curve in un cerchio. […] I marchi in conflitto presentano talune somiglianze, ma le loro differenze visive sono rilevanti. Per quanto riguarda i marchi di Chanel, segnatamente, le curve sono più arrotondate, i loro contorni sono più spessi e la loro disposizione è orizzontale, mentre quella del marchio di Huawei è verticale”[17]. Tale pronuncia concerne il primo capo di ricorso proposto da Chanel relativo alla somiglianza del logo Huawei al marchio notorio Chanel[18]. Chanel è rimasta, inoltre, soccombente in relazione al secondo capo di ricorso, inerente al rischio di confusione tra i marchi[19], che potrebbe ingenerarsi nel pubblico acquirente. Ai fini di una valutazione sul rischio confusivo è necessario determinare se sussista identità o somiglianza tra i prodotti, nonché tenere conto di tutti i fattori caratterizzanti il rapporto tra la loro natura, la loro destinazione e la loro concorrenzialità. Ciò è dovuto al fatto che, secondo la giurisprudenza generale, non esiste alcun rischio di confusione se non esiste somiglianza tra i marchi, ed altri elementi rilevanti non possono comunque compensare la dissomiglianza. Il tribunale dell’UE ha quindi concluso che, considerando l’ampia diversità tra i prodotti Chanel e i prodotti Huawei, non può sussistere alcun rischio di confusione tra le due società.

  1. Conclusioni

Il caso in oggetto è emblema di un dato ormai costante, ossia che l’origine della maggioranza delle controversie demandate all’EUIPO e al tribunale UE derivi dalla necessità, per una azienda, di affermare la sua originalità e la sua riconoscibilità rispetto a prodotti concorrenti. Per questo motivo è fondamentale, per Chanel, marchio che peraltro gode di alta rinomanza e notorietà, differenziarsi e tutelarsi rispetto a qualsiasi possibile lesione della brand identity. Infatti, nonostante le evidenti differenze, anche di pubblico e target, il rischio di contraffazione e confusione, per un marchio noto e lussuoso, porta lo stesso ad agire in sede giudiziaria. Pare difficile immaginare come possa sussistere confusione tra un marchio di luxury fashion e un marchio di tecnologia. A questo si aggiunga l’evidente differenza tra i due loghi: inevitabile era la decisione del tribunale UE sul punto. Chanel, in ultima istanza, potrà adire la CGUE al fine di vedere affermate le proprie ragioni, anche se la presenza di due pronunce contrarie pone certamente le basi per una strada in salita. Ciò che si evince dalla controversia, e che deve fungere da monito per altre aziende intenzionate ad intentare opposizioni all’EUIPO, è che non è sufficiente che tra i marchi sussista una vaga somiglianza o che i prodotti possano ritrovarsi all’interno della stessa categoria merceologica, poiché il parametro di valutazione principale è il consumatore medio. Se i segni o i prodotti non sono tanto simili da essere idonei ad ingenerare confusione nel potenziale acquirente, allora non sussisterà alcun impedimento alla registrazione e ogni opposizione sarà vana.

[1] Articolo 209, paragrafo 3, RMUE 2017/1001 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1001&from=NL

[2] Articoli 5 e 7; articolo 6, paragrafo 1; e articolo 8, paragrafi 2 e 9, RDMUE https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0625&from=IT

[3] Istituto che consiste nella rinuncia delle Parti al cooling off period o al rispetto del relativo termine.

[4] Art. 51 RMUE c 1: Se la domanda soddisfa le disposizioni del presente regolamento e non è stata presentata opposizione entro il termine di cui all’articolo 46, paragrafo 1, o se gli eventuali procedimenti di opposizione instaurati si siano definitivamente estinti per effetto di ritiro, rigetto o altra circostanza, il marchio e le indicazioni di cui all’articolo 111, paragrafo 2, sono iscritti nel registro. La registrazione è pubblicata. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1001&from=NL

[5]Pronuncia: https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=240167&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=6268926

[6] http://euipo.europa.eu/ec2/classheadings

[7]Esame da parte dell’EUIPO sulle condizioni di deposito https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1001&from=NL

[8] Le Commissioni sono competenti a deliberare su ricorsi proposti avverso le decisioni rese dall’EUIPO in materia di marchi, disegni e modelli dell’Unione europea. https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/boards-of-appeal#:~:text=Le%20Commissioni%20di%20ricorso%20sono,disegni%20e%20modelli%20comunitari%20registrati.&text=Le%20Commissioni%20di%20ricorso%20sono%20indipendenti%20e%2C%20nelle%20loro%20decisioni,sono%20vincolate%20da%20alcuna%20istruzione.

[9] Art. 8, c. 1 lett. b “A causa dell’identità o della somiglianza di detto marchio col marchio anteriore e dell’identità o somiglianza dei prodotti o servizi per i quali i due marchi sono stati richiesti, sussiste un rischio di confusione per il pubblico del territorio nel quale il marchio anteriore è tutelato; il rischio di confusione comprende il rischio di associazione con il marchio anteriore.” https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1001&from=NL

[10] Art. 8 c. 5 “In seguito all’opposizione del titolare di un marchio anteriore registrato ai sensi del paragrafo 2, la registrazione del marchio depositato è altresì esclusa se il marchio è identico o simile al marchio anteriore, a prescindere dal fatto che i prodotti o i servizi per i quali si chiede la registrazione siano identici, simili o non simili a quelli per i quali è registrato il marchio anteriore, qualora, nel caso di un marchio UE anteriore, quest’ultimo sia il marchio che gode di notorietà nell’Unione o, nel caso di un marchio nazionale anteriore, quest’ultimo sia un marchio che gode di notorietà nello Stato membro in questione e l’uso senza giusto motivo del marchio depositato possa trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o recare pregiudizio agli stessi”. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1001&from=NL

[11] Marchio n. 3977077.

[12] Marchio n. 1334490.

[13] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1001&from=IT

[14] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R0207&from=IT

[15] Punto 10 della pronuncia https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=240167&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=6268926

[16] Tra le molte sentenze della CGCE: del 2014 Pi-Design e altri contro Yoshida Metal Industry EU:C:2014:129 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:62012CJ0337_INF  ; Simba Toys EU:C:2016: 849 del 2016 https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=185244&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=93768  .

[17] Paragrafo 33 ss. della sentenza: https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=240167&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=6268926

[18] Capo relativo all’Articolo 8, paragrafo 5 del RMUE 2017/1001 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1001&from=NL

[19] Capo relativo all’Articolo 8, paragrafo 1, lettera b) del RMUE 2017/1001 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1001&from=NL

Camilla Gentile

Avvocato. Camilla Gentile nasce in provincia di Brescia il 12 Aprile 1994. Dopo il conseguimento della maturità classica, si laurea in giurisprudenza nell’aprile 2019 presso l’Università degli Studi di Brescia con una tesi dal titolo “La tutela giuridica dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale nel settore della moda”, con un approfondimento sulla disciplina della contraffazione in Italia, America e Francia. Dopo la laurea si iscrive al registro praticanti del Foro di Brescia e svolge la pratica forense in uno studio legale di diritto civile e penale. Contraddistinta da una forte passione per il diritto e la moda, successivamente segue diversi corsi specifici in tema di proprietà industriale ed intellettuale. Si distingue per curiosità, entusiasmo ed impegno. Collabora per Ius in Itinere nell’area di Fashion Law ed Influencer Marketing. Mail: avv.camillagentile@gmail.com

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