Hermès rinnega le MetaBirkins di Manson Rothschild nel Metaverso

Hermès rinnega le MetaBirkins di Manson Rothschild nel Metaverso

A cura della Dott.ssa Maria Vittoria Ferri

1. Introduzione

Le opportunità che offre il Metaverso sono molteplici e si prospetta che nel prossimo decennio si assisterà sempre più all’adozione da parte di aziende che ne sfrutteranno il potenziale. Non si può ignorare, però, che, ad oggi, gli aspetti legali in merito si basano su una realtà sottostante non ancora definita e in costante sviluppo, che non ha ancora raggiunto la maturità necessaria per concentrarsi sulle questioni giuridiche. Un quadro normativo incerto e lacunoso è stato, inevitabilmente, terreno fertile per contenziosi legali. La più nota controversia nel Metaverso ha coinvolto la casa di moda francese Hermès e Manson Rothschild, artista e designer di Los Angeles, accusato di contraffazione per aver creato una collezione di borse ispirate alla iconica Birkin di Hermès e vendute sotto forma di NFT su marketplace dedicati. Il caso è particolarmente degno di nota poiché coinvolge diversi temi: la produzione di NFT senza l’autorizzazione del titolare dei diritti di proprietà intellettuale, i limiti entro i quali l’uso di un marchio è consentito a fini artistici e la tutela dei marchi della moda nel Metaverso.

2. L’accusa di Hermès

Nel dicembre 2021, in seguito alla vendita del primo NFT MetaBirkin su OpenSea per 42 mila dollari, Hermès ha inviato una lettera di cessazione e desistenza a Rothschild e a OpenSea, sostenendo che l’attività commerciale dell’artista violava i suoi marchi registrati a livello federale. Rothschild ha risposto all’accusa pubblicamente postando una lettera indirizzata a Hermès sul profilo Instagram di MetaBirkins[1]. Nel post Rothschild ha sostenuto che gli NFT sono protetti dalle rivendicazioni del marchio Hermès da “il Primo Emendamento, [che] mi dà ogni diritto di creare arte basata sulle mie interpretazioni del mondo che mi circonda“. Dopo aver inizialmente posizionato gli NFT come un “tributo” all’offerta più famosa di Hermès e “un esperimento per vedere se [lui] potesse creare lo stesso tipo di illusione che [la borsa Birkin] ha nella vita reale come merce digitale“, Rothschild ha affermato che gli NFT MetaBirkins agiscono come “un commento sulla storia della moda in materia di crudeltà sugli animali e sul suo attuale abbraccio alle iniziative fur-free e ai tessuti alternativi“. Alla luce della riluttanza di Rothschild a soddisfare le richieste esposte da Hermès nel cessare la sua attività commerciale e ritirare dal mercato gli NFT da lui creati, il 14 gennaio 2022, la casa di moda francese Hermès International ha citato in giudizio l’artista Mason Rothschild per violazione del marchio di fabbrica in seguito alla pubblicazione di MetaBirkins, una collezione di 100 borse Birkin NFT ricoperte di pelliccia sintetica in una gamma di colori e disegni[2].

Nella denuncia archiviata nel Distretto Sud di New York[3], Hermès sostiene che le MetaBirkins NFT di Rothschild violano il marchio Birkin del marchio di lusso, che risale al 1984. Data l’immensa forza del suo marchio Birkin, Hermès ritiene che la collezione di NFT di Rothschild sia “suscettibile di causare confusione e confusione nel pubblico“, come previsto dal Lanham Act, lo statuto federale che regola i marchi di fabbrica, i marchi di servizio e la concorrenza sleale. Inoltre, Hermès sostiene che Rothschild non solo non aveva il permesso di usare il suo marchio Birkin, ma ha anche visibilmente tratto profitto dall’uso non autorizzato del marchio attraverso la vendita e la rivendita delle NFT. Fondamentale per la comprensione di questo caso è la causa Rogers v. Grimaldi del 1989 del Secondo Circuito, che ha sancito il criterio per stabilire quando un’opera artistica è accusata di aver violato un diritto protetto dal Lanham Act. In definitiva, il test Rogers agisce per proteggere ogni possibile interesse del Primo Emendamento della Costituzione americana ed è ancora oggi utilizzato come standard principale per la violazione del marchio. Secondo Rogers, l’uso di un marchio in un’opera artistica è perseguibile solo se il marchio non ha alcuna “rilevanza artistica” per l’opera sottostante; oppure induce esplicitamente in errore sulla fonte o sul contenuto dell’opera. Per quanto riguarda il secondo elemento di “esplicitamente fuorviante“, il Nono Circuito ha affermato che “l’uso di un marchio da solo può esplicitamente fuorviare i consumatori sulla fonte di un prodotto se i consumatori normalmente identificherebbero la fonte dal marchio stesso“.

3. La difesa di Rotschild

Il 9 febbraio 2022, Rothschild ha presentato una mozione di archiviazione[4] per difendersi e per chiedere il rigetto delle accuse avversarie. Rothschild ha invocato la difesa del “fair use” ai sensi del Primo Emendamento, facendo riferimento in particolare alla serie di lattine di zuppa Campbell di Andy Warhol per giustificare il fatto che dovrebbe poter continuare a commercializzare e promuovere la sua collezione MetaBirkins NFT. Mentre l’arte di Warhol appariva identica a quella delle ben note confezioni di zuppa Campbell, il tocco personale e l’espressione dell’artista erano visibili attraverso leggere variazioni nelle scritte e nei simboli. Rothschild sostiene che ciò che ha fatto con le MetaBirkins non è diverso dalla campagna di Warhol: ha semplicemente venduto la “espressione” della Birkin, piuttosto che cercare di spacciare l’opera d’arte come affiliata all’oggetto reale. Oltre agli interessi del Primo Emendamento, altri elementi cruciali dell’argomentazione di Rothschild sono i due requisiti di Rogers. Per la “rilevanza artistica“, Rothschild ha affermato che gli artisti sono “generalmente liberi di scegliere gli argomenti che trattano” e di “rappresentare gli oggetti che esistono nel mondo come li vedono“. I MetaBirkins NFT, pertanto, raffigurano per la sua visione “borse Birkin pelose, che riflettono il suo commento sulla crudeltà animale dell’industria della moda e il movimento per trovare alternative in pelle“. Inoltre, il suo uso non è “esplicitamente fuorviante” poiché l’ingannevolezza esplicita non può essere stabilita dall’uso del solo marchio Birkin. Sebbene alcuni possano ritenere che il nome MetaBirkins suggerisca implicitamente che Hermes abbia “avallato l’opera o abbia avuto un ruolo nella sua produzione“, il Lanham Act non può essere applicato in presenza di una “mescolanza di significati“. In altre parole, l’elemento “ingannevolezza esplicita” non è la stessa cosa della “confusione generale“.

Il terzo argomento di Rothschild riguarda l’uso degli NFT come forma di autenticazione, che non preclude la tutela del Primo Emendamento. Nella mozione, Rothschild ha sottolineato l’uso degli NFT come “nuovo meccanismo tecnologico” e ha affermato che “gli NFT sono semplicemente un codice che punta a un bene digitale” e nulla più. Nel corso della mozione, l’autore fa riferimento a una serie di casi in cui i tribunali del Secondo Circuito, tra gli altri, non solo hanno applicato Rogers, ma lo hanno fatto solo nei casi in cui l’imputato stava “vendendo l’opera“, piuttosto che l’espressione creativa. È stato stabilito che i discorsi che non sono “puramente commerciali” o se fanno qualcosa di più che proporre una transazione commerciale, hanno diritto alla piena protezione del Primo Emendamento.

4. La decisione del giudice Rakoff

Il 5 maggio 2022 il giudice federale di New York Jed Rakoff ha rigettato la mozione di archiviazione presentata da Rothschild, per poi stabilire il 30 settembre[5] che le questioni in gioco nell’appello di Rothschild non sono così “eccezionali” da giustificare un’immediata revisione in appello. Nella decisione, il Tribunale ha sostenuto, inoltre, che “i consumatori e i media hanno espresso una reale confusione sul fatto che Hermès sia affiliata alla linea di NFT di Rothschild, e molti credono che sia il prodotto di una partnership tra i due“, riprendendo quanto affermato da Hermès nella sua denuncia. Riflettendo sull’argomentazione di Rothschild sul fronte Rogers, il giudice Rakoff ha affermato che il produttore di MetaBirkins ha contestato la sua determinazione che Hermès abbia fornito sufficienti affermazioni sul fatto che l’uso dei suoi marchi non fosse artisticamente rilevante per le NFT. “L’assenza di rilevanza artistica nell’ordinanza è un errore legale“, ha affermato Rothschild nel suo ricorso, rendendolo “immediatamente rivedibile“. In particolare, Rothschild ha sostenuto che “poiché ‘la soglia per la rilevanza artistica è intesa come bassa’, la questione equivale funzionalmente a una questione di diritto appropriata per un appello interlocutorio“. Il Tribunale, trovandosi in disaccordo, ha affermato che “una questione non è legale solo perché l’imputato dice che lo è” e, soprattutto, “una questione che implica l’applicazione passo avanti in questa analisi, il giudice Rakoff ha ritenuto che le argomentazioni di Rothschild non riuscirebbero a persuadere “anche se si assume che egli stia chiedendo un riesame su una questione puramente legale … [perché] un Tribunale che stabilisce che l’uso di un marchio era ‘artisticamente rilevante’ per l’opera sottostante deve ancora decidere se l’opera del convenuto era ‘esplicitamente fuorviante’ per quanto riguarda la sua fonte e quindi non ha diritto alla protezione del Primo Emendamento“. Poiché l’inversione della decisione del Tribunale sul punto della “rilevanza artistica” non porrebbe di per sé fine al contenzioso, “l’appello interlocutorio è doppiamente ingiustificato“, secondo il giudice. Per quanto riguarda il punto “esplicitamente fuorviante” del test Rogers, Rothschild ha anche chiesto un riesame interlocutorio della sentenza del Tribunale, sostenendo che il Tribunale ha commesso un errore nel ritenere che nella denuncia emendata vi siano sufficienti affermazioni sul fatto che la sua opera sia esplicitamente fuorviante e, in secondo luogo, che “il Tribunale non avrebbe dovuto applicare i fattori Polaroid[6] per valutare la confusione dei consumatori, perché sono rilevanti solo quando il titolo di un’opera presumibilmente viola il marchio di un’altra opera, i cosiddetti conflitti ‘titolo-vs-titolo”.
Il giudice Rakoff ha ribadito che “nessuna delle due argomentazioni fornisce motivi persuasivi per la certificazione di un ricorso immediato”. Nel dettaglio, il primo argomento di Rotschild su questo fronte “può essere respinto più o meno allo stesso modo delle [sue] precedenti affermazioni” e per il secondo afferma che “la mera questione se limitare o meno l’ambito dei fattori Polaroid ai conflitti ‘titolo-vs-titolo non è determinante e quindi un’inversione di rotta su di essa non porrebbe di per sé fine all’adozione”. In conclusione, alla luce di quanto sopra e di altre ragioni, il giudice Rakoff ha respinto integralmente sia la mozione di archiviazione sia la mozione per l’appello interlocutorio presentate da Rothschild, confermando, quindi, la validità giuridica delle pretese di Hermès e consentendo il procedimento della causa con il processo.

5. Conclusione

Lo scorso 8 febbraio 2023 si è giunti alla conclusione del conflitto tra Hermès e Manson Rothschild, con la condanna di quest’ultimo al risarcimento di 133 mila dollari, che corrispondono, indicativamente, al ricavo realizzato dal designer commercializzando le MetaBirkins.

La giurisprudenza ha pertanto escluso l’applicazione della tutela del Primo Emendamento, in primo luogo perché gli NFT MetaBirkins sono la riproduzione digitale di un modello di borsa molto celebre, che avrebbe inevitabilmente portato gli acquirenti ad associare tali creazioni alla maison francese, ostacolando, inoltre, un eventuale accesso di Hermès nel mercato degli NFT; in secondo luogo, perché durante il processo sono emerse alcune testimonianze secondo cui Mason Rothschild, nel presentare il progetto MetaBirkins, qualificava se stesso come uno stratega del marketing, sottintendendo uno sfruttamento conscio della notorietà della Birkin.

Infine, tra le motivazioni della condanna, il tribunale annovera non solo la violazione e la diluizione del marchio, ma anche il cybersquatting, per aver registrato e utilizzato il nome a dominio metabirkin.com.

La questione, che pare così archiviata, è stata di fondamentale importanza, in quanto ha sollevato la problematica della tutela dei diritti di marchio nel metaverso, mobilitando, di conseguenza, molte imprese ad estendere la tutela dei propri marchi anche al commercio NFT.

[1] Il post su Instagram al seguente link: https://www.instagram.com/p/CXy5GdHPS-i/

[2] Il sito è raggiungibile al seguente link: https://looksrare.org/collections/0x566b73997F96c1076f7cF9e2C4576Bd08b1A3750

[3] United States District Court Southern District of New York (2021), “Case 1:22-cv-00384”, https://www.documentcloud.org/documents/21181175-hermes-international-vs-mason-rothschild

[4] United States District Court Southern District of New York (2022), “Case 1:22-cv-00384-AJN-GWG”,https://www.schwimmerlegal.com/wp-content/uploads/sites/833/2022/02/hermes-def-memo-of-law-iso-mtd.pdf

[5] The Fashion Law (2022), “District Court Refuses Mason Rothschild’s Appeal Bid in Hermès’ MetaBirkins Lawsuit”, https://www.thefashionlaw.com/district-court-refuses-rothschilds-appeal-bid-in-hermes-metabirkins-lawsuit/

[6] Nel respingere l’istanza di archiviazione di Rothschild, il Tribunale ha ritenuto che, in base all’applicazione dei fattori Polaroid, l’uso di “MetaBirkins” da parte di Rothschild potrebbe essere fuorviante se inducesse i consumatori a credere che Hermès abbia autorizzato l’uso illecito.

Si legga anche CEDROLA, La contraffazione nel deep web: tra anonimato e “brand”, Ius in Itinere, 2017