mercoledì, Aprile 24, 2024
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Il licensing nella moda come strategia d’impresa

La pratica del brand licensing[1] è un’operazione sorta in ambito economico con lo scopo di aumentare le opportunità di sfruttamento del valore del proprio segno distintivo da parte del titolare dello stesso[2]. Sempre più imprese titolari di marchi molto noti nel mondo della moda, si rivolgono allo strumento del licensing non solo per promuovere i propri marchi, ma anche per strutturare e rafforzare la brand identity tramite una vincente strategia di marketing. Il licensing, consente la trasmissione totale di tutti i valori intrinseci di un brand, in tutti quei settori in cui lo stesso possiede un potenziale di vendita sfruttabile dal titolare e dai terzi licenziatari. Per quantificare e comprendere meglio l’importanza di questa prassi, si pensi – ad esempio – al fatturato di oltre 7 mila miliardi di euro ottenuto grazie alle licenze sul nome dello stilista francese Pier Cardin[3]. Questa pratica, di natura meramente commerciale, è stata regolata dal legislatore italiano solo nel 1992, con l’entrata in vigore della Legge marchi[4], che ha superato l’indissolubile legame tra marchio e impresa[5] (c.d. processo di smaterializzazione del marchio).[6] Stando a quanto statuiva la previgente norma, all’art. 2573 c.c., «il diritto esclusivo all’uso del marchio registrato» poteva essere trasferito solo con l’azienda o un ramo particolare d’azienda[7] e statuiva, altresì, che il trasferimento del marchio doveva avvenire «per l’uso di esso a titolo esclusivo». È evidente come tale circostanza risultasse eccessivamente limitante, per via del non pieno sfruttamento dei marchi più ‘attrattivi’. Ad oggi, questo scenario è stato scongiurato dalla novella del 1992. Infatti, possiamo pacificamente affermare che il marchio è un bene immateriale autonomo e che «può nascere anche prima ed indipendentemente da qualsivoglia entità aziendale produttiva, può essere tutelato anche fuori da precisi confini aziendali, può circolare separatamente dal – ed anche in assenza di un qualsiasi – nucleo produttivo originario, può sopravvivere, infine, al dissolversi dell’azienda e dell’impresa[8] In buona sostanza, la principale conseguenza della riforma del 1992, può rinvenirsi nel fatto che, all’originaria funzione meramente distintiva del segno, si affianca oggi una nuova funzione pubblicitaria che rende il marchio un importante strumento di comunicazione tra le imprese e il pubblico dei consumatori.

1.Pratiche di sfruttamento indiretto del marchio: la licenza

Con il contratto di licenza d’uso del marchio[9] il ‘licenziante’, (licensor) titolare dei diritti di proprietà industriale, concede al ‘licenziatario’ (licensee), per un determinato periodo di tempo e dietro il pagamento di royalties prestabilite, i diritti di sfruttamento economico del marchio. In mancanza di tale concessione l’uso della proprietà industriale risulterebbe illecita, in quanto costituirebbe violazione di un diritto di utilizzo esclusivo altrui. Volendo riprendere le parole di Auteri, la licenza è «il contratto con cui il titolare del marchio, senza spogliarsi della titolarità del diritto, attribuisce al contraente, il licenziatario, un diritto, limitato nel contenuto e nella durata, di fare uso del marchio per contraddistinguere prodotti o servizi che verranno realizzati e messi in commercio dal licenziatario stesso».[10] Dalla lettura di tale definizione non risulta difficile cogliere la peculiarità di questo contratto. La licenza, infatti, fa sì che l’imprenditore possa monetizzare il valore del proprio marchio senza perdere la titolarità del diritto di proprietà sullo stesso. Inoltre, qualora l’imprenditore optasse per una licenza di tipo non esclusivo, lo stesso avrebbe la possibilità di continuare a produrre i beni (e/o a erogare i servizi) contraddistinti dal marchio in questione. In tal senso, la licenza non esclusiva presuppone il riconoscimento in capo al titolare del marchio del potere di regolamentare e controllare l’utilizzazione del segno distintivo da parte del licenziatario, in modo che i beni prodotti e commercializzati da quest’ultimo siano dotati del “know – how” e degli “standards” merceologici atti a garantirne l’omogeneità qualitativa rispetto ai prodotti del titolare.[11] Ci si trova, dunque, dinanzi ad una ipotesi di couso del marchio, ma non di contitolarità, perché uno solo è il soggetto che detiene il diritto di uso esclusivo sul segno. In ordine alla peculiare natura delle licenze non esclusive, il legislatore italiano è corso ai ripari circondando di precazioni particolari la concessione di licenze non esclusive, al sol fine di evitare possibili rischi di inganno nei confronti del pubblico dei consumatori.Le stesse, difatti, sono ammissibili solo quando i beni offerti sul mercato dal licenziante e dal licenziatario (o dai licenziatari) siano dello stesso preciso tipo. È richiesta, inoltre, la presenza di una previsione contrattuale per cui «il licenziatario si obblighi espressamente ad usare il marchio per contraddistinguere prodotti o servizi eguali a quelli corrispondenti messi in commercio o prestati nel territorio dello Stato con lo stesso marchio dal titolare o da altri licenziatari» (2° comma dell’art. 23 c.p.i.). È verosimile, infatti, che il consumatore, abituato ad un prodotto contraddistinto con determinate qualità, si aspetti di ritrovarle anche sugli altri prodotti identici che recano lo stesso marchio. Proprio ai fini della tutela dell’affidamento del pubblico, la legge prevede, in buona sostanza, che il licenziatario si obblighi ad usare il marchio per prodotti uguali, quanto a qualità e caratteristiche, a quelli del titolare e degli altri licenziatari. Per quanto riguarda la possibilità di concedere il marchio in licenza d’uso esclusivo, la stessa può essere concessa per la totalità dei prodotti e servizi o solo per una parte. La prima eventualità, configurando una situazione analoga a quella del trasferimento esclusivo, non incontra limiti, salvo quello del divieto di inganno al pubblico. Nel caso di licenza esclusiva parziale, invece, la situazione cambia a seconda della natura dei beni oggetto del contratto. Se questi non sono affini a quelli messi in commercio dal concedente, non vi è il rischio che il pubblico si aspetti che provengano dalla stessa fonte o abbiano le stesse caratteristiche qualitative. È il tipico caso dei contratti di merchandising[12], stipulati dal titolare di un marchio che gode di rinomanza ed aventi ad oggetto prodotti appartenenti a settori merceologici molto diversi da quelli per cui il marchio era stato originariamente registrato. Il merchandising costituisce quindi un esempio di licenza esclusiva ma parziale perché riferita ad una determinata categoria di prodotti[13]. Nell’ipotesi di licenza esclusiva parziale sarebbe quindi «necessario che la licenza riguardi un’intera categoria di prodotti affini, al fine di evitare interferenze fra marchi utilizzati da imprenditori diversi; se si verificasse tuttavia tale interferenza a causa dell’affinità tra prodotti […] dovrà considerarsi che tale licenza non è esclusiva[14]», con la conseguente applicazione della relativa disciplina.

2.La licenza di marchio nella moda

La stipulazione di contratti di licenza del marchio, ad oggi, è la strategia privilegiata dalle imprese del settore del fashion, per mitigare le eventuali conseguenze nefaste dovute all’insuccesso di una campagna di vendite, «in modo che un’intera linea o addirittura categoria merceologica divenga appannaggio dell’impresa esterna, la licenziataria, la quale sarà tenuta a corrispondere delle royalties alla licenziante»[15]. In buona sostanza, tale contratto soprattutto nel settore dell’abbigliamento e degli accessori assume importanza fondamentale, in quanto consente all’impresa titolare del marchio di ridurre i costi fissi che sarebbero imposti dall’acquisto o locazione di macchinari e dall’assunzione della manodopera specializzata necessaria per la loro realizzazione. La concessione del marchio in licenza d’uso diviene così sinonimo di un incremento di ricavi senza l’assunzione di costi da parte del titolare del marchio. Naturalmente, la licenza di marchio è concretamente realizzabile solo laddove quest’ultimo «abbia una tale notorietà e diffusione da rendere appetibile fregiarsene e produrre in proprio»[16].

Come anticipato, le licenze possono riguardare la produzione e/o la distribuzione commerciale di uno o più prodotti, o anche la semplice territorialità: ad esempio, si può concedere la licenza di un marchio italiano limitatamente al territorio della regione Campania oppure alla sola provincia di Napoli.

Questa strategia permette al titolare del marchio di sfruttare economicamente il proprio segno distintivo in settori nei quali non possiede alcuna esperienza, ma soprattutto, permette di aumentare la visibilità del marchio tramite effetti pubblicitari riflessi sulle altre categorie merceologiche (proprie o prodotte da altri licenziatari) e «concentra l’alea esclusivamente sugli esiti della scelta del licenziatario, che potrebbe non essere all’altezza, o divenire insolvente, con ripercussioni nefaste, in questo caso, non solo di tipo economico, ma anche reputazionale[17] Il licensing, dunque, permette al licenziante (licensor) di ottenere un ulteriore beneficio: l’aumento vertiginoso della fedeltà al proprio marchio da parte del mercato. Anche dal punto di vista del licenziatario (licensee), i benefici conseguibili sono molteplici. In primis, con la possibilità di produrre e di mettere in commercio prodotti che sono contraddistinti da un marchio già noto ai consumatori finali, il licenziatario ottiene senza troppi sforzi una credibilità immediata, che in assenza di suddetta licenza, avrebbe raggiunto solo dopo un lungo percorso di creazione e accreditamento di un marchio nuovo e diverso. Il licenziatario, generalmente, è provvisto di tutte le competenze tecniche sui prodotti e sui materiali che invece il licenziante non ha. Ad esempio, nella produzione delle calzature, l’attività di design necessita di una maggior attenzione rispetto alla produzione di capi di abbigliamento, a partire dalle sperimentazioni in ordine alla calzabilità. Stesso discorso per la produzione di occhiali da sole. Le ragioni meramente economiche che spingono le maisons de mode a ricorre alla pratica del licensing, dunque, possono essere identificate nella diversificazione di prodotto e nell’esplorazione di nuovi settori (c.d. brand extensions) senza dover necessariamente investire ingenti somme di denaro, tempi elevati e conoscenze specifiche di tali settori. Il soggetto licenziatario, già inseritosi nel relativo mercato, nel realizzare i propri prodotti – che saranno contraddistinti con il marchio del licenziante – avrà il vantaggio di fregiarsi della reputazione e della notorietà del brand, riducendo di gran lunga gli investimenti di marketing richiesti per la promozione e la valorizzazione del marchio. Oltre alla possibilità di testare settori non tradizionalmente ricoperti dall’impresa, vi sono anche altre motivazioni poste alla base del brand extensions, quali, ad esempio, la possibilità di promuovere e pubblicizzare il proprio marchio dove vigono restrizioni di legge. In tal senso, il noto marchio Marlboro Classics promuove il mondo ‘Marlboro Country’, tramite linee di abbigliamento, laddove le regole antifumo negano la pubblicità del prodotto principe realizzato dall’impresa. Ben si comprende, dunque, come il licensing sia un accordo di cooperazione, piuttosto che di competizione, tra due imprese, mirato al raggiungimento di un fine che potremmo definire comune. La condizione ‘madre’ alla base del funzionamento  di questa strategia win-win è che ciascun soggetto riceva un vantaggio economico, altrimenti vani sarebbero gli sforzi e gli investimenti richiesti alle parti per lo svolgimento efficiente del rapporto licensor-licensee. Quanto finora esposto nella prassi è precluso ai marchi conosciuti solo localmente o non pienamente valorizzabili. In tal caso, l’impresa che desidera incrementare i propri profitti dovrebbe necessariamente tendere verso la riduzione dei costi (fissi e variabili). Lo stesso vale per l’impresa che voglia realizzare un prodotto senza però avere una piena capacità produttiva. In questa specifica circostanza, la subfornitura[18] sembrerebbe lo strumento più idoneo a raggiungere economie di scala.

[1] La nascita del licensing si fa risalire ai primi anni Settanta e Ottanta del secolo scorso all’interno delle grandi società del Nord America. Ad oggi, i tre principali settori per i quali vengono elaborati dei programmi di licenza attengono al food&beverage, all’abbigliamento e agli accessori.

[2] Sul punto si legga: L’evoluzione del contratto di licensing in Italia,  https://www.iusinitinere.it/il-contratto-di-licesing-33908 .

[3] F. De Benedetti, Il valore dei marchi alla luce della nuova legge, in G. Ghidini (a cura di.), La nuova legge marchi, Padova, Cedam, 1995, pp. 127 e ss.

[4] D.lgs. 4/12/1992, n. 480, in G.U. del 16 dicembre 1992, n. 295, suppl.ord.

[5] Così come specificato dalla Suprema Corte di Cassazione, la ratio delle disposizioni normative era quella di tutelare il pubblico dei consumatori dai rischi derivanti da situazioni confusorie. In tal senso, si veda Cass. civ., sez. I, 6 marzo 1995, n. 2578, in Mass. Giur. It., 1995. Nell’occasione, la Corte di legittimità evidenziava che il fine ultimo della norma era quello di «evitare frodi in danno del pubblico».

[6] G. Cavani, La nuova legge marchi commento generale, in G. GHIDINI (a cura di), La riforma della legge marchi, Padova, Cedam, 1995, p. 5.

[7] A. Vanzetti, Cessione del marchio, in Riv. Dir. Comm., 1959, I, p. 385.

[8] G. Cavani, op. cit., p. 7.

[9] Cfr. articolo 23, comma 2 del Codice Italiano della Proprietà Industriale dispone che: «Il marchio può essere oggetto di licenza anche non esclusiva per la totalità o per parte dei prodotti o servizi per i quali è stato registrato e per la totalità o per parte del territorio dello Stato, a condizione che, in caso di licenza non esclusiva, il licenziatario si obblighi espressamente ad usare il marchio per contraddistinguere prodotti o servizi uguali a quelli corrispondenti messi in commercio o prestati nel territorio dello Stato con lo stesso marchio dal titolare o da altri licenziatari». Stessi principi in ordine alla possibilità che la licenza di marchio sia esclusiva o non, totale o parziale e territorialmente limitata si rinvengono nella disciplina del marchio dell’Unione Europea. In tal senso, l’articolo 25, comma 1) del Regolamento sul marchio dell’Unione Europea sancisce: “Il marchio dell’Unione Europea può essere oggetto di licenza per la totalità o parte dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato, e per la totalità o parte della Unione. Le licenze possono essere esclusive o non esclusive.”

[10] Auteri, La licenza di marchio e il merchandising, in Segni e forme distintive, Milano, Giuffrè, 2000, p. 158.

[11] Tribunale di Como, 13/10/1997, in Giur. it., 1999, pp. 342 e ss.

[12] Il merchandising può definirsi come quel contratto con cui si attribuisce alla controparte la possibilità di utilizzare un segno per prodotti merceologicamente distanti da quelli per cui si era originariamente proceduto alla sua registrazione.

[13] G. Sena, Il nuovo diritto dei marchi, Milano, Giuffrè, 2001, pp. 183-183.

[14] G. Sena, op. cit., p. 180.

[15] Sul punto, D. Feola, La subfornitura nel settore della moda, in Fashion law – Le problematiche giuridiche della filiera della moda, a cura di B. Pozzo e V. Jacometti, Milano, Giuffrè, 2016, p. 115.

[16] Ibidem.

[17] Ibidem.

[18] Secondo la definizione normativa contenuta nell’art. 1 della l. 18 giugno 1998, n. 192, la subfornitura è una modalità di decentramento della produzione e consiste nel compimento di lavorazioni «su prodotti semilavorati o materie prime forniti da un’impresa committente o nella fornitura di prodotti o servizi destinati ad essere incorporati o comunque ad essere utilizzati nell’ambito dell’attività economica del committente o nella produzione di un bene complesso, in conformità a progetti esecutivi, conoscenze tecniche e tecnologiche, modelli o prototipi forniti dall’impresa committente». Si precisa che la subfornitura non è un tipo contrattuale, non essendo in essa ravvisabile una tipicità univoca. Infatti sotto la disciplina normativa della subfornitura, ricade una molteplicità di contratti di scambio: dall’appalto al contratto d’opera, dalla somministrazione alla vendita alla permuta, sovente ulteriormente proposti in forme di subcontratto.

Per ulteriori approfondimenti sul tema, si legga:

Il contratto di licenza nelle industrie di moda, Ius in itinere, link al Il contratto di licenza nelle industrie di moda – Ius in itinere 

I. Vesentini, Lunga vita ai jeans: il licenziatario di Jeckerson vuole salvare il marchio,  Il Sole 24 Ore, link al Lunga vita ai jeans: il licenziatario di Jeckerson vuole salvare il marchio – Il Sole 24 ORE

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