Marchio forte e marchio debole: il caso Hugo Boss contro Il boss dei panini

1. Marchio forte e marchio debole

Il marchio è per definizione un segno distintivo e, come tale, deve poter sempre essere identificabile e distinguibile rispetto ad altri, evitando così di incorrere nel rischio di confusione.
Con la registrazione, il titolare di un marchio acquisisce il diritto di esclusiva[1] sull’utilizzo del segno, in modo da contraddistinguere i propri prodotti o servizi. Ciò implica che il titolare può impedire a chiunque, nello stesso mercato o settore affine, di fare uso di segni identici o simili che potrebbero creare confusione nei consumatori circa la provenienza di tali prodotti o servizi.

Tra i diversi tipi di marchi e le diverse classificazioni, rileva senza dubbio la distinzione tra marchio forte e marchio debole[2]. Tale differenza non riguarda la qualità del prodotto o del servizio, la professionalità dell’azienda o la competenza dei dipendenti, bensì la possibilità del segno di essere effettivamente distintivo ed essere, quindi, efficacemente tutelato contro usurpazioni e contraffazioni.

Un marchio forte è definito tale in quanto possiede una forte capacità distintiva[3], ossia è in grado di identificare inequivocabilmente l’impresa da cui provengono i servizi o i prodotti contraddistinti dal marchio in questione. La forza di un marchio è, quindi, strettamente legata alla sua capacità distintiva.

Al contrario, un marchio è debole quando non ha una forte capacità distintiva, per esempio nel caso di marchi che richiamano il nome generico del prodotto che contrassegnano (per esempio: Poltrone&Sofa, Scarpe&Scarpe, ecc).

Di tal che un marchio è forte quando non è in alcun modo legato al prodotto o al servizio distribuito (per esempio: Apple, Rolex, ecc) ed è debole quando nella sua denominazione contiene il tipo di prodotto o servizio associato e, quindi, pur essendo registrabile, la capacità di tutela è piuttosto limitata. Questo significa che diventa molto più difficile stabilire il confine tra contraffazione e liceità nell’utilizzo di una parola che si presta maggiormente all’imitazione da parte di concorrenti che vendono lo stesso prodotto.

Per tutti questi motivi, il Codice della Proprietà Industriale stabilisce che non possono essere registrati come marchi i segni divenuti di uso comune.

2. Il secondary meaning e il marchio patronimico

La distinzione tra marchio forte e marchio debole deve essere, però, valutata alla luce di due particolari casi.

Il primo riguarda il cd. secondary meaning[4].

L’art.13 c. 1 CPI sancisce, infatti, che non possono costituire oggetto di registrazione come marchio di impresa i segni privi di carattere distintivo, ossia quelli che consistono in segni divenuti di uso comune o costante o costituiti esclusivamente da denominazioni descrittive.
Allo stesso tempo, però, i commi 2 e 3 prevedono che, in deroga al divieto di cui sopra possono costituire oggetto di registrazione come marchio di impresa i segni che, prima della domanda di registrazione o prima dell’eccezione di nullità, abbiano acquistato carattere distintivo, in relazione all’uso che ne sia stato fatto.

Lo stesso dispone l’Unione Europea all’interno del Regolamento 2017/1001[5].

In tutti i casi sopracitati si parla di acquisto del secondary meaning nei marchi, che si verifica quando una parola (immagine o altro tipo di marchio), originariamente priva di carattere distintivo, acquista nel tempo un secondo significato per il consumatore e diviene in grado di identificare la provenienza dei prodotti o servizi appartenenti a una determinata impresa.
Tale processo avviene generalmente tramite l’utilizzo della pubblicità e il conseguente acquisto della notorietà, che fa venire meno la funzione descrittiva del marchio

L’acquisto del secondary meaning nei marchi avviene, quindi, tramite l’uso e la prova di tale acquisto può essere fornita in diversi modi tra i quali, per esempio, indagini demoscopiche o testimonianze di operatori qualificati all’interno degli ambienti interessati (Corte di Giustizia ex multis: C-108/97 e C-109/97[6],C-353/03[7]).

Il secondo caso, rilevante nella distinzione tra marchio forte e marchio debole, riguarda il marchio patronimico.Quest’ultimo è un marchio costituito dal cognome e/o nome di un soggetto.

Il marchio patronimico viene generalmente considerato forte, in quanto nome e cognome sono elementi che non presentano un collegamento con i prodotti o servizi che contraddistinguono.
In ragione della spiccata forza distintiva, il giudizio di confondibilità consiste principalmente nella valutazione dell’elemento verbale, rispetto ad eventuali altri elementi che compongono il marchio.

È importante evidenziare che, nel nostro ordinamento, è possibile registrare sia il proprio nome sia il nome altrui. In questo secondo caso, l’art. 8 CPI dispone che possono essere registrati nomi di altri soggetti, purché il loro uso non sia tale da ledere la fama, il credito o il decoro di chi ha diritto a portare tali nomi. Quanto al nome altrui, rileva la distinzione tra nome notorio (ossia che gode dello stato di rinomanza) e nome non notorio, poiché la registrazione e l’uso sono possibili solo all’avente diritto o con il suo consenso.

Una criticità può verificarsi nel caso il cui un imprenditore omonimo voglia registrare il proprio marchio patronimico. Il diritto al nome non è infatti sufficiente a tutelarne appieno l’uso nell’ambito commerciale[8]. Diventa quindi necessario verificare che il proprio nome non sia stato già registrato, valutando eventualmente le possibilità di coesistenza sul mercato prima di procedere alla registrazione.

3. Il caso Hugo Boss vs Il Boss dei panini

Recentemente la Suprema Corte ha cassato[9] la sentenza n. 2/2022[10] emessa dalla Commissione Ricorsi, con la quale era stata autorizzata la registrazione del marchio “Il boss dei panini”[11].

L’UIBM aveva già negato la registrazione del marchio utilizzato dal titolare di uno street food di Santa Maria Capua Vetere (CE), in ragione dell’esistenza di un marchio forte e del conseguente rischio di confusione.

Avverso la sentenza ricorre il celebre marchio di moda “Hugo Boss” rilevando le differenze tra marchio forte e marchio debole, nonché la definizione di marchio notorio e patronimico.

Il primo esame concerne la debolezza del marchio “Hugo Boss”.
La Commissione Ricorsi ha affermato la debolezza del marchio anteriore “Boss”; infatti, l’uso comune della parola “boss”, anche nello Stato italiano, non è sufficiente ad escludere la registrazione e, per questo motivo, il termine non può essere oggetto di monopolio.
La debolezza del marchio “Hugo Boss” consisterebbe, quindi, nella diffusione e nell’ utilizzo della parola “boss”, per cui il rischio confusione può essere scongiurato solo dall’esistenza di lievi differenze nel marchio successivo.

A tal proposito, la Corte di Cassazione ha affermato che “una parola del linguaggio comune può dar vita a un marchio «debole» o «forte» a seconda che consenta, o non consenta, al consumatore di avvertire un’affinità concettuale tra la parola usata e il prodotto e il servizio contrassegnato[12]”.
In particolare il marchio forte possiede “l’attitudine ad essere ricordato per il suo accentuato carattere distintivo, e quindi confuso con segni simili[13]” mentre il marchio debole pecca di “elementi individualizzanti che lo imprimano nella memoria del consumatore e che facciano conseguentemente emergere un rischio di confusione[14]”.

La differenza tra marchio forte e marchio debole rileva soprattutto nell’esame circa il rischio di confusione, il quale è tanto più elevato, quanto più è rilevante il carattere distintivo del marchio anteriore, per cui “i marchi che hanno un elevato carattere distintivo, o intrinsecamente, o a motivo della loro notorietà sul mercato, godono di una tutela più ampia rispetto ai marchi il cui carattere distintivo è inferiore[15]”.

In secondo luogo la Suprema Corte analizza la natura patronimica del marchio «Boss», aspetto non considerato né dall’UIBM né dalla Commissione Ricorsi, e la conseguenza che il marchio patronimico venga considerato un marchio forte.

La Corte di Cassazione evidenzia che la preesistenza del marchio patronimico “Boss” “potrebbe non impedire la registrazione del segno della parte controricorrente”.
In questo senso va verificato se l’indicata accezione del termine valga ad escludere, nella percezione del pubblico, l’esistenza di un nesso tra il marchio patronimico “Boss” e la parola “boss”, inserita nel segno di cui è stata domandata la registrazione.

L’impedimento alla registrazione “non va rinvenuto, in via esclusiva, nell’asserita notorietà del marchio «Boss», dovendosi altresì indagare se l’assenza di novità del marchio «Il boss dei panini» debba essere affermata non solo avendo riguardo al rischio di confusione, ma anche al rischio di agganciamento di cui all’art. 12 lett. e) c.p.i.[16]”. Dunque in considerazione del fatto che il marchio successivo trarrebbe indebitamente vantaggio dalla notorietà del marchio[17] antecedente e cioè dal carattere distintivo o dalla rinomanza del segno.

Il rischio confusorio[18] può essere, infatti, evitato qualora il termine uguale o simile assuma una diversa valenza di senso nel contesto lessicale di riferimento, ma ciò non esclude per l’appunto il rischio di agganciamento e cioè il fatto che il marchio successivo potrebbe comunque trarre indebitamente vantaggio dalla rinomanza o dalla distintività del segno anteriore.

Alla luce di quanto evidenziato la Corte di Cassazione ha annullato con rinvio la sentenza per un nuovo giudizio della Commissione Ricorsi, sulla base della differenza tra il marchio registrato “Hugo Boss”, quale marchio forte e notorio, ed il marchio “Il boss dei panini”, marchio debole poiché non notorio ed evidentemente riferito al prodotto che commercializza.

[1] Art. 2569 Codice Civile

[2] A. Sirotti Gaudenzi, Manuale pratico dei marchi e dei brevetti, 2019 Maggioli Editore

[3] P. Muià, Manuale breve della proprietà industriale e intellettuale, 2018 Maggioli Editore

[4] V. Affer, La tutela del marchio e il principio del secondary meaning, 2022 estratto da Altalex, reperibile al seguente link:

https://www.altalex.com/documents/news/2022/04/12/tutela-marchio-principio-secondary-meaning

[5] Art. 59 del Regolamento Europeo 2017/1001. Testo reperibile al seguente link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1001&from=NL

[6] Cause riunite Windsurfing Chiemsee Produktions- und Vertriebs GmbH (WSC) e Boots- und Segelzubehör Walter Huber (C-108/97), Franz Attenberger (C-109/97). Testo della sentenza reperibile al seguente link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:61997CJ0108&from=IT

[7] Sentenza Société des produits Nestlé SA contro Mars UK Ltd. Testo reperibile al seguente link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:62003CJ0353&from=ES

[8] Sentenza n. 3806 del 25.02.2015, Corte di Cassazione, Sezione I Civile: https://registrazione-marchi.infogiur.com/2015/?print=print-search

[9]  Ordinanza n. 26877/2023 del 20.09.2023, Corte di Cassazione, Sezione I Civile: https://www.latribuna.it/news/la-tutela-del-marchio-patronimico/#:~:text=26877%20del%2020%20settembre%202023,per%20l’uso%20di%20parole

[10] ^[10] Sentenza n. 2 del 19.01.2022, Commissione Ricorsi contro i provvedimenti dell’UIBM:  https://uibm.mise.gov.it/attachments/article/2036858/2-22%20BIG%20FOOD%20CATERING.pdf

[11] Marchio in esame presso UIBM: https://www.uibm.gov.it/bancadati/single_search/text_search/index/

[12] Pag. 4, Ordinanza n. 26877/2023 del 20.09.2023, Corte di Cassazione, Sezione I Civile: https://www.latribuna.it/news/la-tutela-del-marchio-patronimico/#:~:text=26877%20del%2020%20settembre%202023,per%20l’uso%20di%20parole

[13] Pag. 4, Ordinanza n. 26877/2023 del 20.09.2023, Corte di Cassazione, Sezione I Civile: https://www.latribuna.it/news/la-tutela-del-marchio-patronimico/#:~:text=26877%20del%2020%20settembre%202023,per%20l’uso%20di%20parole

[14] Pag. 5, Ordinanza n. 26877/2023 del 20.09.2023, Corte di Cassazione, Sezione I Civile: https://www.latribuna.it/news/la-tutela-del-marchio-patronimico/#:~:text=26877%20del%2020%20settembre%202023,per%20l’uso%20di%20parole

[15] Pag. 5, Ordinanza n. 26877/2023 del 20.09.2023, Corte di Cassazione, Sezione I Civile: https://www.latribuna.it/news/la-tutela-del-marchio-patronimico/#:~:text=26877%20del%2020%20settembre%202023,per%20l’uso%20di%20parole

[16] Pag. 7, Ordinanza n. 26877/2023 del 20.09.2023, Corte di Cassazione, Sezione I Civile: https://www.latribuna.it/news/la-tutela-del-marchio-patronimico/#:~:text=26877%20del%2020%20settembre%202023,per%20l’uso%20di%20parole

[17] E. Troiani, Marchio Notorio e lo Stato di Rinomanza, estratto da Registrare Marchio, disponibile al seguente link: https://registrare-marchio.com/marchio-notorio-e-lo-stato-di-rinomanza/

[18] C. Gentile, Marchi notori e rischio di confusione: Gucci contro Zhao Yong, Novembre 2022, disponibile qui:

https://www.iusinitinere.it/marchi-notori-e-rischio-di-confusione-gucci-contro-zhao-yong-43601