venerdì, Giugno 14, 2024
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Quando l’ispirazione diventa contraffazione: lo scontro tra Telfar Global e Guess Inc.

Quando l’ispirazione diventa contraffazione: lo scontro tra Telfar Global e Guess Inc.

A cura di Dott.ssa Camilla Gentile 

Il 26 marzo 2021 l’ormai noto profilo Instagram, Diet Prada, ha postato un’immagine raffigurante la famosa Tote bag del marchio americano Telfar Global e la nuova G-Logo Tote di Guess Inc., ironizzando su come la seconda avesse preso ispirazione dalla prima, producendo una borsa pressoché identica.

  1. Le società concorrenti

Telfar Global è un marchio americano, nato nel 2005, dal concept di Telfar Clemens, importante esponente della comunità Black Queer. Il prodotto sicuramente più famoso del brand, nonché più venduto (tanto da essere perennemente sold out), è proprio la Tote bag. La fama del prodotto deriva non solo dalla buona qualità e fattura, non solo dall’accessibilità al consumatore medio, ma anche, e soprattutto, dalla pubblicità che moltissime star del cinema, della musica e del web ne hanno fatto, rendendolo un accessorio iconico[1]. È evidente che, ricreando un prodotto anche semplicemente simile, la bufera mediatica si sarebbe abbattuta sul concorrente, a maggior ragione commercializzando una borsa decisamente confondibile con l’originale. La semplice differenza (nemmeno molto evidente) tra i due accessori sta nel logo apposto sulla parte frontale. Ebbene, non appena Diet Prada ha diffuso la notizia, Guess ha immediatamente ritirato la nuova borsa dal commercio.

  1. Ispirazione e imitazione

Va necessariamente sottolineato che la differenza di prezzo tra la Tote di Telfar e la G-Logo di Guess è veramente irrisoria (150$ la prima e 109$ la seconda).
Sicché non si potrebbe nemmeno parlare di ispirazione nell’intento di realizzare una borsa low cost – politica che, peraltro, Guess applica frequentemente, riproponendo accessori che nel design richiamano famosi prodotti di altri brand (tra i tanti Prada, Gucci, Michael Kors), a prezzi decisamente più contenuti. Nonostante ciò, Guess, trovandosi più volte accusata di contraffazione[2], ha poi provveduto ad apporre chiaramente sui prodotti il proprio marchio nella sua forma classica, evitando che si creasse confusione nel consumatore. In questo caso, però, l’errore è consistito non solo nell’utilizzare lo stesso design, né un logo molto simile, ma anche nell’appropriarsi dell’idea di un prodotto che viene da un brand potente, con un messaggio importante, che sta a cuore alla comunità e che non avrebbe, ad oggi, le risorse economiche sufficienti per poter affrontare una lunga battaglia legale. Per questo Telfar Clemens non ha dovuto smuovere uffici legali, tribunali o mediatori.
Il designer americano, consapevole della sua fama e del sostegno della clientela, era certo che non si sarebbe creata alcuna confusione. Eppure, i media hanno subito sentito la necessità di evidenziare la somiglianza tra i due prodotti, al fine di evitare che Guess si appropriasse dell’idea e del design di un altro marchio. Ciò che importa è che il design sia identico o almeno simile, purché idoneo a determinare confusione nel consumatore medio. E questo la G Logo Tote lo fa sicuramente. Quando un oggetto, prodotto da un marchio registrato, viene copiato o imitato il titolare del marchio può sempre avanzare un’accusa di contraffazione, nonché di concorrenza sleale. La disciplina che regola i diritti di proprietà industriale ed intellettuale è pressoché identica nel sistema italiano, in quello europeo ed in quello americano e permette ai titolari di tutelare i rispettivi prodotti, dalle interferenze di terzi.

  1. Marchio, design e contraffazione

Il marchio è un segno che indica l’origine commerciale di prodotti o servizi, in modo che risulti assolutamente chiaro l’oggetto della protezione, che viene garantita tramite registrazione.
Affinché possa essere tutelato, il segno deve essere distintivo, nuovo, rappresentato in modo preciso e facilmente accessibile[3].
In presenza di questi requisiti, un marchio può essere registrato a livello nazionale (presso l’UIBM), a livello Europeo (presso l’EUIPO)[4] e a livello mondiale (presso il WIPO)[5]. La registrazione conferisce al titolare il diritto esclusivo di vietare a terzi l’uso del marchio[6], salvo non ne venga prestato il consenso. Tornando al caso in oggetto questo significa che Guess e Telfar, in qualità di marchi registrati, possono commercializzare i loro prodotti proprio perché, pur essendo operanti nel medesimo settore produttivo (abbigliamento e accessori), sono segni diversi e distintivi che permettono al consumatore medio di differenziare nettamente i loro prodotti. A questo punto interviene un secondo elemento: il design. Un disegno (o modello) è l’aspetto esteriore di un prodotto[7]. Affinché un disegno possa essere registrato e tutelato è necessario che esso abbia il carattere della novità e dell’individualità.
La registrazione del disegno permette al titolare di vietare a terzi la fabbricazione, l’offerta, la commercializzazione sul mercato o l’impiego di qualsiasi prodotto in cui il disegno o il modello viene incorporato.
Molto più spesso, però, i modelli, come i marchi, acquistano diritti esclusivi tramite il cd. secondary meaning[8], ossia l’uso continuato di un determinato disegno che, in questo modo, acquisisce carattere distintivo e notorietà. La U.S. Supreme Court nel caso Walmart Stores, Inc. v. Samara Brothers, Inc. (2000) ha, inoltre, statuito che, in particolare nel settore della moda, i modelli hanno sempre necessità di acquisire un secondary meaning al fine di raggiungere la distintività richiesta per la tutela.  Questo è proprio il caso di Telfar Global. La Tote bag ha, infatti, acquisito nel tempo una notorietà tale da renderla conosciuta come Bushwick Birkin, nome che deriva dall’unione di Bushwick (ossia la città in cui Telfar Clemens ha dato corpo alla sua attività) e Birkin (come l’iconica luxury bag di Hermès), a simboleggiare la dualità di un accessorio iconico, proveniente dalla street art.

Ed è qui che la pacifica convivenza tra Guess e Telfar si sgretola. È evidente, infatti, che se due marchi diversi, pur operanti nel medesimo settore, possono coesistere, lo stesso non vale per due disegni o modelli identici. Guess si è appropriata di un modello esclusivo di borsa, utilizzando la stessa struttura, la stessa grandezza, le stesse maniglie, apponendovi il suo marchio, peraltro in un formato totalmente diverso dal classico triangolo con la dicitura GUESS al centro. Il logo tipico, originale e descrittivo di Guess, viene in questo caso soppiantato da una nuova versione tondeggiante, incredibilmente simile al segno distintivo del concorrente.

A prima vista, il consumatore medio ben potrebbe confondere le due shopping bags proprio perché per forma, colore, grandezza esse sono assolutamente identiche. L’unica differenza sta proprio nel marchio apposto, che viene qui a perdere totalmente di distintività.
In questo modo i diritti che Telfar ha acquisito registrando il suo marchio e affermando il design della sua Tote bag non sono più distintivi, non sono più esclusivi e non sono più rispettati.
Si crea in questo modo quella che definiamo contraffazione.

La contraffazione[9] è la violazione dei diritti della proprietà industriale (ossia marchi, brevetti, disegni industriali, indicazioni geografiche), consistente nella produzione di beni che imitano caratteristiche esteriori di un altro prodotto, traendo in inganno i consumatori.
Nella maggior parte dei sistemi giuridici, la contraffazione ha conseguenze civilistiche[10] che si sostanziano, generalmente, in:

  • ordine di cessazione immediata dell’illecito;
  • condanna al risarcimento dei danni subìti;
  • rimborso delle spese di lite;
  • definizione di una penale, nell’ordine di ritiro dal commercio;
  • sequestro o distruzione dei prodotti che ne sono oggetto.

Inoltre, la contraffazione costituisce reato e prevede la pena della reclusione e della multa.
La contraffazione rappresenta un illecito plurioffensivo poiché la condotta, non solo viola la proprietà industriale, ma è anche idonea a contravvenire la disciplina della concorrenza sleale.

  1. La concorrenza sleale

La concorrenza sleale si instaura nell’ambito di rapporti tra imprenditori che operano nello stesso settore, nei quali una società imita i prodotti del concorrente o realizza altri atti idonei a creare confusione nel mercato. Affinché si configuri l’illecito è sufficiente che vi sia un pericolo di danno, a prescindere dalla volontà o consapevolezza dell’autore.
La disciplina della concorrenza sleale è prevista in Italia nel Codice Civile artt. 2598 ss. e negli USA all’interno del Lanham Act sez. 42 ss.

Per quanto concerne le due società in oggetto: Guess ha effettivamente realizzato atti diretti a confondere il pubblico, tanto che la semplice diffusione di un post, riportante le due borse a confronto ha determinato l’immediato ritiro della G logo dal mercato.
Le azioni legali contro la contraffazione e la concorrenza sleale sono molto onerose e comportano gravi sanzioni, sicché un’azienda si guarderà bene dall’incorrere in un contenzioso giudiziario, anche in relazione alle ripercussioni pubblicitarie che ne possono derivare.

  1. Conclusione

Lo scandalo si è chiuso nel giro di poco più di 24 ore.
Ebbene, a seguito del post pubblicato da Diet Prada, Signal Brands, la società licenziataria di Guess Inc., ha rilasciato la seguente dichiarazione: “Signal Brands has voluntarily halted the sale of its G-Logo totes. Some on social media have compared the totes to Telfar Global’s shopping bags. Signal Brands does not wish to create any impediments to Telfar Global’s success and, as such, has independently decided to stop selling the G-logo totes”.

In questo caso, il secondary meaning acquisito dalla Tote bag di Telfar Global ha garantito alla casa di moda i diritti esclusivi che le spettano, evitando una lunga e dispendiosa controversia.

[1] Tra i tanti: Oprah Winfrey, Alexandria Ocasio-Cortez, Solange, Selena Gomez e Chloë Sevigny.

[2] Tra le ultime: ECLI:EU:T:2016:605 – Guccio Gucci / EUIPO c. Guess?

[3] Art. 7 L. 273/2002 (cd. Codice della Proprietà Industriale)

[4] La disciplina europea è regolata dal RMUE (UE) 2017/1001

[5] La disciplina americana è regolata dal Lanham Act contenuto nel 15 U.S.C. § 1051 – U.S. Code

[6] Artt. 15, 20, 21 L. 273/2002 (cd. della Proprietà Industriale)

[7] Artt. 31 ss. L. 273/2002 (cd. Codice della Proprietà Industriale)

[8] Art. 13 c. 2 L. 273/2002 (cd. Codice della Proprietà Industriale)

[9] Art. 473 Codice Penale

[10] Art. 124 ss. L. 273/2002 (cd. Codice della Proprietà Industriale)

Si legga anche: TROTTA, I marchi notori e la tutela contro i c.d. falsi palesi: il caso Gucci, Ius in itinere.

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