Il cambiamento del concetto di marchio nell’industria della moda
Il cambiamento del concetto di marchio nell’industria della moda
a cura di Lorenzo Gregori
Premessa
Il business legato al settore della moda è, ad oggi, uno dei più importanti al mondo in termini di fatturato, si pensi al fatto che, solo in Italia, il mercato della moda e l’industria dei beni di lusso hanno registrato nel 2021 ricavi per 91,7 miliardi di euro[1].
Questo mercato non coinvolge solamente le aziende del lusso, ma anche numerosi altri soggetti: imprese attive nel campo della comunicazione, del marketing, della pubblicità e soprattutto del digitale.
In un mondo sempre più “connesso” e “digitalizzato” le industrie della moda si trovano di fronte a nuovi problemi ed a nuove criticità.
Lo sfruttamento abusivo di un marchio diventa notevolmente più semplice nell’economia digitale[2], il rischio di confusione è più alto, la comunicazione online con i consumatori diventa bilaterale, rapida, abbatte barriere di qualsiasi tipo e cambia radicalmente le modalità di “fare moda”; sono ormai frequenti gli investimenti delle maison nell’innovazione tecnologica, nell’intelligenza artificiale, nella tecnologia blockchain e negli NFT (Non-fungible-token)[3].
Il mondo si evolve, l’economia lo fa di pari passo, nuove opportunità generano nuove problematiche per le imprese, ma, al centro dei problemi del fashion law, da un lato i più tradizionali e dall’altro i più moderni, risulta esserci un elemento indefettibile: il marchio.
Quest’ultimo continua ad essere il principale segno distintivo, creando a volte un’entità economica dotata di valore proprio rappresentando quindi, ancora una volta, il diritto di proprietà intellettuale più importante nel settore della moda.
Il marchio
Il marchio, ossia il segno distintivo di un brand, può essere definito come una parola, una frase, simbolo o elemento di design, o combinazione dei precedenti, che identifica e distingue la provenienza di beni o servizi[4].
Il consumatore è abituato a pensare al marchio come segno, perlopiù di tipo grafico, con il quale un’impresa contrassegna i proprio prodotti allo scopo di distinguerli sul mercato.
Per le industrie del settore il concetto di marchio rimanda storicamente a parole, segni denominativi, a volte reali a volte di fantasia, spesso patronimici, Prada, Tod’s, Louis Vuitton, Hermes, Nike o Gucci.
Negli ultimi anni però, sono sempre di più i brand che affidano il loro riconoscimento a immagini o marchi figurativi, si pensi al coccodrillo Lacoste, lo swoosh della Nike e a tanti altri segni meno convenzionali, i marchi di forma, i marchi di posizione e i marchi sonori, tutti trattati di seguito.
I marchi non convenzionali
Secondo il disposto dell’art. 7 del Codice della Proprietà Industriale[5] si possono registrare come marchi d’impresa “tutti i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché atti a distinguere i prodotti o i servizi di una impresa da quelli di altre imprese”.
Nel corso degli ultimi anni, anche in ragione dei progressi tecnologici e dello sviluppo delle piattaforme, l’interesse verso marchi meno “tradizionali” è cresciuto notevolmente; nel contesto attuale è infatti fortemente accentuata l’importanza del fattore estetico quindi del marchio stesso.
Le imprese hanno ormai raggiunto un livello più o meno paritetico e devono attirare i consumatori sfruttando altre potenzialità e sistemi differenti dal marchio tradizionale.
Con il Regolamento UE 2424/2015[6], a modifica del Regolamento 207/2009, e la nuova Direttiva 2015/2436/UE [7], le Istituzioni europee hanno ampliato il novero delle fattispecie idonee a costituire oggetto di registrazione come marchio[8].
Tale normativa ha quindi concesso la tutela prevista dal marchio a nuovi segni distintivi, tra cui segni distintivi a colori, marchi di forma, particolarità tonalità cromatiche (di ampio uso nel settore della moda), si pensi al tipico “blu” di Tiffany o al packaging arancione del brand Hermes per arrivare alla celebre suola rossa del marchio Louboutin[9], ormai di rilievo comunitario[10], ma anche internazionale[11].
Il caso Louboutin c. Van Haren.
Il caso Louboutin c. Van Haren[12] rappresenta uno tra i primi esempi di come elementi in passato ritenuti indifferenti al diritto – come forme, colori, suoni, simboli – diventano al contrario rilevanti acquistando una propria capacità distintiva e diventando, dunque, proteggibili.
Il marchio Louboutin è stato registrato in Francia nel 2000, inizialmente come marchio semi figurativo, senza riferimenti all’iconico colore rosso; la relativa domanda di registrazione fu presentata nel 2010, stavolta come marchio comunitario costituito dal colore rosso (Pantone 18.1663TP) applicato alla suola di una scarpa, nel 2013 il marchio fu limitato alle scarpe da donna con tacco alto.
Nello stesso anno la maison francese ha convenuto in giudizio il produttore di scarpe Van Haren, che commercializzava calzature con suola rossa. Le parti non concordavano circa la qualificazione del marchio: mentre Van Haren sosteneva che si trattasse di un mero marchio di colore, Louboutin, invece, riteneva che il suo fosse un marchio figurativo.
Di fondamentale importanza sono state le osservazioni del giudicante, che sostenne la totale irrilevanza della qualificazione del marchio nell’ambito dell’una o altra categoria al fine di stabilirne il carattere distintivo. Piuttosto, bisognava rilevare l’indipendenza del marchio dall’aspetto del prodotto.
Le prove fornite da Louboutin sono state sufficienti a provare il carattere distintivo del marchio, acquisito secondo il secondary meaning[13].
Dopo varie vicissitudini cui si rimanda[14] per brevità della trattazione, il caso è arrivato innanzi alla Corte di Giustizia Europea cui si è chiesto se la nozione di forma ai sensi dell’art. 3.1 (e) (iii) della Direttiva sui marchi[15] fosse limitata alle caratteristiche tridimensionali del prodotto come i contorni, le dimensioni e il volume o se copre anche altre caratteristiche non tridimensionali del prodotto come il colore.
La battaglia legale è stata vinta da Christian Louboutin in quanto la Corte di Giustizia ha qualificato il marchio Louboutin come un marchio di posizione e non di forma[16].
Il caso Moon Boots
In contrapposizioni agli orientamenti più recenti delle Corti europee, il 24 gennaio 2020 il Tribunale dell’UE[17], nel caso T-483/20 relativo ai marchi non convenzionali, conferma la dichiarazione di nullità parziale del marchio di forma Moon Boot[18].
Lo scopo della Corte è stato quello di chiarire se un oggetto, seppur certamente riconoscibile dai consumatori, potesse essere privo di “carattere distintivo” secondo la disciplina dei marchi.
Il Tribunale ha risposto affermativamente nella sentenza T-483/20 Tecnica Group, riguardante appunto la tutela del marchio di forma di un’icona del design e della storia della moda italiana: i Moon Boots.
Storicamente ispirati agli stivali indossati da Neil Amstrong per camminare sulla superficie della Luna nel 1969, da allora ne sono stati venduti oltre 20 milioni di paia.
Nel 2011 l’impresa produttrice, la Tecnica Group, ha presentato domanda di registrazione del segno tridimensionale (lo stivale Moon Boot), corrispondente alla forma dei Moon Boots come marchio UE (EUTM) per prodotti delle classi 18, 20 e 25, la cui registrazione è stata concessa l’anno successivo.
In Italia, la società tedesca Zeiteneu ha presentato una domanda all’EUIPO per ottenere una dichiarazione di nullità del marchio Moon Boot, ai sensi degli attuali articoli 59, paragrafo 1, lettera a), e 7, paragrafo 1, lettere b) ed e), del regolamento sul marchio UE.
L’EUIPO procede ad una dichiarazione di nullità parziale per mancanza di carattere distintivo dei prodotti nella classe 25 (articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria), in merito la Tecnica Group ha presentato un ulteriore ricorso al Tribunale che, dopo aver esaminato e respinto i motivi basati su aspetti procedurali ha affrontato la valutazione del carattere distintivo del marchio Moon Boot per i prodotti della classe 25.
Sul punto, la Corte ha richiamato principi consolidati, tra cui quello secondo cui – per i marchi 3D e, più in generale, per i segni meno “convenzionali” – il grado di carattere distintivo richiesto per ottenere (o mantenere) la registrazione non è in linea di principio diverso da quello di altri segni più “convenzionali”.
Secondo la Corte quindi il consumatore medio non ha l’abitudine di formulare ipotesi sull’origine dei prodotti sulla base della loro forma in assenza di elementi grafici o denominativi, e potrebbe rivelarsi più difficile stabilire il carattere distintivo in relazione a un marchio tridimensionale di questo tipo rispetto a un marchio denominativo o figurativo.
In definitiva, il Tribunale ha sancito che “la forma del marchio contestato corrisponde alla forma comune degli scarponi da doposcì, … e, in quanto tale, mancherebbe di carattere distintivo, almeno per i prodotti della Classe 25”.
Infine, è da precisare che diversi tribunali italiani hanno ritenuto che l’iconica calzatura da sci sia meritevole di tutela del diritto d’autore, in merito, il Tribunale di Milano, ha risolto in senso favorevole alla tutela dei Moon Boots la controversia tra la Tecnica Group e la famosa influencer e fashion blogger Chiara Ferragni.[19].
Il caso Guerlain
Questa decisione rende ancora più chiaro il ruolo della giurisprudenza nel cambiamento del concetto di marchio; infatti, in questo caso il Tribunale dell’UE ha dichiarato che la forma dell’astuccio del rossetto Rouge G di Guerlain[20] è registrabile come marchio[21].
Secondo la decisione, sempre in tema di marchi non convenzionali, la forma dell’astuccio di un rossetto può fungere infatti da indicatore di origine commerciale.
La sentenza[22] T-488/20 ribalta una precedente pronuncia, risalente al 2018, anno in cui Guerlain chiese di registrare il segno 3D (l’astuccio del rossetto Rouge G) per “rossetti” nella Classe 3.
L’EUIPO respinse la domanda ritenendo che il segno fosse privo di carattere distintivo, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) del Reg. Europeo sui marchi, quindi per “impedimenti assoluti alla registrazione[23]”, la carenza di carenza di carattere distintivo.
Sulla base delle precedenti considerazioni in relazione al caso Moon Boots, la Commissione dell’EUIPO ha ritenuto che la forma richiesta non si discostasse significativamente dalle norme o dalle consuetudini del settore, requisito per le domande di marchio relative a segni meno convenzionali (ad esempio, modelli, forme, marchi di posizione).
A differenza di quanto analizzato in precedenza, nel caso Guerlain, il Tribunale chiarisce che il concetto di carattere distintivo è diverso da quello di novità o originalità e, dunque, ciò che la giurisprudenza richiede è che un segno 3D, consistente nella forma di un prodotto, si discosti significativamente dalle norme o dagli usi del settore interessato.
Ill Tribunale, relativamente alle “norme e consuetudini del settore” ha concluso che la forma del richiedente, Guerlain, essendo insolita per un rossetto, in quanto ricorda lo scafo di una barca o una carrozzina per bambini, differenziandosi da qualsiasi altra forma presente nello stesso mercato, è meritevole di tutela.
Tecnologia, intelligenza artificiale, moda e tutela del marchio.
Il concetto di marchio risulta essere in continuo mutamento anche in ragione dei recenti sviluppi tecnologici, soprattutto legati al settore digitale.
L’innovazione funge da leva competitiva per le imprese, diventando di fondamentale importanza anche per l’industria della moda in cui le imprese, oltre all’utilizzo dei propri marchi, cercando di differenziarsi sul mercato in modi totalmente diversi e “nuovi”, partendo dalla ricerca di capi sempre più green dal punto di vista della sostenibilità[24], a nuovi tipi di tessuto in fibra di carbonio no iron, fino ad arrivare al concetto di intelligenza artificiale.
Cambieranno presto i principi etici e i sistemi giuridici dell’UE, dunque, ci si chiede se la normativa comunitaria si adeguerà all’evoluzione digitale della società, che vediamo assistere ad un forte incremento dell’utilizzo della robotica e dell’intelligenza artificiale.
Tra le varie innovazioni figurano ad esempio le prime smart shoes di Nike, le scarpe che sono in grado di allacciarsi da sole[25]; una t-shirt in grado di registrare i parametri vitali brevettata da Mirelli e OMP Racing[26].
Il legame tra la moda e la tecnologia si sta ormai consolidando sempre più, si veda ad esempio quanto fatto da Huawei, il primo marchio a dare origine ad una collezione di moda creata dall’intelligenza artificiale, la “Fashion flair”[27]; o ad imprese come la 4ward360, che iniziano ad investire nella nanotecnologia per la creazione di tessuti allo scopo di rendere i capi repellenti ad acqua, virus e batteri.
Moda & NFT
La tecnologia Blockchain si è resa responsabile dell’’ingresso degli NFT nel settore della moda. Grandi maison del calibro di Gucci e Louis Vuitton, ormai da qualche tempo investono fortemente nel campo dei token digitali, sempre più interessanti per i mercati del design e della moda, collegati al concetto (moderno) di “esclusività”[28].
“Non-fungible token”, significa appunto “gettone non sostituibile”, che tradotto in termini colloquiali diventa sinonimo di “unicità”.
Nel mondo digitale gli NFT possono essere riprodotti, copiati, ma la “firma” permette di identificare il token originario, di conseguenza consentono una registrazione del suo autore, creatore originario dell’opera.
Nasce così il concetto di moda nel mondo digitale, nel febbraio 2021 RTFKT, brand poi acquistato da Nike, è diventato il primo marchio di moda specializzato nella vendita di sneakers virtuali e, in meno di sette minuiti, 600 paia di scarpe virtuali sono state venute per un totale di 3,1 milioni di dollari[29].
Si pensi anche alla GIF di Gucci Ghost, di Trevor Andrew, venduta per 3.600 dollari, mentre il marchio stesso ha iniziato per primo la vendita di sneakers virtuali a marzo 2021[30], diventando il primo grande marchio ad avventurarsi nel mondo degli NFT.
Conclusioni
Dal quadro delineato emerge come la normativa sui marchi sia cambiata, stia cambiando e sia opportuno che cambi ancora per evolversi e adeguarsi ai recenti sviluppi, sia dal punto di vista tecnologico che, di conseguenza, dal punto di vista sociologico e culturale.
La giurisprudenza europea sembra essere sempre più incline alla proteggibilità dei marchi non convenzionali, mostrando un crescente interesse verso i cambiamenti soprattutto all’interno del settore della moda, dimostrando che il concetto di marchio, nella sua vecchia veste ma anche nelle “nuove”, è da sempre un elemento imprescindibile dell’industria della moda.
Dopo anni di incertezze vediamo un palese interesse ed una coerente linea di indirizzo delle autorità verso i marchi non convenzionali, purché siano dotati di carattere distintivo e quindi siano in grado di differenziare i prodotti sui cui sono apposti.
Dai casi illustrati emerge come l’utilizzo di marchi non convenzionali sia però legato a quello che viene riconosciuto come “significant departure test”, ovvero, per essere proteggibili, devono discostarsi significativamente dalle norme e gli usi del settore, così come chiarito nel caso Guerlain.
Viene quindi esteso il concetto di proteggibilità, proprio in questo senso è auspicabile un più ampio utilizzo della tecnologia Blockchain, che, in ambito di proprietà intellettuale, potrebbe permettere notevoli passi avanti sui temi della sicurezza e della tracciabilità, soprattutto in merito alla gestione e alla conservazione dei diritti stessi[31].
Il sistema, in grado di tener traccia di ogni passaggio in funzione della gestione decentrata a livello informativo, potrebbe essere utile sia alla creazione di un diritto di proprietà intellettuale sia, appunto, alla tracciabilità dello stesso, dei prodotti connessi e di tutta la catena di indotto, arrivando a poter produrre certificati digitali di autenticità, in grado di ridurre il problema della contraffazione e quindi il contenzioso in merito.
[1] https://www.milanofinanza.it/news/moda-nel-2021-il-settore-cresce-del-22-2-fatturato-a-a-91-7-miliardi-di-euro-202202281208439328;
[2] Con il termine economia digitale si intende il sistema di produzione e di scambio di beni basato sulle tecnologie informatiche.
[3] Per un approfondimento sulle tematiche: A. Brancaccio, NFT mania: l’arte digitale tocca i 70 milioni di dollari, disponibile qui: https://www.iusinitinere.it/nft-mania-larte-digitale-tocca-i-70-milioni-di-dollari-39627; Elisa Simionato, NFT, immagini e copyright: il caso Emrata, disponibile qui: https://www.iusinitinere.it/nft-immagini-e-copyright-il-caso-emrata-38537;
[4] Sulla definizione di marchio cfr.: A. Vanzetti, V. Di Cataldo, Manuale di diritto industriale, Giuffrè Ed., 2016, pp. 150 ss.
[5] Il Codice della Proprietà Industriale disponibile qui: https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/normativa/codice-della-proprieta-industriale;
[6]Regolamento (UE) 2015/2424 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, recante modifica del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio sul marchio comunitario, che modifica il regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario, e che abroga il regolamento (CE) n. 2869/95 della Commissione relativo alle tasse da pagare all’Ufficio per l’armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e modelli) (Testo rilevante ai fini del SEE).
[7] Direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa (Testo rilevante ai fini del SEE).
[8] Liguori, L’oggetto della registrazione del marchio e i requisiti minimi dei segni distintivi (commento art. 7 C.P.I.); cfr. anche: https://www.corradini.it/le-categorie-di-segni-distintivi-registrabili-come-marchio-dimpresa/.
[9] Sul punto: MUSUMECI, Marchio UE, La rivincita del «Rosso Louboutin», in Giur. It., 2016, n. 12/2649.
[10] Commissione di Ricorso UAMI, decisione R-2272/2010-2, 16 giugno 2011.,
[11] United States Court of Appeals for the Second Circuit, Christian Louboutin S.A. v. Yves Saint Laurent Am. Holding, Inc., 5 September 2012, in Riv. Dir. Ind., 2012, II, pp. 631 e ss.
[12] Per un approfondimento: A. Valeriani, Il caso Louboutin: apologia di una suola rossa, Ius In Itinere, disponibile qui: https://www.iusinitinere.it/il-caso-louboutin-apologia-di-una-suola-rossa-11324;
[13] Per un approfondimento sul tema: R. Breci, Capacità distintiva e Secondary Meaning: il caso Adidas, Ius in itinere, disponibile qui: https://www.iusinitinere.it/capacita-distintiva-e-secondary-meaning-il-caso-adidas-40896
[14] Cfr. nota 11.
[15] Art 3 e) intitolato «Impedimenti alla registrazione o motivi di nullità», così dispone: “1. Sono esclusi dalla registrazione o, se registrati, possono essere dichiarati nulli: e) i segni costituiti esclusivamente: i) dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto; ii) dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico; iii) dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto; (…)”.
[16] Corte di Giustizia dell’Unione Europea, sentenza n. 423, 12 giugno 2018, disponibile qui: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:62016CJ0163&from=it; Per ulteriore approfondimento: A. Valeriani, Il caso Louboutin: apologia di una suola rossa, Ius In Itinere, disponibile qui: https://www.iusinitinere.it/il-caso-louboutin-apologia-di-una-suola-rossa-11324;
[17] Tribunale dell’Unione Europea, sentenza del 19 gennaio 2022.
[18] Per un approfondimento sul tema: S. Trotta, Trib. Milano, Sez. Sp. Impresa A, sent. n. 493/2021, pubblicata il 25 gennaio 2021: Moon Boots c. Ferragni, Ius In Itinere, disponibile qui: https://www.iusinitinere.it/trib-milano-sez-sp-impresa-a-sent-n-493-2021-pubblicata-il-25-gennaio-2021-moon-boots-c-ferragni-35689; si veda anche: https://ipkitten.blogspot.com/2022/01/eu-general-court-upholds-finding-of.html.
[19] Tribunale di Milano, Tecnica Group S.p.A. contro Diana S.r.l., sentenza n. 493/2021, 25 gennaio 2021; per un approfondimento: Trotta, Trib. Milano, Sez. Sp. Impresa A, sent. n. 493/2021, pubblicata il 25 gennaio 2021: Moon Boots c. Ferragni, Ius In Itinere, disponibile qui: https://www.iusinitinere.it/trib-milano-sez-sp-impresa-a-sent-n-493-2021-pubblicata-il-25-gennaio-2021-moon-boots-c-ferragni-35689
[20] Per un approfondimento: S. K. Ben Amor, Guerlain: le “Rouge G” è marchio di forma registrabile, Ius In Itinere, disponibile qui: https://www.iusinitinere.it/guerlain-rouge-g-marchio-di-forma-registrabile-41685;
[21] Sul tema: https://ipkitten.blogspot.com/2021/07/general-court-rules-that-shape-of.html.
[22] Tribunale dell’Unione Europea, sentenza n. 443, 14 luglio 2021.
[23] Comma 1, sub B della norma.
[24] Per un approfondimento: R. Renno, Green Economy: le misure internazionali dopo il G7, Ius In Itinere, disponibile qui: https://www.iusinitinere.it/green-economy-le-misure-internazionali-dopo-il-g7-23237; G. Turco, Economia circolare: i cinque modelli di business, Ius In Itinere, disponibile qui: https://www.iusinitinere.it/economia-circolare-i-cinque-modelli-di-business-35045; Redazione, Intelligenza artificiale e sostenibilità, disponibile qui: https://www.iusinitinere.it/intelligenza-artificiale-e-sostenibilita-43040;
[25] Approfondimento sul “Nike Adapt” disponibile qui: https://www.nike.com/it/adapt;
[26] Approfondimento disponibile qui: https://www.magnetimarelli-campus.com/news/omp-racing-marelli-presentano-vism-la-maglia-biometrica-misura-parametri-vitali-dei-piloti/2879/;
[27] https://it.fashionnetwork.com/news/Annakiki-e-huawei-lanciano-la-prima-collezione-al-mondo-nata-da-intelligenza-artificiale,1097651.html.
[28] Sugli NFT nel settore della moda: https://www.repubblica.it/moda-e-beauty/d/2021/11/26/news/nft_moda_digitale_brand_lusso_futuro-342213372/.
[29] https://www.hdblog.it/mercato/articoli/n548466/nike-rtfkt-metaverso-sneaker-scarpe-nft-digitali/;
[30] Per un confronto dei dati economici degli NFT: https://www.repubblica.it/moda-e-beauty/d/2021/11/26/news/nft_moda_digitale_brand_lusso_futuro-342213372/.
[31] Sul tema: S. Cedrola, Blockchain e proprietà intellettuale, disponibile qui: https://www.iusinitinere.it/blockchain-e-proprieta-intellettuale-8882
